判斷顯而易知性時，挑戰你的判斷標準 - In re Lemay (Fed. Cir. 2016)

專利範圍解釋、審查或面對OA答辯時，如果整體來看是個普通的技術，如果正處於「打混戰」的當下，需要找到明顯的答辯亮點（這是從律師學到的），也就是「強攻這個亮點」，即便整體來看很普通，但是這個亮點往往是個獲勝的關鍵，這是優點；但也有缺點，如果答辯過程一直強調這個亮點，將來面對訴訟時，這個亮點一旦不亮，就有些麻煩了！

這回的亮點就是蘋果公司的「觸控手勢」，利用觸控手勢選擇影片與取得影片資訊的技術。其實以現在的角度來看，不容易核准專利，雖可能是後見之明，但這幾年的趨勢看來，這是個資訊表示的手勢，極容易會被認為是沒有技術特徵、沒也解決技術問題的發明。至少歐洲法庭是這樣想的。

可參考：
德國法院再次宣告蘋果滑動解鎖專利無效（http://enpan.blogspot.tw/2015/08/blog-post_31.html），其中認定蘋果滑動解鎖專利無效的理由之一就是：滑動解鎖就其本身而言為軟體（software as such），再是基於有相關先前技術而言，認為專利範圍沒有技術性，加上僅是透過圖形化手段簡化操作的技術。再再都直指本次討論案例的情況。

不過，CAFC不是這樣想的。

案件 In re Lemay (Fed. Cir. 2016)討論：

系爭案：11/968,067

系爭案關於使用觸控顯示器中圖形使用者介面操作播放影片的方法，涉及請求項1的部分則是界定一個有觸控顯示器的可攜式電子裝置，螢幕上顯示線上影片項目列表，偵測手勢點選的項目，形成對外部電腦請求播放影片的指令，再次偵測另一手勢點選的訊號後，顯示之前點選影片的資訊，利用手勢仍可回到顯示影片項目列表的畫面。


請求項1如下，其中顯示有關「有關線上影片項目的資訊列表」的解釋為本次主要爭議，並包括使用所述另一手勢，也就是"tap gesture"，以此選擇額外的影片資訊。

1. A computer-implemented method, comprising:

at a portable electronic device with a touch screen display,

displaying a first list of information about online video items in a plurality of lists of information about online video items;

displaying a plurality of icons corresponding to at least some of the plurality of lists of information about online video items;

in response to detecting a moving finger gesture on the first list of information about content items, scrolling the first list of information about content items;

in response to detecting a stationary finger contact on a first portion of a row in the first list of information about online video items, wherein the row contains information about a particular online video item:

initiating a request for the particular online video item from a remote computer,

receiving the particular online video item, and

playing the particular online video item;

in response to detecting a finger contact on a second portion of the row in the first list of information about online video items, wherein the second portion of the row is different from the first portion of the row, displaying additional information about the particular online video item; and

in response to detecting a finger contact on a respective icon in the plurality of icons, displaying a corresponding list of information about online video items.

PTAB決定中，認為專利無效，引證案為：


引用前案US7,739,271(“Cook”)，這是Nokia從別的公司取得的專利，此案甚麼都有就是沒有觸控與手勢：


前案US2007/0024646 (“Saarinen”)，也是Nokia的案子，不過本案沒有獲准專利，這件似乎都有提到系爭案的內容包括觸控顯示器（觸控筆）、手勢（筆勢）、列表清單等，只是不是針對影片列表：


PTAB認為專利無效，Apple上訴CAFC，CAFC照規矩來，先建立判斷顯而易見性的標準，直接質疑USPTO審查時並未對照先前技術後「整體考量」，以及並未考量發明當下的技術水平，也就是質疑USPTO並未建立顯而易見性的初步印象，並將常見於OA的內容"貼"上判決書，不過這就是我們面對顯而易知性時一般的答辯技巧。


接著是，判斷是否有實質證據支持PTAB的決定，當證明沒有實質證據（substantial evidence）支持「顯而易知」決定時，CAFC直接駁回決定，連發回重審都不用。其實「發明相關領域一般技術者可以經由修改先前技術而達成系爭案發明」本來就是很難證明，或說各自有立場，的核駁理由，這回，CAFC認為PTAB沒有提出實質證據證明這個事情。


CAFC認為PTAB沒有提出顯而易見性實質證據的理由之一是：以上引證案沒有教示「icon」與「對應顯示的資訊列表」，從前案圖示來看，確實沒有icon這個東西，但這有沒有太過favor Apple了。

理由之二是，引證案沒有教示「線上影片項目的資訊列表」，發明人強調這個列表顯示多個線上影片項目，但USPTO認為引證案圖示有這個特徵（如上引用圖示Fig. 3B），如下圖，以下綠色框內就是資訊列表，不過CAFC否決，認為每個框內的資訊僅是一個項目，不是多個線上影片項目。



對照一下系爭案的圖：


其實專利範圍中還有些特徵可以討論，不過因為發明人並未提出或持續爭辯，因此都被忽略了，在此附屬項也不一一討論。

最後結論是：駁回PTAB決定。
"For these reasons, the court concludes that no substantial evidence supports the PTAB’s conclusion that Cook Figure 3B discloses “displaying . . . a first list of information about online video items in a plurality of lists of information about online video items."

my two cents:
就是一個列表（list of information）的差異就保住專利，這有點怪怪的，給我們很大的想像空間，專利就是一個不確定的權利，所以一般會希望發明人不能對重要的案子僅用一件專利保護，風險太高，最好考慮一些不同的佈局方式。

明確的圖式看來是很重要的，雖可能限制專利範圍，也可以保住專利權。

本篇就是很實務的教材，「顯而易知性」就是主觀，但卻也是專利從業人員可以發揮而有價值的地方。

支持蘋果的人一定認為這是新穎又有進步的技術；不支持蘋果的人一定認為這是簡單又沒有技術內容的發明。

這回Newman法官又持不同意見，也就是支持PTAB的決定。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1973.Opinion.9-15-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/c528jobxyat9qvqpgqg0erkyhxrltprz）

PTAB決定（備份，來源：USPTO）：
https://app.box.com/s/7dimc7ebqconvw86edm7s02kzmidw83d

資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2016/09/list-lists-disclosed.html

Ron