「反向均等論/RDOE」過時了！ - STEUBEN FOODS, INC. v. SHIBUYA HOPPMANN CORPORATION (Fed. Cir. 2025)

本篇案例很特別地，被告律師提起了很久以前的「反向均等論/RDOE」的抗辯理由。要了解「反向均等論/RDOE」，先理解一般均等論（DoE）適用於文意讀取不成立時，以均等論檢查被告侵權物與系爭專利是否以相同Way執行相同Function以達成相同Result。而反向均等論是在“文意讀取”成立時，被告可以"反向均等論"主張被告侵權物與系爭專利是以實質不同的Ｗay執行相同或相似的Function，藉此排除侵權。

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：STEUBEN FOODS, INC.

被告/被上訴人：SHIBUYA HOPPMANN CORPORATION, SHIBUYA KOGYO CO., LTD., HP HOOD LLC

系爭專利：US6,209,591、US6,536,188、US6,702,985

判決日期：January 24, 2025

系爭專利’591提出可以提供物品無菌處理的裝置，其中就是外殼上設計一個閥開啟或關閉的機構，透過這些閥門的設計可以避免內部物品遭受污染。Claim 26揭露一個裝置，包括有控制物品流動的閥、在物品出口附近的第一無菌區、附近的第二無菌區，以及閥啟動機構。

26. Apparatus comprising:

a valve for controlling a flow of product into a bottle;

a first sterile region surrounding a region where the product exits the valve;

a second sterile region positioned proximate said first sterile region;

a valve activation mechanism for controlling the opening or closing of the valve by extending a portion of the valve from the second sterile region into the first sterile region, such that the valve does not contact the bottle, and by retracting the portion of the valve from the first sterile region back into the second sterile region.

本案緣起原告Steuben於西紐約地方法院對Shibuya提起侵權訴訟，案件從2010年開始，過程中曾新增侵權被告，案件經合併審理後，在2019年案件移轉至Delaware地方法院。被告亦相對提起專利無效與侵權不成立簡易判決，到2021年，地院曾作出專利有效與侵權成立判決，並判決超過3千萬美元的損害賠償。接著，被告經修改其主張後，地院改判侵權不成立，但拋棄專利無效主張，並且有條件地同意新的審判。

上述系爭專利範圍中，通過閥的控制無菌的食物流經其中無菌區域，並且是通過裝置中第一與第二無菌區域與其中機構的設計在閥門機構上形成預無菌的區域，因此可以達到無菌處理的目的。

但被告主張，被告侵權產品並沒有系爭專利所稱的第二無菌區域，因此侵權不成立。進一步地，還根據「反向均等論（reverse doctrine of equivalents，RDOE）」主張侵權不成立。

地院經審理後，認為被告侵權產品是具備「第二無菌區域」，因此應符合文意侵害；不過，卻因為被告所主張的反向均等論而判決侵權不成立。

「反向均等論/RDOE」的使用：

在侵權議題審理中，專利權人主張侵權，並附有舉證責任。如果專利權人建立了文意侵害，原本被告主張侵權不成立，並有舉證責任。此時，被告可以運用「反向均等論/RDOE」建立不侵權的表面印象，使得舉證責任轉移到原告來反駁這個不侵權的表面印象（prima facie case）。

在本案中，地院陪審團判定專利有效且侵權成立，但地院法官卻認為被告建立了「反向均等論/RDOE」的表面印象，無理由判定侵權。

原告上訴CAFC，主要議題是主張地院錯誤以RDOE否決陪審團判決，以及認為RDOE並不是反對侵權判決可行的主張。

CAFC法院認為所述「反向均等論/RDOE」是一種過時的例外，很少有案子適用。反向均等論的使用，例如，被告可證明被告侵權產品已經改變，使得以實質不同的方式執行相同或相似的功能。

p.s.要了解「反向均等論/RDOE」，先理解一般均等論（DoE）適用於文意讀取不成立時，以均等論檢查被告侵權物與系爭專利是否以相同Way執行相同Function以達成相同Result。而反向均等論是在“文意讀取”成立時，被告可以"反向均等論"主張被告侵權物與系爭專利是以實質不同的Ｗay執行相同或相似的Function，藉此排除侵權。

原告Steuben認為RDOE已經在1952年專利法被取消，已經被專利法第112條取代，也就是說，當文意讀取成立，被告應基於112挑戰專利範圍解釋過廣，而不是採用RDOE。

被告卻認為1952年專利法並沒有取消RDOE，反而是在1961年最高法院案例中曾以RDOE作為直接侵權的抗辯。

CAFC同意原告論點，事實上並沒有任何CAFC案是基於RDOE判決侵權不成立。

如此，針對系爭專利'591的判決是，否決地院侵權不成立判決，而恢復了地院陪審團判決侵權成立、專利有效以及損害賠償等裁決。

（其餘兩案侵權議題不在此討論）

CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1790.OPINION.1-24-2025_2456160.pdf

Ron

非註冊制的Trade Dress有效的要件 - TOYO TIRE CORP. v. ATTURO TIRE CORPORATION (Fed. Cir. 2024)

案件資訊：
原告/上訴人：TOYO TIRE CORP., TOYO TIRE U.S.A. CORP. (Toyo)
被告/交叉上訴人：ATTURO TIRE CORPORATION (Atturo)
被告/被上訴人：SVIZZ-ONE CORPORATION LTD.
判決日期：October 4, 2024

本案緣起Toyo於地方法院對Atturo等人提出「外觀商標（trade dress）侵權」訴訟，Toyo認為Atturo侵害其trade dress - Open Country Mud Tire (OPMT)，而Atturo提起"federal trademark liability/聯邦商標責任"反訴，主張Toyo違反Lanham Act 43(a)(1)(B) - false designation of origin/虛假原產地標示，以及以下幾點主張：(1)妨礙合約；(2)妨礙為商業未來的預期；(3)不當得利；(4)不公平競爭；(5)誹謗；以及(6)對IDTPA（伊利諾州欺騙行為法案）規定的責任。

地方法院簡易判決中，認為Toyo在事實探索時並未充分指明其主張的外觀商標（trade dress），判定Toyo所主張的trade dress無效，理由是其trade dress是功能性的，且沒有第二含意（secondary meaning，這是涉及商標被長期使用後產生的識別性）。

但是，地院陪審團針對Atturo的反訴主張卻判決$10 million補充賠償以及$100 million懲罰性賠償，但金額最後是沒有這個高，法院主動因為一些理由降低賠償。

雙方都上訴。

輪胎公司Toyo主張的trade dress就是輪胎 - OPMT，其中胎紋影響輪胎的牽引力（traction）、性能（performance）、自清潔能力（self-cleaning）等功能，或其組合。

Atturo是輪胎設計、行銷與進口商，2012年雇用外部顧問開發輪胎 - Trail Blade M/T (TBMT)，與OPMT外觀比對如下：

（編按，就輪胎胎紋外觀來看，細節不同，但整體塊狀用於排除泥巴的突起結構與溝紋是很相近的。）

---平行事件---
事實上，本訴訟平行有Toyo向ITC提起的禁止超過20個被告進口（基於設計侵權）產品的訴訟，不過多數都和解收場，被告都同意停止販售侵權產品，但當中卻沒有對本案被告Atturo提起ITC調查。特別的是，Toyo在ITC和解內容中還要求一些額外並未在ITC訴訟中提起的輪胎也應停止販售，被告們也都同意，而這些被額外禁止販售的輪胎即包括本案被告侵權產品 - TBMT。

當ITC行政法官要終止ITC調查時，Toyo卻終止和解程序（中間過程不在此贅述），使得Atturo要求ITC重審和解書，並請求各個單位確認是否有不公平競爭的情事。
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Toyo原本提起的上訴CAFC議題包括：設計專利侵權、外觀商標侵權與其他，但之後限縮到外觀商標侵權議題。

特定產品trade dress的權利涵蓋設計、商標等視覺上識別度所形成的trade dress權利範圍，原告標示出重點特徵：

地方法院在事實探索階段基於以上原告標示形成trade dress的特徵（二維trade dress）向原告提出要求指定OPMT應排除trade dress的部分，因為如果排除輪胎的二維特徵，就只能主張其三維特徵，比對範圍相對小。但Toyo拒絕，也拒絕承認其trade dress僅限定在二維特徵上，強調也包括其三維結構上，如上述Image C所示。

在此強調的是，產品建立trade dress（無須註冊）需要證明其非功能性（nonfunctional），並應形成第二含意。而原告重頭到尾並未指出其主張的trade dress一個明確的範圍，使得整個主張模糊不清，並且法院認為原告的邏輯不通，甚至也不能證明地方法院的判決具有偏見（偏袒被告）。

其中，當判定原告主張的trade dress僅涵蓋其輪胎的二維特徵，加上Toyo的功能性專家證詞也表示輪胎的二維表面作為其trade dress範圍，以及第二含意也僅限定在輪胎表面胎紋的設計上。因此，CAFC判決地方法院判決並沒有濫用裁量權，並且同意地方法院判定其trade dress應排除OPMT的二維特徵。

如此，地方法院判決本案原告主張的trade dress為功能性特徵，更因缺乏第二含意，因此判定trade dress無效。

在此補充的是，根據以上資訊可知，當特徵為功能性，就無法主張trade dress，相關產品也就不能受到商標保護，而國會進一步提出判斷商品是否屬於功能性會考量以下幾個判斷因素：

(1)相應的發明專利描述了產品設計特徵的功能；(2)非專利的設計元件的實用特性；(3)吹捧的物品設計元件的實用優勢；(4)針對物品的目的是否難以有替代的設計；(5)設計特徵的對物品的銷售量與成本。

因為已經排除輪胎OPMT的二維特徵，僅針對其三維設計判定產品屬於功能性設計，且沒有形成第二含意，CAFC同意地方法院判決Toyo的trade dress無效。（本篇僅涉及trade dress議題）

my two cents:
就輪胎而言，二維胎紋結構特徵比較可以解釋是非功能性特徵，本案原告被逼著僅能以“三維立體”的結構特徵作為trade dress的特點，而立體結構特徵就被解釋為功能性的特徵-牽引力（traction）、性能（performance）、自清潔能力（self-cleaning）。

CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1817.OPINION.10-4-2024_2396541.pdf（備份：https://app.box.com/s/0ikpx3etjxkkn3j4b8lsk6cw7kgaswha）

Ron

澳洲專利審查救濟程序 - 筆記

當澳洲答辯無望時，如果是Final Office Action，可上訴澳洲聯邦法院（federal court of Australia）；如果不是Final Office Action，澳洲代理人提供的後續方案包括：繼續答辯、分割申請案、請求聽審（hearing），依照理解應該就是與審查委員面詢；之後，可以根據聽審的結果提起上訴。

進一步參考：https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/australia/2.2.2 所規定的行政復議程序（administrative review proceedings）。

澳洲聯邦法院為專利無效復議機構。其中，當澳洲專利局駁回專利申請案時，包括無效程序，可以上訴澳洲聯邦法院。如果是第三方向專利局提起再審無效程序，針對不服的決定時，第三方是不能上訴的。

專利局與上訴至法院的過程中，解釋專利範圍的原則是一致的，雖然專家證詞在某些情況是提供相關科技的意見，但仍是由專利局解釋專利範圍。專利局解釋的專利範圍是關於專利有效性，而不適用侵權議題。

審查專利申請上訴議題的聯邦法院僅由一位法官審理，並先判斷是否受理上訴。針對澳洲聯邦法院的判決，當事人還可上訴高等法院（high court of Australia）。

Ron

USPTO的AI策略

USPTO：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/uspto-ai-strategy.pdf

本篇專文涉及美國政府行政命令14110的USPTO的AI策略，美國政府賦予USPTO的任務是提升美國在AI發展的領導地位。

Focus Area 1: Advance the development of IP policies that promote inclusive AI innovation and creativity.

確保USPTO可以預期並有效回應新興AI議題；研究AI創新、經濟活動與IP政策的交互作用；鼓勵納入AI創新生態系統；貢獻國會、跨部門、國際夥伴與公眾之間更廣智慧財產政策制定。

Focus Area 2: Build best-in-class AI capabilities by investing in computational infrastructure, data resources, and business-driven product development.

持續增進USPTO使用電腦與數據資源以使AI可以用在日益複雜的應用；從原型到發展追求任務導向的AI創新；密切結合商業領域、技術與終端使用者以最大化利害關係人（應指國民）的利益。

Focus Area 3: Promote the responsible use of AI within the USPTO and across the broader innovation ecosystem.

通過價值一致的產品開發、風險排除、透明化利害關係人溝通以維持公眾對USPTO採用AI的信任；監視與解決在更廣創新生態上AI的使用以形塑AI與創新。

Focus Area 4: Develop AI expertise within the USPTO’s workforce.

擴大訓練範圍以解決USPTO審查AI相關標的；運用AI專業知識加強USPTO工作能力以支援多樣性組織需求。

Focus Area 5: Collaborate with other U.S. government agencies, international partners, and the public on shared AI priorities.

通過USPTO的AI與電子科技夥伴協作進行USPTO下一步AI策略；促進跨部門協作並確定政府部門的新的合作機會；與國際夥伴在AI對智慧財產系統衝擊議題上進行合作。

my two cents:

快速瀏覽，並用Google翻譯一些段落來理解，雖然都是政策面比較上位的內容，但至少也看出美國政府對於AI相關發展的看重，特別是因為USPTO是一個擁有大量科技數據、整合各種資訊、跨國界與科技把關的政府單位，最容易跨接AI政策的制定，並可以成為AI實驗場。

Ron

線上Nokia手機產品設計檔案

芬蘭Aalto University線上公開Nokia手機產品設計檔案：https://nokiadesignarchive.aalto.fi/

這張開發的時間序顯示約2005達到最高峰，之後就一下子弱掉，這明顯與智慧型手機出現有關。維基百科記載HTC於2003年開發出搭載Windows CE的個人數位助理，第一代iPhone於2007年1月9日由前蘋果公司CEO史提夫·賈伯斯發表。

上述時間序與目前得到Nokia Cooperation的專利申請日相當，產品開發與專利佈局緊緊相扣，Nokia的興起與沒落一直是值得研究的題目。

Ron

用專利證明商標中的顏色是功能性的 - CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC (Fed. Cir. Jan. 3, 2024)

本篇討論「專利v.商標」之間微妙互斥的特性，用商標權人自己的專利證明商標中顏色的特點是功能性的，因此導致商標無效，真是有趣的議題，當作2025年第一篇。案件緣起商標權人的商標被舉發無效，案件經TTAB確認後，商標權人上訴CAFC。

案件資訊：

上訴人/商標權人：CERAMTEC GMBH

被上訴人：COORSTEK BIOCERAMICS LLC, FKA C5 MEDICAL WERKS, LLC

判決日期：January 3, 2024

系爭商標：

商標的標的是「陶瓷髖關節組件的粉紅色」（pink color of ceramic hip components），TTAB案號為：92058781 / 92058796, 2022 (T.T.A.B. Dec. 6, 2022)，TTAB駁回理由為此商標屬於功能性，人工髖關節應用如下：

TTAB判決舉發成立：

其中被舉發人有不潔之手（unclean hands）抗辯，雖不採用（TTAB表示因為維護公眾利益（商標權）大於舉發過程的問題），但是仍可再次複習一下，可參考：專利權人的不潔之手！ - LUV N' CARE, LTD. v. LAURAIN (Fed. Cir. 2024)（https://enpan.blogspot.com/2024/04/luv-n-care-ltd-v-laurain-fed-cir-2024.html）。

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系爭商標有對應的物品採用一種陶瓷材料-Biolox Delta，對此CeramTec也有發明專利-US5,830,816，其中詳細描述如何達到物品（人工髖關節）可用的強度的相關成分比例。其中涉及的髖部部件是由氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷（zirconia-toughened alumina (“ZTA”) ceramic）製成，這種陶瓷原本用於切削工具的材料。

增加人工髖關節的強度會使ZTA維持其形狀與抵抗變形的能力，而特別的是，ZTA陶瓷中的某個成分會影響其最終產品的顏色，上述專利'816所主張的成分"chromia"範圍則會產生多種顏色的ZTA陶瓷，包括粉紅色、紅色、紫色、黃色、黑色、灰色與白色，每個顏色是反映其材料的硬度。

系爭商標對應的Biolox Delta陶瓷材料中包括了0.33%的Chromia，因此呈現出粉紅色陶瓷顏色，並提出並取得相應的商標：

本案商標舉發人CoorsTek Bioceramics LLC製造了兩種ZTA陶瓷材料的人工髖關節，其中之一成分有Chromia，因此也是粉紅色。於是在2014年向TTAB提起商標舉發，理由就是：其商標中主張的粉紅色是功能性的（functional）。

TTAB運用"Morton–Norwich" factors，查CeramTec專利以及公眾討論關於Chromia的添加物強化ZTA陶瓷的技術後，發現Biolox Delta如果不做成粉紅色，就不能好好地運作，因此判定這個特點是功能性的，判決駁回系爭商標。

案件進入CAFC。

（專利v.商標）開頭就引用最高法院「functionality doctrine」判例 - Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co，若商標的設計是功能性的，不能取得商標權，保護商品功能的應該是專利：

關於商標功能性判斷的4個「Morton–Norwich factors」：

(1) the existence of a utility patent disclosing the utilitarian advantages of the design;

(2) advertising materials in which the originator of the design touts the design’ utilitarian advantages;

(3) the availability to competitors of functionally equivalent designs; and

(4) facts indicating that the design results in a comparatively simple or cheap method of manufacturing the product.

(1) 存在描述商標設計優點的發明專利；

(2) 設計者宣揚商標的設計用途優勢；

(3) 競爭對手可否取得功能等效的設計；

(4) 指出商標設計導致可以相對簡單或便宜的方法製作商品。

根據以上第一個因素，基於商標權人的發明專利（上述'816專利，還有另一件US9237955、2012/0142237）揭示內容，其中都說明chromia成分可增加材料硬度（也就呈現粉紅色），TTAB判定系爭商標涉及的粉紅色陶瓷材料是一種功能性的特徵，

又有一最高法院案例 - TrafFix，因為發明專利是因發明特點與有用而准予專利，因此這是關於商標特點為功能性的很強的證據。

也就是說，商標權人自己的發明專利證明了商標中顏色是一種功能性特徵，也間接導致商標無效。

my two cents:

本案中的發明專利竟然是導致商標無效的證據，真是令人感到不安。當然這是針對功能性商標的議題，如果沒有商標權人自己的專利，應該還是有方法證明商標中特點（如顏色）是功能性的。

其中對商標權人另一潛藏的危機時，關於粉紅色人工髖關節的專利已經過期，這時又沒有商標(沒有期限)保護，這樣看來，這個無效案產生的損失還蠻大的。

CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1502.OPINION.1-3-2025_2445697.pdf（備份：https://app.box.com/s/1tf118l8rwglek44715b3v5wlhr4cxqp）

Ron