本篇案例很特別地,被告律師提起了很久以前的「反向均等論/RDOE」的抗辯理由。要了解「反向均等論/RDOE」,先理解一般均等論(DoE)適用於文意讀取不成立時,以均等論檢查被告侵權物與系爭專利是否以相同Way執行相同Function以達成相同Result。而反向均等論是在“文意讀取”成立時,被告可以"反向均等論"主張被告侵權物與系爭專利是以實質不同的Way執行相同或相似的Function,藉此排除侵權。
案件資訊:
原告/上訴人/專利權人:STEUBEN FOODS, INC.
被告/被上訴人:SHIBUYA HOPPMANN CORPORATION, SHIBUYA KOGYO CO., LTD., HP HOOD LLC
系爭專利:US6,209,591、US6,536,188、US6,702,985
判決日期:January 24, 2025
系爭專利’591提出可以提供物品無菌處理的裝置,其中就是外殼上設計一個閥開啟或關閉的機構,透過這些閥門的設計可以避免內部物品遭受污染。Claim 26揭露一個裝置,包括有控制物品流動的閥、在物品出口附近的第一無菌區、附近的第二無菌區,以及閥啟動機構。
26. Apparatus comprising:
a valve for controlling a flow of product into a bottle;
a first sterile region surrounding a region where the product exits the valve;
a second sterile region positioned proximate said first sterile region;
a valve activation mechanism for controlling the opening or closing of the valve by extending a portion of the valve from the second sterile region into the first sterile region, such that the valve does not contact the bottle, and by retracting the portion of the valve from the first sterile region back into the second sterile region.
本案緣起原告Steuben於西紐約地方法院對Shibuya提起侵權訴訟,案件從2010年開始,過程中曾新增侵權被告,案件經合併審理後,在2019年案件移轉至Delaware地方法院。被告亦相對提起專利無效與侵權不成立簡易判決,到2021年,地院曾作出專利有效與侵權成立判決,並判決超過3千萬美元的損害賠償。接著,被告經修改其主張後,地院改判侵權不成立,但拋棄專利無效主張,並且有條件地同意新的審判。
上述系爭專利範圍中,通過閥的控制無菌的食物流經其中無菌區域,並且是通過裝置中第一與第二無菌區域與其中機構的設計在閥門機構上形成預無菌的區域,因此可以達到無菌處理的目的。
但被告主張,被告侵權產品並沒有系爭專利所稱的第二無菌區域,因此侵權不成立。進一步地,還根據「反向均等論(reverse doctrine of equivalents,RDOE)」主張侵權不成立。
地院經審理後,認為被告侵權產品是具備「第二無菌區域」,因此應符合文意侵害;不過,卻因為被告所主張的反向均等論而判決侵權不成立。
「反向均等論/RDOE」的使用:
在侵權議題審理中,專利權人主張侵權,並附有舉證責任。如果專利權人建立了文意侵害,原本被告主張侵權不成立,並有舉證責任。此時,被告可以運用「反向均等論/RDOE」建立不侵權的表面印象,使得舉證責任轉移到原告來反駁這個不侵權的表面印象(prima facie case)。
在本案中,地院陪審團判定專利有效且侵權成立,但地院法官卻認為被告建立了「反向均等論/RDOE」的表面印象,無理由判定侵權。
原告上訴CAFC,主要議題是主張地院錯誤以RDOE否決陪審團判決,以及認為RDOE並不是反對侵權判決可行的主張。
CAFC法院認為所述「反向均等論/RDOE」是一種過時的例外,很少有案子適用。反向均等論的使用,例如,被告可證明被告侵權產品已經改變,使得以實質不同的方式執行相同或相似的功能。
p.s.要了解「反向均等論/RDOE」,先理解一般均等論(DoE)適用於文意讀取不成立時,以均等論檢查被告侵權物與系爭專利是否以相同Way執行相同Function以達成相同Result。而反向均等論是在“文意讀取”成立時,被告可以"反向均等論"主張被告侵權物與系爭專利是以實質不同的Way執行相同或相似的Function,藉此排除侵權。
原告Steuben認為RDOE已經在1952年專利法被取消,已經被專利法第112條取代,也就是說,當文意讀取成立,被告應基於112挑戰專利範圍解釋過廣,而不是採用RDOE。
被告卻認為1952年專利法並沒有取消RDOE,反而是在1961年最高法院案例中曾以RDOE作為直接侵權的抗辯。
如此,針對系爭專利'591的判決是,否決地院侵權不成立判決,而恢復了地院陪審團判決侵權成立、專利有效以及損害賠償等裁決。
(其餘兩案侵權議題不在此討論)
Ron
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