(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.--Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.
前言：
美國專利法第112(d)是個很「沒有爭議/問題」的規定，就是規範申請人寫「申請專利範圍附屬項」時，應包括有引用的前述請求項，附屬項的形式包括有「詳述式」，與這裡所提的「附加形式（further limitation）」，「詳述式」雖為某元件的進一步描述，事實上，仍都可視為「附加形式」。這類核駁理由應該不多見，理由是這是一種「常識」，不過，遇到也是有可能，但應該都是「誤會」。
舉例來說：
在不合規定的「附屬項」形式，可參閱中華民國審查基準第二篇或第四篇都有提及一種「替換另一請求項中部分技術特徵」的範例，也就是說，附屬項應為詳述某所依附項的某元件，或是附加另一新的元件，而非「取代」。
(4)替換另一請求項中之部分技術特徵。
〔申請專利範圍〕
1.一種輸送裝置，具有齒輪驅動機構……。
2.如請求項1 之輸送裝置，具有皮帶驅動機構以替代齒輪驅動機構。
〔說明〕
第2 項雖然具有附屬項之記載形式，但其並未包含所依附請求項（第1 項）之所有技術特徵，故實質上應解釋為獨立項。應注意者，此種獨立項屬不佳之記載方式，應儘可能界定其完整之技術特徵，避免以引用方式記載。
如果是要取代，就用另一獨立項撰寫。這就是一種會遇到112(d)核駁意見的範例。
討論：112(d)與Doctrine of Claim Differentiation
從網站http://www.bna.com/看到有關112(d)與Claim Differentiation（請求項差異）的一篇內容，其中內容包括在本部落格分享過「請求項差異化原則（Doctrine of Claim Differentiation）」有關，就是附屬項的功能，除了可以進一步界定在前所依附請求項的範圍外，可以產生「放大」在前所依附的請求項專利範圍的效果。然而，在侵權訴訟時，doctrine of claim differentiation顯然對於原告是個很有用的"工具"，解釋專利範圍時，原告可以藉此原則讓獨立請求項解釋上有較寬廣的範圍，以至於有利於侵權判斷。
不過，侵權被告仍有機會破壞此請求項差異化原則，就是利用112(d)規定。
Doctrine of Claim Differentiation案例參考：
合理解釋專利範圍的案例 - Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)（http://enpan.blogspot.tw/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html）
不過，雖有Doctrine of Claim Differentiation，也不能濫用，也不是讓所依附項可以廣到多少的程度，仍是看技術本身是否有可均等的範圍，實際技術是否有別種實施方式，若是仍落於某項附屬項的技術，要廣也廣不到甚麼程度。因此，說明書如何描述、揭露內容，以及專利範圍撰寫還是可以讓專利範圍讀到被告侵權物的基礎。
35 U.S.C. 112(d)立法歷史可以參考本篇參考文章：http://www.bna.com/patent-law-chicken-n17179889114/。從此看來，原本申請專利範圍並未有「附屬項」的概念（美國），在1952年提出112規定時，並未分別獨立項與附屬項，僅是規定請求項範圍為反映出發明人所指的發明，經查，這段時間已經有附屬形式的撰寫方式，顯然這個撰寫形式並非是法律規定，而是專利撰稿的人很"自然地"因為撰寫上的方便而採用了附屬形式的撰寫方式，直到到1965年國會才修法同意申請專利範圍可以附屬形式的請求項撰寫。
舉例來說：
在1935年申請的美國專利US2,011,748就沒有區分獨立項與附屬項：
到了1938年則開始有附屬項的樣態，如US2,130,948：
在http://www.bna.com/看的相關文章提到了作者隨機選擇了200件核准專利，其中結論真的很符合OA答辯的實務，如有13%關於101核駁意見；33.5%關於102(b)核駁意見；47%涉及103(a)核駁意見；在112核駁意見中，多數為112(b)，其次為112(a)，但有關112(c)(d)則是"0"。112(d)為有關附屬項的撰寫，多數是不容易遇到，或是容易被忽略的審查核駁依據。
本篇文章提到有三件涉及112(d)的聯邦法院案件，有空可以瞭解一下：
Pfizer v. Ranbaxy Laboratories
Monsanto v. Syngenta Seeds
Zircon v. Stanley Black & Decker
文章更提到兩篇有112(d)核駁意見的美國專利案，以下摘錄部分內容。
US 8,440,500
此案最終核駁意見提到申請人修正claim 1，但是卻可能造成claim 17並非claim 1的進一步限制的問題：
Claim 1：
Claim 17：
112(d)核駁意見：
此案最後核准時，claim 17已經被刪除了。
US 8,440,620
此案最後核准時，claims 5, 6已經被刪除了。
另：
我的同事也剛好遇到（感謝貢獻）：
這樣看來，引用112(d)的核駁理由有：附屬項重複專利、附屬項依附關係不當、附屬項以"取代"方式撰寫，或是附屬項並非詳述某先前元件等。
112新舊修法可參考：http://enpan.blogspot.tw/2013/01/aia35-usc-112.html
claim differentiation：http://enpan.blogspot.tw/2014/02/ptabiprabout-claims.html
參考資料：
http://www.bna.com/patent-law-chicken-n17179889114/
Ron
（註：此篇發布當日，本部落格參觀總人次達60萬，在此感謝。）
沒有留言:
張貼留言