被授權者與公共的權益 - Lear, Inc. v. Adkins (1969)最高法院案例

被授權者與公共的權益 - Lear, Inc. v. Adkins (1969)最高法院案例（美國）

有一個詞「licensee estoppel」，可翻成被授權者禁反言，這本來是個授權者與被授權者間的遊戲規則，就是專利被授權者不能挑戰該專利權，也就是被授權者不能對授權專利提出再審（reexamination）或是無效主張。

不過，這個規則（Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltine Research, Inc., (1950)）被1969年的Lear, Inc. v. Adkins (1969)最高法院案例所推翻，稱為「Lear Doctrine」。
“The Lear Doctrine stands for the principle that a licensee is not estopped from challenging the validity of a licensed patent in response to allegations of infringement or breach of contract.” (sughrue.com)

licensee estoppel

故事發生在某專利權人很開心地將專利授權於某被授權人，而被授權人因為交付了一個合理的權利金而能自由而不被侵權官司干擾地使用相關專利技術，每一件事似乎都運行的很好，直到有人告知被授權人該專利應該無效，理由是專利權人已經在專利申請日前超過一年公開了該專利技術，專利因為不符102(b)（pre-AIA）規定而應該是無效的。結果，被授權人很震驚地認知他竟然付費使用了大家都可以免費使用的技術...。

當被授權人審視授權合約，並未將專利可能無效的條款置入，而下次授權金繳交日期也將近，這時被授權人要如何做？雖然合約並未加入專利無效的條款，但是一旦專利無效，該合約也應沒有授權的基礎而無效才是。

不過，專利被授權人在專利還未無效定案前，會面對是否繼續繳交專利權利金的抉擇！而如果此時同時對該專利權提出無效主張，法院可能會因為沒有「爭議（case or controversy）」而不受理（利害關係），這有關本文將探討的「licensee estoppel」原則，除非被授權人停止繳交權利金，就產生此爭議，而具體化一個無效訴訟。因此，專利被授權人在專利性未定以前仍面對侵權（甚至是惡意）的風險，也同時面對違反授權合約的風險，就是停止繳付權利金的毀約行為可能造成其他法律問題。

就此考量，或許專利被授權人會選擇繼續繳付權利金，而專利權人繼續保有該專利權。直到有任何其他利害關係人挑戰該專利權。

以上情況是發生在西元1969年前，因為「licensee estoppel」原則，此已經繳付權利金的專利被授權人本身恐怕不能挑戰已經同意授權的專利權，只好期待他人對該專利提出無效再審，或是無效訴訟。

若此情況是發生在西元1969年後，因為最高法院的在「Lear, Inc. v. Adkins (1969)」案例中推翻「licensee estoppel」原則，也就是在公共利益考量下，專利被授權人可以直接挑戰專利權。

Lear, Inc. v. Adkins (1969)

案件緣起Lear Inc.僱用Adkins開發航空導航系統（是否為一般僱用關係不得而知），Adkins於是開發出新的陀螺儀（gyroscope）製作方式，Lear Inc.也立即開始使用此方法製作陀螺儀，Adkins於1954年提出相關的專利申請案，並開始與Lear Inc.談授權，也簽署一份合約，但因為專利權並未確定，因此合約中也提到一旦專利局認為專利無效，或是將來被認定無效，Lear Inc.可以終止合約（這是一個頗為合理也可為被授權人學習的合約關係）。

到了1957年，經自己的專利檢索，Lear Inc.認為該專利申請案應該沒有新穎性而拒絕繳付權利金，不過專利卻於1960年獲准，Adkins即對Lear Inc.提出違反合約的訴訟。

相關議題包括「是否專利被授權人（licensee）可以挑戰授權專利（licensed patent）而停止繳付權利金？」

法院推翻過去在案例「Automatic Radio Manuf. Co. v. Hazeltine Research Inc.」中確定的「licensee estoppel」（被授權者禁反言）原則，理由有關兩個公共利益的考量：

--公眾可以免費（自由）使用公共領域（public domain）的技術；以及
--應該盡早對有關公共利益的專利權進行有效性的訴訟（如無效確認之訴）。

因此，法院判決認為專利被授權人可以在任何時刻停止繳付權利金，以及挑戰專利權。

但是，在美國，有關合約相關爭議是由州法律處理，並非聯邦法，因此有關是否專利權人可以基於合約而以無效專利繼續收取費用的議題，由州法律決定，州法一般是會尊重合約內容，因此加入一旦專利無效而單方可以終止合約的條款相對重要。

my two cents:
其中涉及的法律問題可能要由專家來解。

只要合約顧好，被授權人可以各種方式在"背後"弄掉專利，以至於不用繼續繳交專利權利金。這適用台灣，但有些專利無效議題仍應由利害關係人主張。

雖然，至少在美國，專利被授權人（或利害關係人）可以繼續興訟主張專利無效，不過風險仍在，當挑戰失敗，專利權續存，可能讓專利權人拒絕授權而產生其他損失（被授權人往往是真正實施專利權的人，可能會有設備成本的損失）；或是，當專利無效，停止合約，原被授權人可以繼續使用，卻可能在之後專利權又因其他上訴程序而繼續保留時，衍生惡意侵權或是被提高權利金的問題。

提起無效的確認之訴（declaratory judgment action）是個辦法，因為美國聯邦法院只要主張無效的人提出合理的理由就會受理，如正被侵權議題威脅（可能侵權）、被告侵權，或是具體侵權等。

短期可知專利存在與否的IPR也是個不錯的措施。

參考資料：
https://en.wikipedia.org/wiki/Licensee_estoppel

查到的文件之一，內容更多資訊，可供困擾在當中的人參考：
http://www.brinksgilson.com/resource_center/63-licensee-estoppel-coping-licensees-dilemma

一個很不錯的文件：
http://www.sughrue.com/files/Publication/9cf5c932-41c2-4df3-b492-060886991e95/Presentation/PublicationAttachment/e25d5267-47bd-4e85-8189-0bc615e2c233/Licensee%20Estoppel_%20The%20Lear%20Doctrine%20Rates%20v%20%20Speakeasy%20and%20Other%20Applications.pdf

Ron