附屬請求項的侵權議題 - 筆記

筆記

資料來源：

 

Grading Patent Remedies: Dependent Claims and Relative Infringement
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2211&context=blr

一般來說，要提出專利侵權告訴，獨立請求項總是主角，而連同附屬項的侵權則是有利於計算損害賠償，文中提出一種請求項之間「相對損害賠償（relative patent remedies）」的概念，雖然知道獨立請求項有較廣的專利範圍，但是附屬請求項往往比較細節地界定實施例，而比較貼近實際產品，甚至對專利權人而言是更重要的，因此對於專利權人、侵權者與公眾而言，附屬請求項的“相對價值”在侵權損害賠償而言佔了很大一部分。

本文討論在以「附屬請求項」作為設定專利損害賠償的角色。

part i 介紹附屬請求項在法律與實務上的屬性；part ii 證明如何以有效而又會被侵權的附屬項作為保護商品的保護措施；part iii 評估附屬請求項如何影響侵權損害賠償的判決，包括基於蓄意侵權主張加重損害賠償；part iv 提供採用相對請求項範圍作為損害賠償裁決的建議。

使用附屬請求項主張侵權告訴的好處是，因為訴訟中時常會遭遇無效的挑戰，附屬項可以在獨立項被判無效時，仍保有專利權。

有趣的是，專利系統（美國）並非一直有附屬請求項的設計，直到1965年才入專利法，當年修法納入附屬請求項的理由直指附屬請求項的目的：(1)增加專利費用，填補USPTO費用；(2)加速專利審查，使得新科技可以快點公諸於世。

文中也解釋，附屬項的設計也改變了USPTO的申請案與審查費用報價，一方面減少申請人以各種排列組合的獨立請求項提出申請，相當程度也降低了獨立請求項的數量，間接鼓勵申請人提出更多的附屬請求項，也因為附屬請求項審查會比較快，自然也可以加速審查的時間。

有經驗的人一定知道附屬請求項功能，包括在專利審查過程中的答辯，文中列舉附屬請求項功能：

(1) hedging bets on patentability and infringement; （作為專利性與侵權判斷的保護措施）
(2) providing support for claim differentiation positions; and  (提供請求項差異判斷的支持)
(3) protecting core embodiments and commercial products.（保護核心專利範圍與商業商品）

在part ii中，附屬請求項的設計產生了請求項差異原則，通過界定附屬請求項來表明獨立請求項是可以涵蓋更大範圍，也表示請求項之間具有不同專利範圍。

在part iii中，文中認為，對於公眾而言，附屬請求項涵蓋核心的實施例，或是更貼近而保護了實際商品，因此常常是比較有價值的，還能因此判決出相對更好的損害賠償。

基於以上附屬請求項的功能，可以知道附屬請求項對公眾而言，更具價值，在侵權訴訟中，甚至可以主張更多的損害賠償（編按，隱藏地，因為附屬項侵權，表示獨立項也侵權，在損害賠償計算時應該因此有更好的賠償）。

為何附屬項侵權成立會保障更高金額的損害賠償？因為附屬請求項對於侵權產品而言有更大的貢獻，更合理化侵權損害賠償是要補償專利權人的損失（"compensatory damages"）。

附屬請求項的存在可以補足獨立請求項的錯誤，並能擔負解釋專利範圍的用途。其中有個特殊性是，附屬請求項是較窄的專利範圍，也比較容易迴避，降低使用不侵權方案的成本。並且，獨立請求項比較容易面對無效的挑戰，使得附屬請求項相對有價值。

如此，基於附屬請求項範圍較窄也較容易迴避的特性，加上法律讓法院可以在判決有蓄意侵權的情況下加重賠償，至多到三倍，因此，當有附屬請求項侵權成立的情況，比獨立請求項的侵權更顯得有罪，更可能落入蓄意侵權的判斷中。

為何以附屬項作為侵權告訴的主張，附屬項侵權相對有更大的罪行，因此可以支持更多的加重賠償。

"To the extent that infringement of a dependent claim indicates a comparatively greater degree of culpability, that factor would support a comparatively greater enhancement of damages."

Ron