2023年3月30日 星期四

附屬請求項的侵權議題 - 筆記

筆記

資料來源:

 

Grading Patent Remedies: Dependent Claims and Relative Infringement
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2211&context=blr

一般來說,要提出專利侵權告訴,獨立請求項總是主角,而連同附屬項的侵權則是有利於計算損害賠償,文中提出一種請求項之間「相對損害賠償(relative patent remedies)」的概念,雖然知道獨立請求項有較廣的專利範圍,但是附屬請求項往往比較細節地界定實施例,而比較貼近實際產品,甚至對專利權人而言是更重要的,因此對於專利權人、侵權者與公眾而言,附屬請求項的“相對價值”在侵權損害賠償而言佔了很大一部分。

本文討論在以「附屬請求項」作為設定專利損害賠償的角色。

part i 介紹附屬請求項在法律與實務上的屬性;part ii 證明如何以有效而又會被侵權的附屬項作為保護商品的保護措施;part iii 評估附屬請求項如何影響侵權損害賠償的判決,包括基於蓄意侵權主張加重損害賠償;part iv 提供採用相對請求項範圍作為損害賠償裁決的建議。

使用附屬請求項主張侵權告訴的好處是,因為訴訟中時常會遭遇無效的挑戰,附屬項可以在獨立項被判無效時,仍保有專利權。

有趣的是,專利系統(美國)並非一直有附屬請求項的設計,直到1965年才入專利法,當年修法納入附屬請求項的理由直指附屬請求項的目的:(1)增加專利費用,填補USPTO費用;(2)加速專利審查,使得新科技可以快點公諸於世。

文中也解釋,附屬項的設計也改變了USPTO的申請案與審查費用報價,一方面減少申請人以各種排列組合的獨立請求項提出申請,相當程度也降低了獨立請求項的數量,間接鼓勵申請人提出更多的附屬請求項,也因為附屬請求項審查會比較快,自然也可以加速審查的時間。

有經驗的人一定知道附屬請求項功能,包括在專利審查過程中的答辯,文中列舉附屬請求項功能:

(1) hedging bets on patentability and infringement; (作為專利性與侵權判斷的保護措施)
(2) providing support for claim differentiation positions; and  (提供請求項差異判斷的支持)
(3) protecting core embodiments and commercial products.(保護核心專利範圍與商業商品)

在part ii中,附屬請求項的設計產生了請求項差異原則,通過界定附屬請求項來表明獨立請求項是可以涵蓋更大範圍,也表示請求項之間具有不同專利範圍。

在part iii中,文中認為,對於公眾而言,附屬請求項涵蓋核心的實施例,或是更貼近而保護了實際商品,因此常常是比較有價值的,還能因此判決出相對更好的損害賠償。

基於以上附屬請求項的功能,可以知道附屬請求項對公眾而言,更具價值,在侵權訴訟中,甚至可以主張更多的損害賠償(編按,隱藏地,因為附屬項侵權,表示獨立項也侵權,在損害賠償計算時應該因此有更好的賠償)。

為何附屬項侵權成立會保障更高金額的損害賠償?因為附屬請求項對於侵權產品而言有更大的貢獻,更合理化侵權損害賠償是要補償專利權人的損失("compensatory damages")。

附屬請求項的存在可以補足獨立請求項的錯誤,並能擔負解釋專利範圍的用途。其中有個特殊性是,附屬請求項是較窄的專利範圍,也比較容易迴避,降低使用不侵權方案的成本。並且,獨立請求項比較容易面對無效的挑戰,使得附屬請求項相對有價值。

如此,基於附屬請求項範圍較窄也較容易迴避的特性,加上法律讓法院可以在判決有蓄意侵權的情況下加重賠償,至多到三倍,因此,當有附屬請求項侵權成立的情況,比獨立請求項的侵權更顯得有罪,更可能落入蓄意侵權的判斷中。

為何以附屬項作為侵權告訴的主張,附屬項侵權相對有更大的罪行,因此可以支持更多的加重賠償。

"To the extent that infringement of a dependent claim indicates a comparatively greater degree of culpability, that factor would support a comparatively greater enhancement of damages."

Ron

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