本篇報導是參考工總研討會內容之一「探討最高法院111年度台上字第186號判決肯認「商業上成功」於判斷專利進步性之影響及應對」：
案例資訊：
裁判字號：最高法院111年度台上字第186號民事判決
裁判日期：民國111年07月20日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議
上訴人/專利權人/侵權原告：林亞夫
被上訴人：九齊科技股份有限公司、郭秋麗
系爭專利：發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」
系爭專利名稱為「可程式化控制裝置」，申請日為1995/10/17，請求項21如下，內容蠻抽象的，技術概念是提出可以簡易形成程式語言的控制裝置，其中控制裝置可以根據來往輸入輸出內容觸發產生程式。（編按，從引證前案為狀態機來看，系爭專利做的事也是與狀態機相關。）
Claim 21. 一種對控制裝置程式規畫之程式化方法，響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或多項事件；該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至少一端點作為一輸出端，該程式化方法至少包含下列步驟：
(1)設定x端形態，其中x係等於或大於1的整數；
(2)設定y事件，其中y係等於或大於1的整數；
(3)對於步驟(1)的每一形態，對各輸入端設定一輸入鑑別條件；
(4)對於步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件；
(5)對於步驟(1)的每一形態，對各輸出端設定一輸出訊號；
(6)設定該等形態之一者成為動作中的形態。
本案緣起專利權人向九齊公司提起侵權訴訟，被告提起專利無效意見，認為系爭專利屬人為計畫安排，非利用自然法則的發明，另提出引證前案證明系爭專利不具新穎性與進步性，並主張侵權不成立。
原審（智慧財產及商業法院第二審判決）維持第一審判決，綜合多點意見，主要有：
- 專利範圍違反可實施性：
是認為主要請求項21未載明實施之必要事項，使實施為不可能或困難，違反核准時專利法（20年前了）第71條第3款規定。
- 專利範圍不具進步性：
根據證據之組合，認為系爭專利範圍為輕易完成之發明，不具進步性。
- 上訴人/專利權人不得主張權利：
因為系爭專利範圍不具進步性，不能對被上訴人主張權利。
最高法院判決：
（重點一：否決原審對明確性/可據以實施的判決）針對「發明可實施性」，最高法院明確指出所謂可據以實施/實現的判斷：『實施記載要求，乃以申請發明專利備具之說明書記載為準，而非申請專利範圍所應記載，不得以說明書包括申請專利範圍，即推論申請專利範圍應載明實施記載要求。』
系爭專利核准時（89年11月15日）專利法應為「民國八十三年專利法」，其中：
第22條第3項-『第㆒項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。』
第71條第3款-『第七十㆒條 有㆘列情事之㆒者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應 公告證書作廢：㆔、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。』
現行專利法（民國111年05月04日修正）第26條規定發明的可實施性：
第1項：說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。
（重點二）最高法院針對判斷發明專利是否為熟習技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成，提出五個判斷步驟：
①確定被比對專利之專利範圍；
②確定相關先前技術所揭露的內容；
③確定被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準；
④確認被比對專利與相關先前技術間之差異；
⑤該被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請時之通常知識，判斷能否輕易完成被比對專利之整體。
可以對照美國「Graham v. John Deere Co. 判例（https://enpan.blogspot.com/2012/10/graham-v-john-deere-co.html）」，針對顯而易知性的判斷應考量：
(1) Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
(2) Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
(3) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
(4) Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）。這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗。
（重點三）最高法院強調「進步性判斷不能忽略可否輕易完成」：『判斷進步性之重點，在於「熟習技術者 ，運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成」，當不能機械性比對差異，或僅強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂TSM 法則），而忽略「能輕易完 成」之要件。』
（重點四）最高法院指出，發明專利與舉發證據間所存在之差異，為該專利之重要技術特徵，於審查時，應就該特徵是否為舉發證據所揭露，或為所屬技術領域之熟習技術者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式，所能輕易完成各情，詳加審酌。
（重點五）最高法院要求審查進步性時要避免「後見之明」：應將發明專利之整體，與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域之熟習技術者（指虛擬之人... ），參酌申請時之通常知識觀點為客觀判斷。
（重點六）最高法院認為『本件有必要引入20多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術等語』，認為原審『缺少「系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準」之判斷步驟』。
（重點七）最高法院認為審查專利進步性時，要避免恣意判斷的後見之明，並得綜合考量下列因素（即secondary consideration）：
①發明專利解決長久之需要；
②發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功；
③授權與競爭者之默認；
④侵害者之複製與讚美；
⑤無幾乎同時之發明。
最高法院指出原審判決不當。
上訴人主張「專利發明解決長久需要、已經獲准他國專利、授權，並獲得商業上成功」：
表示20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；
我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功。
最高法院認為上訴人上訴有理由，判決原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。
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