從業多年，印象中遇到審查核駁意見中引用前案8件或以上的案例不算少，不過，多半是分別用在不同請求項的核駁意見，少見一項專利權就有很多前案的核駁意見，如果有一般是因為請求項中多個元件僅是許多已知技術的簡單組合（例如不相關、沒有交互作用、沒有連接關係的多個元件的單純拼湊），致使"負責任"的審查委員必須引用多件前案證明發明為輕易達成。
本此討論系爭案面對4次核駁意見，對單項請求項，前兩次引用6件前案，後兩次增加到9件引證案，如下，這樣使申請人提出訴願，後又上訴到CAFC，結果法院要求USPTO/PTAB作出解釋！！！
本案資訊：
上訴人：IN RE: THERIPION, INC.
系爭專利申請案：15/909,314
判決日期：August 10, 2023
系爭案'314在USPTO審查階段面對4次核駁，到了最後一次（2nd Final OA），申請人受不了了，提出訴願，PTAB確定USPTO最終審查意見：基於9件先前技術判定'314案的claims 1-13, 16, 22-24, 27為顯而易知。申請人不服，上訴CAFC。
提到系爭申請案，特別是針對專利的顯而易知性（35U.S.C.103），先從要解決的問題說起。
習知技術已知一種低水平的高密度脂蛋白（HDL）一直被認為與心肌梗塞、中風有關，治療方向是加強動脈粥樣硬化保護，過程中需要持續觀測HDL水平。
所述HDL中主要成分為"Apolipoprotein A-1 (“ApoA1”)"，系爭案發明是關於將ApoA1注入病患體內以增加HDL水平，但是ApoA1半衰期短，在體內僅能短時間存在，因此可以通過加入其他蛋白質（已知可以是融合蛋白的Fc部分）以改善ApoA1半衰期短。
另一個有較長半衰期的蛋白質是-免疫球蛋白（Immunoglobulins），如果是免疫球蛋白的Fc區時，所述融合蛋白可以實現更長的半衰期。在'314申請日之前已有這類融合蛋白產品，
在提交 '314 申請時，已經有一種商業化產品現有的融合蛋白 - Sino Biological ApoA1-Fc融合蛋白，其中含有可直接（非透過linker）與免疫球蛋白Fc區結合的ApoA1。
然而，僅提高HDL水平並不能提供足夠的動脈粥樣硬化保護，而科學家發現膽固醇逆向轉運過程（RCT）有益HDL活性，以及將游離膽固醇（free cholesterol）自人體移除對動脈粥樣硬化是個重要的機制。如此，系爭案發明人即發現在「ApoA1」和「Fc區」之間使用由10至40個氨基酸組成的"linker"可以增加膽固醇流出活性（cholesterol efflux activity），這點反映在申請專利範圍中：
1. A fusion polypeptide comprising, from an amino-terminal position to a carboxyl-terminal position, ApoA1-L1-D, wherein:
ApoA1 is a first polypeptide segment comprising an amino acid sequence having at least 95% identity with amino acid residues 19-267 or 25-267 of SEQ ID NO:2, wherein said first polypeptide segment has cholesterol efflux activity;
L1 is a first polypeptide linker consisting of from 10 to 40 amino acid residues; and
D is an immunoglobulin Fc region,
wherein the fusion polypeptide has increased cholesterol efflux activity as compared to
the ApoA1-L1-D fusion polypeptide in which L1 is a two amino acid linker or is absent.
基於一個發現所提出的專利申請案，USPTO在最後一次審查意見中引用了9件引證案做出系爭案不具非顯而易知性的核駁意見（35U.S.C.103），之後又經PTAB確認。
案件上訴CAFC。
法院引用著名案例 - In re Nuvasive, Inc.，要求PTAB應基於充分的證據事實調查系爭案是否具備非顯而易知性，並且PTAB應"根據案件的複雜度"論述清楚所發現的事實與作出的決定，其中應基於證據提出"令人信服的解釋"。
可參考部落格報導：
- 顯而易見性意見應證明前案結合的動機 - In Re Nuvasive, Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/03/in-re-nuvasive-inc-fed-cir-2016.html）
- In Re Nuvasive案教示的顯而易見性筆記（https://enpan.blogspot.com/2019/02/in-re-nuvasive.html）
針對103核駁意見，如本次系爭案申請人的反應，認為相關領域一般技術人員在系爭案'314申請時並沒有預期可以透過在融合蛋白質中加入"linker"以改善蛋白質功能的方法，反而是認為這樣沒有用，也不認為會改善蛋白質，但被PTAB否決。
CAFC同意系爭案申請人的主張，認為PTAB對於以多件前案作出顯而易知的核駁意見並沒有提出充分的解釋。
就CAFC而言，系爭案申請人與其專家證詞有所本，其中關鍵涉及相關領域一般技術人員是否會使用"linker"來改善蛋白質功能，增加活性？
CAFC探討PTAB是否對其審查意見有充分的解釋，多件引用前案導致各種核駁意見"片片段段"，要作出核駁意見應該要明確解釋這些片段，引用前例Novartis v. Torrent Pharma, Apotex (Fed. Cir. 2017)，認為PTAB並沒有明確論述其中每個議題或證據的片段，因此無法確定PTAB是否已經考慮到每個議題或片段。
可參考：客觀的非顯而易見事實 - Novartis v. Torrent Pharma, Apotex, and Mylan (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/04/novartis-v-torrent-pharma-apotex-and.html）
在本案中，CAFC並沒有細節探討整個審查過程，但因為PTAB沒有針對每個議題提出論述，所以無法確定是否有否考慮周全？
（重要）例如，如果要證明發明沒有無法預期的結果（unexpected result），就要論述為何基於先前技術發明並沒有無法預期的結果；例如要論述不同先前技術之間合理的連接關係；也應該說明哪些是最接近前案，本案是沒有說清楚。更主要的是，引用多間引證文獻，更要論述這些前案結合的動機，與相關技術人員是否有動機去修改先前技術以實現系爭案發明。
CAFC發回重審要求：
第一，PTAB應說明最接近前案以及解釋是否發明基於先前技術為無法預期？
"On remand, the Board must determine which prior art is the closest prior art and explain
why that is, and then consider and explain whether Theripion’s results are unexpected relative to that closest prior art."
第二，要求PTAB論述系爭案'314所解決的問題是否無法被先前技術所理解？如果是，證明系爭案結果為非預期，也證明發明具有非顯而易知性。
"That the ’314 application solves a problem that was not recognized in the prior art, if true, could support a finding of nonobviousness, as it would support Theripion’s contention that its results were unexpected."
第三，對於多件先前技術的組合動機，PTAB否決了申請人的主張，但也僅提出一個結論性的陳述，並沒有論述組合動機這個議題。
"In finding the requisite motivation to combine, the Board evidently rejected Theripion’s arguments, but in doing so it provided little more than the conclusory statement that “the Examiner has the better position.”"
最後，基於103核駁意見，應建立顯而易知性的初步證據/印象（prima facie case of obviousness），顯然USPTO/PTAB並沒有，CAFC是看不出可以得到此結論的論述。
my two cents:
這件案例要求當權者（examiner has the better position）有義務提出令人信服的審查意見，反過來，本篇要求PTAB的事項也是我們可以協助專利申請人答辯的事項。
CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1346.OPINION.8-10-2023_2171709.pdf（備份：https://app.box.com/s/zxyfh4ecqbe0k1d2t7fkn42d3ywh3nag）
參考資料：
Ron
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