2014年11月17日 星期一

美國專利延續案的操作討論

美國專利延續案的操作討論

美國專利延續案指的是母案申請案在獲准前的後續申請案,一般知道的為與母案申請案平行進行(共存)的CA(continuation application)、DIV(divisional application)與CIP(continuation-in-part),延續案的特色是可以延續母案申請案的申請日或其優先權日的審查基準日的好處(美國專利法第120條),但是,其專利期限也受限於所繼承好處的最早母案的申請日。另有取代母案的後續案,如reissue、substitution。 以下圖式來自Patent It Yourself一書。

美國專利延續案的類別可參考:

CA、DIV為根據美國專利法第120條的延續申請案,其中DIV又如第121條的延續申請案,一般是基於美國專利局發出限制要求(restriction requirement)的後續選項。參考資料:http://enpan.blogspot.tw/2013/05/cadiv.html

CIP可參考:http://enpan.blogspot.tw/2013/05/cip.html

參考了來自一篇載於http://www.patent-innovations.com/的文章,分享如下:

一般來說,專利申請案一旦申請出去,早期主要修改彈性如國內優先權,否則不能新增內容,或是請求項範圍受限於一專利一發明的基本原則,不過不少也施行於各國的後續方案提供了申請人其他佈局策略參考,主要為DIV分割申請案。
到了美國,多了些彈性,比如CA案,可以提出一份與原申請案不同的說明書(實質內容不變)與專利範圍(應受母案揭露內容所支持),CIP案則又提供更有彈性地可以新增技術特徵的後續申請方案。

以上延續申請的申請案都應在其母案尚在懸宕(pending)狀態下提出,而延續案本身又可以繼續產生自己的延續申請案,即便其母案可能已經領證或拋棄,如此開枝散葉形成一個龐大的專利家族,這確實常見於大型企業的專利佈局上。

這篇文章將延續的佈局策略分為三種:被USPTO所限制、短期策略與長期策略。

被USPTO所限制專利主因是請求項包括了兩個以上的發明,或是包涵多樣的實施例,解決方法不同,多個發明就以分割申請案處理;多個實施例就看其上位請求項是否獲准而定,如果上位請求項不能准予專利,各實施例就只好以分割申請案繼續。

短期策略,這發生在有一專利申請案中的較廣範圍遭遇核駁,但可能其下位技術可以獲准,或是很有希望透過限縮獲准,但是卻又不想放棄較廣範圍的專利,於是,可以在接獲核駁意見後法定期限內(3-6個月)提出CA案,CA案主要範圍是母案中可以獲准(或可能經限縮而可獲准的)的範圍,為的是先拿到一個專利(可能比較貼近實際產品);為了取得具有侵略性的專利,母案則繼續答辯,期待獲准另一個範圍更廣的專利。

長期策略,有價值的專利佈局通常是多面相的專利保護佈局,比如以多個角度去界定一個技術(產品),讓專利相關技術不容易被迴避,因此價值可以更高。於是母案(可為多種母案、多個provisional applications)所涵蓋技術特徵應該多樣、豐富,使得延續案操作的角度更有彈性。這樣的專利佈局有利於授權、保護授權廠商利益、建立技術門檻、涵蓋更多的可能侵權者(上下游),自然也提高授權金或買賣金額。

不過,是否要以母案為基礎提出延續案(延續案專利期限受限母案),或是以不同的專利分別提出申請(分別有各自的專利期限),這端賴技術本身的特性,以及公司策略。

參考資料:
http://www.patent-innovations.com/documents/201204LimitedMonopoly-StrategicUseofContinuations.pdf

Ron

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