multiple non-final Office Action

與一位美國代理人朋友討論為何審查委員要發出不只一次的non-final Office Action
由於每個examiner上面都有個primary examiner，應不至於沒有道理亂發non-final，而且應該會考慮自己的工作量後，樂意發出Final Office Action才是

一般情況是，non-final office action之後就會發出final office action，整理一下審查委員發出兩次或是多次的可能的理由：

1. 第一次non-final office action的回覆（response）並未修正權利範圍，僅提出argument爭辯技術的差異，或是針對審查委員的核駁理由提出質疑，經審查委員審查後，覺得確實有說服力，也就是審查委員同意爭辯理由，此時應該要發出核准通知，但是審查委員另找了新的核駁理由（new ground），或是提出新的檢索與引證案，但卻只能發出第二次non-final office action
2. 另一種情況，就是審查委不回應第一次non-final office action的答辯內容，認為moot(懸而未決，或是不作評論)，再提出另一新的核駁理由，此時亦可發出第二次non-final office action，這類應該較多！
3. 審查委員發出多次non-final office action原因可能是在等當時的判例出來再決定，記得去年有個Bilski case，聽說當時有許多審查委員發出non-final office action，就是再等這個判例出來
4. 如果審查委員遲遲不發出Final Office Action，而以多次non-final office action回應申請人，可能是重大瑕疵，申請人可以提出notice of appeal上訴

看到一個發出三次non-final office action，在這幾年應該不是尋常的事，就去看看prosecution history記錄


發現，在申請人針對第一次non-final office action答辯時，有修改權利範圍，但是審查委員並不對此答覆提出意見（moot），故發出第二次non-final office action，但是審查意見有點不同，審查委員在原引證案上另加入新的引證案，提出第二次核駁


針對第二次non-final office action，申請人提出修正權利範圍與答辯書，但是審查委員仍認為Moot，並不針對答辯提出回應，又在原引證案下，再提出不同的引證案組合的核駁理由，發出第三次non-final office

真是沒完沒了，根據經驗，除非有莫大的權利範圍修正，要不然此案應該難以獲准專利！

Ron