"Intended use"核駁理由如何答辯？

先可參考部落格文章：
預期的用途：
http://enpan.blogspot.tw/2011/01/intended-use.html
"Intended Use"難以核准專利：
http://enpan.blogspot.tw/2009/12/intended-use.html
MPEP 2106 II C 筆記：
http://enpan.blogspot.tw/2012/08/mpep-2106-ii-c.html

如果要問，"Intended use"（預定用途）核駁理由如何答辯？

第一個問題會回到「遇到怎樣的先前技術」？
原因是，這類的核駁理由（可參考MPEP 2106）多半是根據檢索得出的先前技術所作出的，審查委員並不會空口說白話！理由包括根據前案技術，該專利請求項所載的技術為預定用途或功效。

第二個問題是「功能性」的描述在已經有先前技術的前提下，變得容易被判斷為「預定用途」？
在此例中，權利範圍涉及透過行動電話本身的簡訊功能產生的技術特點，但由於技術手段皆利用手機本身已具備的功能，因此權利範圍所界定的技術被認為僅為「功能性語言（functional language）」，與/或被認定為「預定用途（intended use）」，更基於發明所遇到的先前技術，認為沒有產生差異。由於此例中權利範圍也描述了一些判斷式，因此引用MPEP 2106 IIC段所述，權利範圍界定的選項並未執行任何步驟，或是限定(updated on July 6, 2018)到特定結構，被認為是預定用途。

我認為，在引用習知技術核駁另一個發明的技術特徵時，應以「整體」技術作為考量，而非單一技術元件，因為這樣容易變成習知技術的簡單組合，因此此類欲克服「預定用途」的「主觀」的核駁時，仍應針對習知技術進行差異比對，並能適當限縮範圍以強化差異。

第三個問題是「缺乏結構特徵」的權利範圍可能導致「預定用途」的判斷？
在審查委員審理專利時，若遇到wherein, whereby或是類似的功能描述，常會因為這類描述缺乏結構特徵而認為沒有專利價值/權重（patent weight），可能在某些審查委員的主觀意識下不在專利性的考量內，因此為克服此類核駁理由，可以考慮補入結構特徵，避免僅使用功能性用語描述專利特徵。（US Examiners will not cite any prior art against an “intended use” limitation since they are simply ignoring it (it has no patentable weight), thanks to Dr. Ken Muncy, MG-IP）

Ron