達到一般目的的技術不具進步性 - 歐洲訴願案討論 (T1379/12)

此案告訴我們，有進步性的發明不能僅是達到一個領域中隱含的一般目的。

案件資訊：
T 1379/12 (Software versioning on mobile devices/QUALCOMM) of 9.9.2016
系爭案申請號：04796815.1
公開號：EP1678931
申請人：Qualcomm Incorporated

這是一件2012年歐洲專利局審查被駁回的專利申請案，系爭案涉及使用操作列表與版本執行無線裝置動作的技術，相關系統經網路接收到一遠端操作列表與其版本編號，其中記載無線裝置的指令，先判斷版本編號，如有不同，系統傳送請求，要求更新版本。


系爭案Claim 1，關於無線裝置指令處理的方法，當判斷無線裝置指令的操作列表版本不同（指操作列表，非完整軟體），則發出請求更新版本。
1. A method of handling instructions for a wireless device, comprising: 
receiving, over a network, a remote action list version number, the remote action list version number associated with a remote action list containing an instruction for the wireless device; 
determining whether the remote action list version number is different from a local action list version number; 
sending, over a network, a request for the remote action list in response to determining the remote action list version number is different from the local action list version number; and 
receiving, over a network, the remote action list.

引證案：D1: US6031830，揭示無線軟體升級的技術，當行動裝置偵測到其中軟體過時了，會以無線通訊方式進行升級，其中手段是定期比對軟體版本，就下載一個軟體定義包（package definition packet），比對版本編號，如果有新版軟體，就下載安裝新版本軟體（package definition file）。


訴願爭議就是相對於D1，系爭案請求項發明是否具有進步性？

審查委員（包括訴願決定）以D1的"package definition file"對比系爭案的"remote action list"，同樣都有記載版本編號，並認為D1的"package definition file"中的資訊已經記載系爭案由無線裝置執行的動作（action）。

其中，綜觀D1揭露內容，"package definition file"主要記載軟體名稱、版本，是更新軟體時前期取得的檔案，並非是具有指令（action list）的資料，更非如系爭案請求項所述包括無線裝置指令的"remote action list"，但此差異是否明顯仍是問題，且與解決問題有關，因為系爭案顯然僅是更新需要更新的"action list"，而非整個軟體更新（減少檔案傳輸量、改善更新效率）。

顯然，即便訴願委員知道這個D1並沒有如系爭案可以降低資料傳輸量的目的，但認為降低資料傳輸量是這個領域中傳輸檔案的一般目的（general aim），因此訴願決定表示系爭案僅更新指令"action list"的技術不具進步性。

還有個小關鍵就是，系爭案使用的技術用語「action list」並非明確地可以排除整個軟體檔案的更新，因此，即便歷經今年稍早舉行訴願決定前言詞審查，或說口審（oral proceeding）程序（申請人未出席）、訴願答辯可能產生的申請人解釋（禁反言），訴願委員仍作出核駁系爭案的意見。

my two cents:
發明達成的功效常常是我們對「進步性」議題答辯的理由之一，但是此功效是否「無法預期」，卻又是關鍵中的關鍵。另有想法是，本案例中其實訴願委員會還提到「用語」的解釋範圍有過廣的問題，即便答辯歷史有禁反言的效力，如果在核准專利後，卻又可能專利有另一解釋空間，這是可以斟酌修改的。

T 1379/12檔案：https://app.box.com/s/xq7x1ncrt58k6bj2b4mxbljtqwv27nt9

Ron