2022年6月20日 星期一

法院將專利範圍中不明確的部分解釋出來 - University of Massachusetts v. L’Oréal USA, Inc. (Fed. Cir. 2022)

案件資訊:
原告/上訴人/專利權人:UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, CARMEL LABORATORIES, LLC
被告/被上訴人:L’ORÉAL S.A., L’ORÉAL USA, INC.
系爭專利:US6,423,327、US6,645,513
判決日:June 13, 2022

兩件系爭專利是同一個家族,如'327揭露利用腺苷或腺苷類似物(adenosine or adenosine analog)治療皮膚的方法,專利權人麻薩諸塞大學專屬授權給Carmel Laboratories, LLC(UMass),UMass對L’Oréal S.A.(法國公司)與其美國分公司提起侵權訴訟。

針對在法國的L’Oréal S.A.,L’Oréal S.A.向法院提起原告缺乏「個人管轄權(Personal Jurisdiction)」撤銷訴訟的請願,地方法院在沒有執行管轄權探索程序(jurisdictional discovery)下同意此請願。

針對美國分公司L’Oréal USA, Inc.,侵權議題下應先解釋專利範圍(claim construction),地院判決系爭專利範圍不明確,因此判定撤銷訴訟。

UMass針對地院作出系爭專利不明確以及前述缺乏個人管轄權(Personal Jurisdiction)的決定提起上訴。

CAFC階段:(本此討論針對解釋專利範圍)

解釋系爭專利專利範圍,其中對象是人體皮膚,皮膚包括表皮(epidermis)和真皮(dermis),比較深層的真皮包括包括各種皮膚細胞與蛋白質,系爭專利提出改善皮膚狀況的解決方案

'327的Claim 1:
1. A method for enhancing the condition of unbroken skin of a mammal by reducing one or more of wrinkling, roughness, dryness, or laxity of the skin, without increasing dermal cell proliferation, the method comprising topically applying to the skin a composition comprising a concentration of adenosine in an amount effective to enhance the condition of the skin without increasing dermal cell proliferation, wherein the adenosine concentration applied to the dermal cells is 10−4 M to 10−7 M.

在解釋專利範圍時,以申請專利範圍文字的通常意思解釋其範圍,並應參考說明書與專利審查歷史解決其中模糊的部分,並且也提到,基於說明書內容與審查歷史,即便專利範圍文字很明白,但專利權人仍可通過明確的表示放棄文字表面的解釋,或可給予更準確的定義。(編按,也就是說明書提供專利權人更細節的解釋空間,這可能發生在專利審查過程,或是訴訟過程。)


UMass的專利範圍解釋,針對claim 1中"濃度"的解釋:

法院對此議題的態度是,爭議中的請求項文字或許不清楚,可通過說明書,以及重要的是依據專利審查歷史,以作出適當的解釋("We conclude that the claim language is not plain in the respect at issue and that the proper interpretation is determined by the specification and, most pointedly, by the prosecution history.")。針對本案系爭專利申請專利範圍的解釋,法院認為因為請求項文字上有不明白的問題,也就不是如原告UMass解釋的那樣。

對於系爭專利'327的claim 1界定的濃度(the adenosine concentration applied to the dermal cells is 10−4 M to 10−7 M),法院的解釋是,這是寫在"wherein"子句中,限定了系爭專利字面上的建議,反而是提供了無可爭辯的定義,其中"M"是莫耳濃度,也就是定義了每單位體積的粒子數量(莫耳),請求項中改善皮膚使用的混合物包括了一特定濃度的腺甘酸(adenosine)。

在法院仔細的定義下,請求項中"wherein"子句的用語,不同於原告的解釋,應該是界定在以混和物接觸真皮細胞之前的每單位體積的粒子數量,所述腺甘酸(adenosine)是其中一部分


如此,在CAFC法官的判定下,認為系爭專利並非不明確,而是原告UMass解釋專利範圍(引用專家證人)僅根據其中莫耳濃度,與CAFC針對"wherein"子句的理解不同。為了解決其中模糊的部分,繼續參考專利審查歷史(prosecution history)。

為了克服先前技術的阻礙,申請人通常會在專利審查過程中以附屬請求項中的特徵解釋獨立請求項範圍,經查閱審查歷史,發現本案申請人將附屬項合併至獨立請求項,還修改了一些用語,就產生目前wherein子句:"where the method comprises administering adenosine at a concentration of 10-4 M to 10-7 M."。

法院還仔細查閱了答辯內容,申請人當時說明修正沒有新增新事物,而僅是加入了附屬請求項中相關藥物的濃度範圍,並且事實上,為了區隔先前技術,直接比對了先前技術中腺甘酸混和物的濃度(adenosine composition concentrations),最終專利獲准。

CAFC判定,根據專利審查歷史,施加於真皮細胞的藥物是參照「混和物的濃度(concentrations of composition)」,與UMass的主張不同(請參照上述專家證人考量點)。這部分是有不明白(not plain)之處,倒不是如地方法院說的不明確(indefinite)。關於這點,CAFC判定是,因為申請人審查歷史中(過程中還參考了相關德國專利案審查歷史)反覆與先前技術的相關藥物濃度比對,反映出wherein子句中強烈限制的特徵,也是如CAFC解釋其中濃度的定義。


即便UMass企圖淡化審查歷史中的答辯內容的強度,但CAFC認為,相關證詞與審查歷史都說明了系爭專利中wherein所界定的濃度的專利範圍。

(本篇忽略有關個人管轄權的討論)

CAFC判決:否決地院判定系爭專利因為不明確而無法進行訴訟,以及在沒有進行管轄權探索程序(jurisdictional discovery而做出缺乏個人管轄權(Personal Jurisdiction)的決定,CAFC判決發回地院進行後續侵權訴訟的程序,並應進行管轄權探索程序

my two cents:
我已經盡力理解本案,相關領域有興趣者應該參考原文比較好。
專利審查歷史成為本案解釋專利範圍的關鍵,申請人反覆強調的特徵(還包括別國的審查歷史),不可避免地是重要的限制條件,也就表示,除了核准後的專利範圍以外,答辯書內容的影響甚大。


Ron

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