記得2008年從雷曼兄弟（Lehman Brothers）財務問題引發的全球金融海嘯的震撼，後來雷曼兄弟控股公司倒閉，在破產程序中，許多資產由Barclays Capital Inc.買下，包括雷曼兄弟（"LEHMAN BROTHERS"）的商標權，不過，可能是這個名稱不吉利，Barclays也沒有維護商標權，就讓它自動過期，但是這個"LEHMAN BROTHERS"被Tiger Lily Ventures Ltd拿去註冊whisky/whiskey商標，本案例故事就從這裡開始。（資料參考：https://patentlyo.com/patent/2022/06/spirit-lehman-brothers.html）
從許多報導來看，這個案子（Tiger Lily Ventures Ltd是否可使用系爭商標在酒瓶上）還獲得挺高的關注度。
案件資訊：
上訴人/商標申請人/異議人：TIGER LILY VENTURES LTD.
交叉上訴人/商標權人/異議人：BARCLAYS CAPITAL INC., BARCLAYS PLC
系爭商標：LEHMAN BROTHERS（申請號：85/868,892、86/081,143、86/298,069）
判決日：June 1, 2022
背景：
本案的故事從2008年金融海嘯開始，海嘯中心就是雷曼兄弟，經申請破產後，雷曼兄弟賣出所有資產，其中所有“Lehman Brothers”商標權與伴隨的商譽（goodwill）都讓渡給Barclays。不久之後，Barclays同意將「LEHMAN BROTHERS」非專屬全球授權給繼續雷曼兄弟公司相關事業與營運用途，例如授權給跟雷曼兄弟投資銀行有關聯的事業可以兩年非專屬授權使用。過了這幾年，「LEHMAN BROTHERS」眾多商標權也陸續過期了。
「LEHMAN BROTHERS」相關商標申請：
- 2013年3月6日，Tiger Lily Ventures Ltd向美國專利商標局提出「LEHMAN BROTHERS」商標註冊申請（申請號：85/868,892），用在酒品相關類別（啤酒與spirits/烈酒）。
- 2013年10月2日，Barclays也提出「LEHMAN BROTHERS」商標註冊申請（申請號：86/081,143），用途是各種商業服務。
- 2014年6月2日，Tiger Lily又以相同文字提出用於酒吧與餐廳服務的商標申請案（申請號：86/298,069）。
爭議開始：
到了2014年11月24日，Barclays對Tiger的商標申請案提起異議（notice of opposition），主要的理由是Tiger的「LEHMAN BROTHERS」對Barclays的「LEHMAN BROTHERS」商標造成混淆。
反之，Tiger也對Barclays的「LEHMAN BROTHERS」申請案提出異議，主張Barclays缺乏使用「LEHMAN BROTHERS」的真實意圖（bona fide intent）。（編按，Barclays之前放棄商標權，但又在此時重新提出申請，可能是Tiger認為針對性太強）
Tiger Lily（申請號：85/868,892）：
Barclays Capital（申請號：86/081,143）：
TTAB階段：
Tiger主張因為「LEHMAN BROTHERS」等系爭商標過期表示Barclays已經拋棄權利，但因為Barclays還繼續使用系爭商標，因此TTAB判定Barclays沒有拋棄系爭商標，並證實Barclays因為先使用而能對Tiger申請案提出異議。
針對Barclays主張：
又因為Barclays較早使用商標，而兩者的商標文字一模一樣，TTAB考量的是雙方申請案的商品或服務的相似或不相似之處，Tiger是針對酒類、酒吧與餐廳，Barclays則是針對商業與投資服務，顯然不同，然而在商標混淆的判斷並不需要用商品和服務相同或是具有競爭性來支持。（也就是不用商標的商品或服務相同或有競爭性來支持商標混淆的主張）
更者，Barclays提出早期使用系爭商標的證據還包括用在威士忌醒酒器、酒類的禮品、葡萄酒書籍等相關商品上，其他還有電影、電視節目與音樂上的使用。
而Tiger提出系爭商標申請案的唯一理由是他們相信Barclays已經拋棄系爭商標。
但是TTAB相信的是，即便Barclays已經拋棄商標權，但消費者看到Tiger使用的系爭商標（夠知名，即便是不好的名聲）仍會認為這些商品或服務的起源是Barclays，這裡還是考量的是商標識別性。
在以上混淆的可能性判斷外，對於Barclays其他異議主張：錯述連結建議、價值稀釋、缺乏真誠意圖（認為Tiger的商標申請也缺乏善意）（false suggestion of a connection, dilution, and lack of bona fide intent），TTAB全部否決，判定Barclays沒有建立系爭商標公眾地位、沒有證明系爭商標仍在有名而有價值稀釋的問題，且Tiger有使用系爭商標的商業意圖，因此也沒有缺乏善意。
針對Tiger主張：
因為Barclays有大量使用系爭商標的證據，因此TTAB不認為Barclays申請系爭商標有欠缺善意使用意圖的問題。又因為Tiger並沒有更早的使用證據，也不會有被混淆的問題。
TTAB的訴願決定為否決Tiger Lily商標申請案，理由包括：Barclays沒有拋棄商標權、前後申請案沒有混淆的可能性，以及Barclays提供足夠的證據證明其繼續使用的善意。
Tiger上訴CAFC，雖TTAB的決定傾向Barclays，但Barclays也針對TTAB對Tiger申請商標的相關判斷提起上訴。
CAFC階段：
(1) 針對Tiger主張「商標拋棄與先使用」的議題，商標是否被拋棄，也就原本商標權人有意中斷使用商標（nonuse），以及意圖不恢復使用（intent not to resume use）兩個條件。
有前例表示，即便有限度的使用，也足夠避免被認定使用被中斷，而Barclays有大量顯示使用系爭商標的證據，而之前認為系爭商標被拋棄的動作是在處理雷曼兄弟控股公司處理破產程序中產生的疑慮，因為相關程序還沒有完成，因此Tiger缺乏相關明確事證，也就無法證明Barclays意圖不恢復使用了。
因此，要證明原本商標權人不使用，其實門檻也頗高，要證明原商標權人斷的一乾二淨。
(2) 針對Tiger主張TTAB錯誤判定商標有混淆的可能的議題，關於雙方商標之間是否有混淆的可能性，考量的是DuPont factors：
(1) 標誌在外觀、聲音、意義與商業印象的相似度
(2) 在商標註冊申請書中描述的商品或服務的本質與前案的相似度
(3) 建立或是可能繼續的貿易渠道的相似度
(4) 買家對於銷售商品衝動、謹慎或精明的條件
(5) 先前商標的知名度（販售、廣告、使用時間）
(6) 相似商標使用在相似的商品的數量與性質
(7) 實際混淆的程度
(8) 在沒有實際混淆的證據下同時使用的時間與條件
(9) 使用與沒有使用商標的商品，如家族標誌
(10) 商標申請人與先前商標權人之間的市場分界線
(11) 申請人有權排除他人使用商標的程度
(12) 潛在混淆的程度，是微量還是有實質的混淆
(13) 其他證明使用商標的效果的事實
(2) 在商標註冊申請書中描述的商品或服務的本質與前案的相似度
(3) 建立或是可能繼續的貿易渠道的相似度
(4) 買家對於銷售商品衝動、謹慎或精明的條件
(5) 先前商標的知名度（販售、廣告、使用時間）
(6) 相似商標使用在相似的商品的數量與性質
(7) 實際混淆的程度
(8) 在沒有實際混淆的證據下同時使用的時間與條件
(9) 使用與沒有使用商標的商品，如家族標誌
(10) 商標申請人與先前商標權人之間的市場分界線
(11) 申請人有權排除他人使用商標的程度
(12) 潛在混淆的程度，是微量還是有實質的混淆
(13) 其他證明使用商標的效果的事實
針對其中幾個判斷因素，顯然Tiger與Barclays申請的商標文字一模一樣，不論是否為相同商品或服務，一樣的商標本來就會造成混淆；對於商品或服務是否相似，法院同意商標的使用確實會用在不同於原本商標申請的商品或服務上，例如證據顯示銀行服務使用了系爭商標，但也連結到相關產品的使用，如酒類。以上判斷的主要理由是「LEHMAN BROTHERS」具有高知名度，使得其有足夠廣的保護。
因此，或許Tiger沒有主動混淆消費者Barclays在賣酒的意圖，但因為要使用歷史悠久的「LEHMAN BROTHERS」，但也算是想要以高知名度的系爭商標販售其商品，法院仍判定Tiger企圖使用系爭商標而產生的混淆的可能性。
結論是，法院同意TTAB依據Dupont factors判定Tiger商標申請案產生混淆的可能性的判決。
(3)針對Tiger主張Barclays欠缺使用系爭商標的善意的議題，根據以上討論，長久以來使用系爭商標提供金融服務，也沒有拋棄相關商標權，致使CAFC判斷Barclays並未欠缺使用系爭商標的善意。
CAFC確認TTAB在此案中的判決 - 否決Tiger Lily商標申請案，另外是不同意Barclays交叉上訴的議題，也就是有關商標價值被稀釋以及Tiger缺乏善意等相關議題。
關於DuPont factors可參考之前報導：
- 消費者對商標文字的"前半部"的注意造成了混淆 - FocusVision Worldwide v. Information Builders Inc. (Fed. Cir. 2021)（https://enpan.blogspot.com/2021/06/focusvision-worldwide-v-information.html）
- 不夠知名的商標不會被其他相似商標減損價值 - Pure & Simple Concepts v. 1 H W Management (Fed. Cir. 2021)（https://enpan.blogspot.com/2021/06/pure-simple-concepts-v-1-h-w-management.html）
- 商標混淆的可能性：DuPont factors - In re Guild Mortgage Company (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/01/dupont-factors-in-re-guild-mortgage.html）
本篇重點：
1. 商標是否混淆，不用考量是否在同一類別。
2. 即便"知名"商標已經拋棄，但其識別性還是存在。
3. 即便有限度的使用，也足夠避免被認定使用被中斷。
4. 即便用在不同的商品或服務，但是使用與真正知名的同名商標仍可能產生混淆。
CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1107.OPINION.6-1-2022_1959264.pdf（備份：https://app.box.com/s/piierha1ddcbn018ahtph7ti4dutqkkp）
資料參考：
Ron
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