案件資料：
原告/交叉被告/被上訴人：GOLDEN EYE MEDIA USA, INC.
交叉被告/被上訴人：FARZAN DEHMOUBED, JENNIFER DUVALL
被告/交叉原告/上訴人/設計專利權人：EVO LIFESTYLE PRODUCTS LIMITED（前身是Trolley Bags UK Ltd(TB UK)）, FKA TROLLEY BAGS UK LTD
系爭設計：D779,828
系爭商標：「TROLLEY BAGS」
判決日：June 22, 2022
從各方角色稍微有點複雜可知需要交代一下整個故事背景。案件緣起設計專利權人Evo Lifestyle Products Limited對美國南加州地方法院判定系爭設計（D779828）無效、侵權不成立以及商標侵權不成立等判決提起上訴。
系爭設計D779828關於一種可折疊袋子，可以用在賣場購物車上：
本案"被告"Evo Lifestyle（雖是系爭設計權人，但尚未真正提起侵權告訴就被判定設計專利無效）的前身TB UK擁有商標「TROLLEY BAGS」，販售上述設計並使用此系爭商標的袋子，而被告GEM則是販售使用「LOTUS TROLLEY BAGS」商標的袋子。（編按，"TROLLEY"有手推車的意思）
搜尋這些袋子，"一套(要多個才顯得好用)"價格約50美元，真是好用的設計。
於2017年，TB UK向GEM發出禁止販售侵權產品的警告信，隔年GEM向法院提起確認之訴（declaratory judgment），包括設計侵權不成立、設計專利無效（理由是設計特徵為功能性且為顯而易見）、商標侵權不成立等請願，雙方也都提起簡易判決（summary judgment）請願。
地院判決：設計無效、即便有效侵權仍不成立，商標侵權也不成立。
TB UK上訴CAFC。
CAFC階段：
設計的功能性議題：
針對設計的功能性（functionality），就是有效設計的判斷僅會針對其中「非功能性（即裝飾性）」元素判斷其是否具備創造性，判斷時會排除其功能性的外觀（因為執行功能而必須的外觀），其中判斷何謂功能性元素，應用的是「Sport Dimension」五個測試因素，而雙方對地院應用這個測試方式有不同的意見。
雙方爭議在判斷設計是否有專利性時，設計中的功能性元件判斷，考量的是「dictated by function（被功能支配）」還是「dictated solely by function（僅被功能支配）」？這字面上確實有程度的差異。
引用前例，講得很清楚，設計要取得設計專利，設計必須不能僅被功能所支配，也就是設計不能只是執行其中功能的可能外觀（"For a design to be protectable by a design patent, “the design must not be governed solely by function, i.e., that this is not the only possible form of the article that could perform its function.”"）。
如果設計被其物品實用的目的所支配，設計專利無效（"a design patent is invalid if the design is "dictated by the utilitarian purpose of the article""）。
針對設計是否被功能所支配，法院考量的5個因素：
(1) “the protected design represents the best design,”
(2) “alternative designs would adversely affect the utility of the specified article,”
(3) “there are any concomitant utility patents,”
(4) “the advertising touts particular features of the design as having specific utility,” and
(5) “there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function.”
(1) 受到保護的設計表現出最佳設計；
(2) 替代的設計不利地影響其實用性；（非這樣不可，其他設計就不好用）
(3) 有其他共存的發明專利；
(4) 廣告宣傳設計的特定功能的實用性；以及
(5) 設計中有任何元素或是整體外觀明顯不被功能所支配。
（重要）依照上述5個判斷因素，例如袋子上橫桿的設計是為了要符合購物車的設計，如果用其他替代方案就會不利地影響袋子的功能，如此，上述第一、第二與第五因素判斷設計為無效。第三因素判斷是沒有共存的發明專利，特別的是，第四因素判斷中，法院證實TB UK在其網頁上強調了其功能在於：袋子的設計可以減半結賬時間、包裝更快速與簡單，以及過程中沒有打開袋子的麻煩。
因此，CAFC同意地院判斷上述袋子的設計確實是由功能所支配，設計專利無效。
以下議題僅帶過。
設計的顯而易見議題：
前案Doyle與Brennan：
設計的商標侵權議題：
商標侵權不成立。
my two cents:
從系爭設計以及雙方各自網頁販售的產品，感覺真是不錯的設計，法院的判斷雖然是傾向袋子的設計是功能性的設計，也就是沒有其他外觀的可能性或是替代方案，這點...對於原創的設計者而言真是有些殘忍，但也可理解因為這些袋子似乎不會用在別的地方，就只是為了賣場購物車的樣子來設計。
不過，當時設計時沒有提出「發明專利」申請就是最大的敗筆了，雖然可能無法預料設計有功能性外觀的問題（這是後見之明），但對於新穎的"功能性"設計而言，發明專利的布局應該是再自然也不過了!!!
許多參考前例與報導：
相關前例可參考：
- 功能性支配的設計專利性判斷 - Sattler Tech Corp. v. Humancentric Ventures, LLC (PGR2019-00030)（https://enpan.blogspot.com/2021/08/sattler-tech-corp-v-humancentric.html）
關於Sport Dimension five-factor test可參考過去報導：
- 設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/sport-dimension-inc-v-coleman-co-inc.html）
- 設計侵權判斷的幾個因素 - Hafco Foundry v. GMS Mine (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/03/hafco-foundry-v-gms-mine-fed-cir-2020.html）
關於設計功能性討論的報導：
- 設計專利與其可專利性討論（https://enpan.blogspot.com/2015/10/blog-post.html）
- 設計專利侵權討論 - Apple v. Samsung案例（https://enpan.blogspot.com/2015/08/apple-v-samsung.html）
CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2096.OPINION.6-22-2022_1967978.pdf（備份：https://app.box.com/s/61ldztgbn0xbwmu1vb43zqz1lap4stq8）
參考資料：
Ron
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