本篇案例是看到公司電子報的報導,覺得有點興趣,似乎對LG也是很重要,因此來看看,案件源起LG以US11,251,394等專利在東德州地方法院對中國的天馬為電子公司(Tianma)提起侵權訴訟,涉及LCD與OLED等技術,天馬即對至少本案要討論的US11,251,394提起IPR異議程序。
根據本篇結論,如果異議人上訴後結果不變,很多中國(或各國)政府入股(佔一定比例)的公司都有可能在美國IPR/AIA的程序上就先敗陣了。
IPR2025-01579案件資訊:
IPR異議人:TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.
專利權人:LG DISPLAY CO., LTD.
系爭專利:US11,251,394
決定日期:March 18, 2026(撤回異議請求,理由:Petitioner Has Not Met Its Burden)
本篇並非討論什麼技術問題,而是請願人資格就不符。
但是,既然是專利且案件結果與技術關係不大,仍可理解一下。案件源起香港公司Tianma Microelectronics Co., Ltd.(天馬微電子)等人對系爭專利提起IPR異議程序(Petition for Inter Partes Review,2025 Oct 23)。系爭專利關於OLED顯示器,單純從專利範圍看應該是十分基礎的專利(最早母案可以溯及2017年,優先權則可溯及2016年),但這樣的專利範圍經分析,根據異議人的說法,主要的專利特徵有兩個元件:bridges+bank。
異議證據包括:
Claim 1與其圖式:
本案經Tianma對系爭專利提起IPR異議程序,LG隨即請求撤銷啟始IPR(request for discretionary denial of institution),簡單來說,LG主張其背後涉及政府(中國),Tianma只是人頭。
根據以上引用內容,專利權人LG主張異議人未披露全部利害關係人(real parties in interest,RPI),認為其中包括外國政府國防實體(意指中國國防部之類的吧!),並且主張以上未披露行為涉及國家安全利益,因此請求駁回啟始IPR。
厲害的策略之一就是LG在實質審理前就先攻Tianma提起的IPR資格,因為Tianma是中國政府全資擁有的「中國航空工業集團公司(AVIC)的子公司」。其中,異議人Tianma隱藏了部分事實,Tianma聲明顯示AVI僅持有Tianma的10%或以上的股份。
進一步地,LG還提出證據證明AVIC在美國商務部的「實體清單(entity list)」中列為「其活動有損(contrary to)美國國家安全或外交政策利益的實體」,也就是在此清單中的公司都沒有權利可以提起IPR。
這個被公司入股的公司,到底多少股才算,應該是實質funded(入注資金)、controlled(掌控)與directed(支配)的情況。
其中引用美國最高法院案例 - Return Mail, Inc. v. United States Postal Service (Supreme Court 2019),最高法院裁定外國政府沒有提起IPR程序的立場(或資格)。案例提出"非人(法人、自然人)"就不能提起IPR,雖最高法院沒講明是指政府,但普遍解釋就是直指外國政府(主權、sovereign)。
文中有許多篇幅討論以上議題,包括美國政府是否可以挑戰他人的專利、涉及他國政府的專利、他國政府是否可以挑戰美國政府的專利...等,其中關於很多權利義務的討論,可能要花不少時間釐清,這就交給律師。不過這裡提到,本案異議人Tianma與其他列於上述美國商務部的「實體清單(entity list)」中公司是常見IPR程序的異議人,因為本案成立,將成為許多人檢視過去IPR決定的參考,這也導致在提起IPR時,公司可能會想辦法迴避這些限制。
這裡就簡單提出檢驗是否適合提起IPR的條件,也是要提起IPR需要注意的事實:
(1)提起IPR異議程序的當下,外國政府不能是異議人的利害關係人(RPI);以及
(2)如果專利權人懷疑,異議人需要證明外國政府不是利害關係人。
在本案中,至少Tianma承認AVIC有持股,經查AVIC對Tianma有實質控制權,且AVIC列於上述實體清單內,本案異議人Tianma曾在其他IPR中承認有外國政府掌控的實體是利害關係人。
如此,LG已經證明Tianma是"非人"掌控的公司,且涉及他國政府,而Tianma也沒有盡到揭示利害關係人的義務,PTAB裁定撤銷IPR程序。
本篇IPR不啟始("Denying Institution of Inter Partes Review")審理的理由主要引用以下案例:
-最高法院Return Mail案:最高法院認證「政府」不是「人」- Return Mail, Inc. v. United States Postal Service (Supreme Court 2019)(https://enpan.blogspot.com/2019/07/return-mail-inc-v-united-states-postal.html)
my two cents:
我想以上爭議雖可能有針對性,但應不僅是針對中國政府(在中國大陸的公司背後有軍方/政府掌控的公司,在美國提起訴訟或是IPR等應該都會被嚴格檢驗),也可能適用其他國家,對於被任一提起IPR/AIA程序的專利權人而言,可以考慮先調查對方身世,對於政府實質掌控的公司在此立場爭議上都可能列於下風。
以下列舉(僅摘錄)IPR程序中提出的補充資訊,其中被美國「國防授權法(National Defense Authorization Act)」列出為中國軍工產業的公司:
本案IPR異議理由(備份):https://app.box.com/s/wqa09ig76rgaitp57walo25pt2nh85xm
本案IPR拒絕啟始意見(備份):https://app.box.com/s/bk2suflgoyg3ii8gcvd8bk5srjihrnkx
Ron
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