"本發明/present invention"用語是否形成限制？it depends ... - Absolute Software v. Stealth Signal (CAFC 2011)

繼之前討論：再探使用"present invention"造成限制專利範圍的案例 - Astrazeneca v. Hanmi (CAFC 2013)（https://enpan.blogspot.com/2024/10/present-invention-astrazeneca-v-hanmi.html），在此繼續案件二的討論：

原告/上訴人：ABSOLUTE SOFTWARE, INC. AND ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION

被告/交叉上訴人：STEALTH SIGNAL, INC. AND COMPUTER SECURITY PRODUCTS, INC.

系爭專利：

Absolute Softwrae：US6,244,758; US6,300,863 ; US6,507,914

Stealth Signal：US5,406,269

判決日期：October 11, 2011

本案緣起兩間公司之間的侵權訴訟，系爭專利技術運用軟體方法追蹤被偷筆電的移動軌跡，兩間公司互相告對方侵權。在地方法院階段，簡易判決雙方相互都不侵權。結果，雙方也都上訴CAFC。

其中，Absolute Software公司挑戰地方法院解釋專利範圍以及對簡易判決侵權不成立的結果提起上訴；另一方Stealth Signal公司同樣也對地院解釋專利範圍與簡易判決結果提起上訴。

列舉Absolute系爭專利'758的Claim 1，其中描述的方法代表這一系列專利的技術特徵，其中描述追蹤電子裝置的方法，電子裝置中安裝agent，用以提供電子裝置的標記與位置資訊給主機系統（host system），在方法中，當偵測到電子裝置離開，以電子裝置中的agent與主機系統通訊，即主動將標記通過網路提供給主機系統，藉此識別電子裝置，接著通過通訊連線判斷電子裝置的位置。

1. A method for tracing an electronic device having an agent, said agent used for providing identifying indicia and location information for said electronic device to a host system, said electronic device connectable to said host system through a global network, said method comprising the steps of:

loading said agent within said electronic device for initiating communication with said host system such that said agent evades detection;

automatically providing said host system with said identifying indicia through said global network for determining the identity of said electronic device; and

providing said host system with one or more of the global network communication links used to enable transmission between said electronic device and said host system, said communication links used for determining the location of said electronic device.

列舉Absolute系爭專利'914的Claim 4，其中描述一個電腦安全監控系統，其中包括具有影音介面的電腦（被追蹤對象）、電信介面，以及電腦中的agent，agent用以傳送訊號至電信介面，以連線到主機監控系統，並提供電腦標記，使得主機監控系統可以識別電腦是否是通報遺失的電腦。

4. A computer security monitoring system, comprising:

a computer having visual and audible user interfaces;

a telecommunication interface operatively connected to the computer; and

agent means embedded in the computer for sending signals to the telecommunication interface including signals for contacting a host monitoring system without signaling the visual or audible user interface, and for providing the host monitoring system with identification indicia of the computer, whereby the host monitoring system could identify whether the computer has been reported lost based on the identifying indicia.

列舉Stealth系爭專利'269的Claim 12，描述一種遠距效能監控系統，在使用者操作電子裝置時用以監視與收集效能資料，並將收集到的資料傳送到中央站，其中比對接收到的效能資料與期待的效能資料，藉此監視電子裝置，遠距系統包括監視手段，用以收集資料；格式化手段，用以產生訊息封包；傳送手段，能將格式化的訊息傳送到中央站。

12. A remote site performance monitoring system for inclusion in an electrical apparatus to monitor and collect performance data thereof during operation surreptitiously of a user of said electrical apparatus for transmitting said collected performance data to a central site means for comparing the received collected performance data with expected performance data for electrical apparatus of the type in which said remote site performance monitoring system has been added, said remote site system comprising:

monitor means programmed for collecting data on at least one performance feature of said electrical apparatus of interest to the system surreptitiously of a user of said electrical apparatus;

formatting means for creating a message bearing packet containing data collected by said monitoring means; and

transmission means for initiating, at a semi-random rate, the transmission of the message packet from the formatting means to the central site means of the system surreptitiously of a user of said electrical apparatus.

根據上列舉專利範圍，各家專利寫法風格不同，但初步看來都是專利範圍很廣的專利。不僅是各方的專利，判決也介紹了雙方的軟體產品。

地院階段：

為了解釋專利範圍，地方法院採用專家證詞，訴訟雙方也回應專家的解釋，甚至都提出反對意見（編按，律師與學校教授之間一般對技術的解釋有很大的歧異）。

Absolute指出兩個不同意見（也是上訴議題），包括(1)專利範圍中的"automatically"，以及(2)關於手段功能用語的專利範圍解釋過窄（“narrow legal issue”），還有一個Stealth專利中用語(3)“semi-random rate”的解釋。

地方法院認為Stealth的被告產品XTool Tracker並沒有執行Absolute專利中“providing said host system with one or more of the global network communication links”等的特徵，也就是Absolute並沒有證明XTool中的agent有傳送連結到主機。

地方法院認為Absolute的被告產品Computrace並沒有使用Stealth專利中的"semi-random rate"與"terms of said usage agreement"的技術。

因此地院判決基於專利範圍解釋，雙方都侵權不成立。

CAFC階段：

法院採用兩步驟侵權判斷（同時運用文義侵害與均等論等判斷原則）：

(1)First, the claim must be properly construed to determine its scope and meaning.

(2)Second, the claim as properly construed must be compared to the accused device or process.

其中重要的議題之一就是專利範圍解釋，也就是採用判例"Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)"的解釋原則。（可參考：合理解釋專利範圍的案例 - Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)（https://enpan.blogspot.com/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html））

Absolute主張：

Stealth主張：

基本上，侵權議題判決都是基於專利範圍解釋與產品的技術比對，在此忽略細節。其中涉及答辯內容是否有waiver（棄權）的議題也是蠻有意義的，因為法院判斷Absolute對於專家的證詞提其反駁僅是對地院的表示意見，而未發現有棄權，在此僅摘錄如下。

而本次主要討論的是說明書記載「present invention」影響專利範圍解釋的議題。

根據Absolute對專家解釋Stealth系爭專利中「semi-random rate」的解釋的反對意見，法院請的專家證人在解釋此用語時，將重點放在查證系爭專利說明書記載的實施例，主要理由是因為Stealth專利'269說明書將此段內容表示為「present invention」：

對應說明書段落：

也就是說，'269案說明書明確地表示"present invention"的技術，其前後文成為專家證人限制專利範圍解釋的依據。

當然，對於Stealth的回應就是認為不能以說明書實施例內容限制專利範圍，並表示專家證人刻意忽略了一些說明書中如as an optional feature, ... preferentially... 等稍微有解釋空間的用語，甚至Stealth認為"semi-"指的是"somewhat"！

CAFC並不同意Stealth的反對意見，但也不同意專家證人以說明書中"present invention"用語來限制整個發明為特定實施例。

這裡法院採用比較折衷的解釋，不同意片面地使用"present invention"就限制了專利範圍，但也需要看前後文以及是否有其他內部證據的支持。

這裡引用前例－"Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295, 1308 (Fed. Cir. 2007)"以及"Honeywell Int'l, Inc. v. ITT Indus., Inc., 452 F.3d 1312, 1318 (Fed. Cir. 2006)"，認為，如果專利整體都在描述本發明特徵，或是僅有特定元件為本發明，這些都限制了專利範圍，也就不支持較廣的專利範圍。

（參考過去報導：說明書內容述及"本發明"的描述可能限制了請求項範圍（https://enpan.blogspot.com/2014/01/blog-post_6.html））

也就是說，法院雖不同意僅片面因為使用"present invention"就限制了專利範圍，但如果整篇說明書也就只有單一內容、實施例，內部證據不支持其他解釋，加上使用了"present invention"用語，也就沒有其他解釋空間了~

使用"present invention"產生了限制？以上法院的表達（如以下摘錄內容）應該就比較客觀以及具有說服力了。

如此，因為Stealth的'269說明書使用"present invention"時還明確表示其中有兩個optional features，以及相關前後文的描述，CAFC解釋Stealth的'269專利範圍並不以說明書中"present invention"作為限制專利範圍的依據。

不過，真是峰迴路轉，即便CAFC給予"present invention"用語一點點救贖，但檢視專利'269內容，CAFC法官"就事論事"仍是認為"semi-rand rate"除了地方法院的解釋外，沒有其他解釋。

my two cents:

本案很多議題需要詳究判決全文，但是主要的"present invention"用語可參考以上內容。

這樣看來，雖然法院給了無辜的"present invention/this invention"一些平反，但仍應盡量避免在說明書寫出＂present invention＂或是其他等效的用語，並且也要具體說明這些內容僅是範例、實施例，並非用於限制專利範圍，然而，如果說明書一再反覆地強調一些特徵，或是僅一個實施例又沒有其他解釋空間，仍不能排除作為限制專利範圍的依據。

CAFC 2011年判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/10-1503.pdf（備份：https://app.box.com/s/42zkistkrv5vcxmw6h8i5e9lvup0i8du）

Ron

習知圖式形成AAPA - 訴願案(10/948,402)討論

在查圖式中標記「Prior Art」的規定時，發現圖式標示"prior art"也是有點學問的，根據MPEP608.02(g)規定，一開始就說以圖式表示先前技術是沒有需要的，還要求刪除!!! 然而，如果需要通過先前技術圖式理解本發明，則可保留並標記為"Prior Art"。

608.02(g)    Illustration of Prior Art

Figures showing the prior art are usually unnecessary and should be canceled. Ex parte Elliott, 1904 C.D. 103, 109 OG 1337 (Comm’r Pat. 1904). However, where needed to understand applicant’s invention, they may be retained if designated by a legend such as "Prior Art."

而我曾經收到以下審查意見，原始圖式針對習知技術的圖式標記為"Related Art"，審查委員認為應該標示"Prior Art"，姑且不論是否是審查委員的個人偏好，或是法律這樣規定不得用其他用語取代，經查網路上的各種資訊，其實很少針對此議題的案例。

然仍在All Things Pros已經沒有更新的部落格中找到本次想要分享的案例，其中專利申請人針對圖式"沒有"標示"prior art"答辯認為其並未建立申請人承認先前技術（AAPA），因為"圖式涵蓋發明的部分"，但USPTO審查意見與訴願決定都判定此案仍因AAPA而不具新穎性。

專利申請號：10/948,402

系爭申請案爭議的圖式：

03/18/2008 最終駁回（駁回圖式理由：本案圖1的描述在段落0009，其中都是在描述相關技術）

在102議題中，圖1的描述被視為是本案的AAPA（申請人承認的先前技術）

申請人在說明書也承認本案與習知僅為細微差異，使得在最終審查意見中被判定本案不具新穎性。

06/17/2008 訴願請求

08/18/2008 提交訴願理由

01/26/2009 受理訴願

12/11/2009 訴願決定 - 訴願駁回，訴願委員會確認審查意見：基於AAPA發明不具新穎性。

訴願號碼：2009-006771

申請日：10/948,402

決定日：Dec. 10, 2009

my two cents:

本案例因為專利說明書中明確地在習知技術的部分描述Figure 1，卻又承認與本發明差異不大，使得審查時認為Figure 1建立了AAPA，也據此駁回申請案。可知，說明書描述先前技術需要考量是否建立了AAPA。

本案說明書的一些AAPA證據：

資料來源：All Things Pros https://allthingspros.blogspot.com/2012/09/petition-decision-drawings-prior-art.html

Ron

犀牛盾RHINOSHIELD v. 惡魔殼DEVILCASE「違反公平交易法」之判決 - 最高法院民事裁定113年度台上字第1585號

手機保護殼的兩大“可客製化”廠商（犀牛盾v.惡魔殼）的侵權以及基於抄襲的不公平競爭訴訟應該是有點意思，目前最新的狀態是最高法院(第三審)駁回惡魔殼（迪摩凱斯）的上訴，這裡回溯看一下第二審判決以及第一審的系爭產品內容。

查一下他們的台灣專利，「迪摩凱斯」是在新竹的台灣公司，目前看到的中華民國專利有18件新型專利與5件設計，沒有發明專利，其中一些簡圖：

「愛進化」經查是新加坡商，在台灣的據點有台北與台中，佈局專利則是更積極地多，也很多會主張美國臨時申請案，可見專利佈局應該是比較廣的（尚未深入探索），目前查出的台灣專利有23件發明(公告專利)、13件新型與57件設計，一些簡圖如下：

愛進化官網上也列出其智慧財產的佈局，涵蓋台灣、大陸、美國...等很多國家：

[目前-第三審]

最高法院民事裁定113年度台上字第1585號

上訴人：迪摩凱斯國際股份有限公司（惡魔殼DEVILCASE）

被上訴人：愛進化科技股份有限公司（犀牛盾RHINOSHIELD）

涉及法條：公平交易法第4條

判決日：民國 113年10月16日

判決：上訴駁回

系爭產品：iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max手機保護殼

判決：迪摩凱斯公司陸續於108年1月、109年9月間行銷販售之手機保護殼，高度抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀設計，其相關之背板圖樣等配件亦有類似情事，消費者在異時異地隔離觀察，確有產生混淆誤認之虞，在未能充分了解該兩品牌背後所屬公司相互關係下，實有可能誤認兩品牌間有加盟或授權關係，或屬被上訴人旗下品牌或關係企業之聯想，對消費者而言足以構成混淆，難以分辨其間差異。

[第二審]

智慧財產及商業法院112年度民公上字第2號

上訴人/附帶被上訴人：迪摩凱斯國際股份有限公司

被上訴人/附帶上訴人：愛進化科技股份有限公司

判決日：民國113年5月30日

系爭產品：

惡魔盾一代、二代手機殼 v. Mod NX手機殼

第二審判決：

迪摩凱斯公司行銷、販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀，屬足以影響交易秩序而顯失公平之行為，違反公平交易法第25條之規定。

其中，法院援引公平交易法第25條，認為判斷是否「足以影響交易秩序」時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。

判決違反公平交易法理由摘錄如下（以下黑體底線部分是我認為涉及不公平交易的重要觀點）：

(1)二者均係從事生產、銷售手機殼商品之業務，所訴求之消費者相同，營銷管道亦類似，是其彼此間具有公平交易法第4條所規範之競爭關係。

(2)是就手機殼之整體外觀設計、包覆弧度及厚度觀察，迪摩凱斯公司之系爭惡魔盾一代、二代手機殼不論在表面咬花加工處理、可拆式按鍵、以凹刻方式刻印品牌名稱及充電孔內之墊片設計，以及手機殼之包覆高度、包覆弧度及側邊厚度等特徵，均與愛進化公司之系爭Mod NX手機殼相仿，予人之整體外觀感受並無明顯差異。

(3)迪摩凱斯公司就搭配系爭惡魔盾一代、二代手機殼之前揭背板所推出之主題、概念、圖樣均與系爭Mod NX手機殼背板圖樣極為近似。

(4)綜觀兩造之產品設計及行銷方式，以及相關消費者對系爭Mod NX手機殼與系爭惡魔盾一代、二代手機殼之評價等情，足證不惟迪摩凱斯公司所販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀設計，其相關之背板圖樣等配件及行銷手法亦有類似情事，對消費者而言足以構成混淆，難以分辨其間差異，對參與市場經營之事業而言，亦足以影響交易秩序之穩定。

(5)是迪摩凱斯公司所行銷、販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼予人之整體觀念、寓目印象已達高度抄襲系爭Mod NX手機殼之程度，消費者在異時異地隔離觀察，確有產生混淆誤認之虞。

(6)迪摩凱斯公司藉由如此經營模式，除可大幅減省自行設計創作之時間、勞費外，亦可吸引更多潛在消費者，使喜好系爭Mod NX手機殼設計之消費者轉而選擇購買系爭惡魔盾一代、二代手機殼，而產生替代效果。

本篇涉及損害賠償的判決內容可以看到雙方市占與銷售：

犀牛盾：系爭Mod NX手機殼在109年、110年間市占率大多維持在30.86％至52.13％不等，其中109年整年度之銷售量總計為602,176只，平均每月為50,181只，110年整年度之銷售量總計為587,046只，平均每月為48,921只。

從上可以看出犀牛盾是佔很高，每個月可以賣出5萬個殼，真是厲害。而判決文將惡魔殼的銷售數字遮掉，最後是判決賠償100萬台幣。

然而，並不是原告每一個主張都是勝訴的，例如原告反覆強調並進行市調主張「邊框背板模組化與厚度設計」為其著名表徵，認為「被告侵害伊系爭Mod NX手機殼之「邊框背板模組化與厚度設計」之著名商品表徵」，但法院判斷，認為調查結果難脫操縱之嫌，因此判定前開調查報告尚不足以作為相關消費者已得藉由系爭Mod NX手機殼之「邊框背板模組化與厚度設計」作為辨識系爭Mod NX手機殼表徵之依據。

[第一審]

中華民國112年6月6日智慧財產及商業法院110年度民公訴字第9號

查第一審判決主要是要貼上系爭產品的畫面，截圖幾張如下。

原告系爭產品之一：

被告產品：

my two cents:

先說敗訴者不代表產品不好（我的家人就覺得D牌比較好，但R牌產品比較多樣），但是訴訟結果確實可能會影響一些吧！另外，要加入戰局要先準備好武器 - 智慧財產權（專利、設計、商標等），讓我也想到Nike v. Skechers、Adidas v. skechers，訴訟議題涵蓋專利、設計與商標，都是因為競爭者確實給了很大的壓力，訴訟就是解決方案之一。

日前剛好購買某一方保護殼，也同時查詢另一方產品，雙方在線上客製化網頁都有很厲害的設計，但網頁的設計邏輯有些不同，其實產品也有差異，不過整體上確實有「選擇障礙」，而我的女兒仍是很容易看出不同，也考量了價格與其中背板圖案，馬上可以選擇其中之一品牌。

本篇僅是針對公平交易法在看什麼的角度來整理一些判決內容。很特別的是，雖犀牛盾（愛進化公司）專利佈局很廣，但少從專利侵權來告（僅查出有一件判決），可能是因為這兩間公司在手機殼業務各面向上都相互是直接對決的競爭者，而公平交易法涵蓋面向（產品面、市場面、競爭面）在策略上選擇上是比較全面的。

中間有個不公平競爭的爭點我覺得可以講，如以下判決內容：

判決內文：『是縱使手機殼有關可拆式按鍵、表面咬花、充電孔墊片、品牌名稱之刻印方式等部分設計係業界常見之設計方式，然最後仍有多種呈現方式，予人之整體外觀亦不盡相同，此觀系爭Mod NX手機殼及系爭惡魔盾一代、二代手機殼與被證1至6、8手機殼之整體外觀顯然不同即明；反而系爭惡魔盾一代、二代之整體外觀係更近似於系爭Mod NX手機殼，已如前述。是縱有部分係業界常用之設計方式，非愛進化公司所得專用，惟迪摩凱斯公司就系爭惡魔盾一代、二代手機殼整體設計所選用之各細節部分，予人整體之視覺感覺與系爭Mod NX手機殼實屬近似。』

市面上手機殼琳瑯滿目，各式各樣，在設計上雖都是「功能性」（這在設計侵權上可以用來答辯），因為都是要符合手機本身的設計挖孔、鑽洞、產品的弧度、深度與寬度等，這些功能性的設計都必須符合手機設計，產品很像是很正常的，但是法院判決時，有將其他品牌的手機殼也納入比對，承認有很多相似處是業界常用設計方式，非原告專用，但表示被告產品其實是可以在細節上與原告產品產生差異（例如品牌名稱打印的位置），但卻選擇用一樣的設計，這會讓人覺得有抄襲之嫌。

另外，本案為公平交易法的訴訟，且為勝訴，這是針對直接對決的競爭者很有效，如果對許多市面上廠商則有警告意味，查原告專利全球佈局的內容，打專利戰也是可以的。

經查司法院網站，愛進化公司目前僅有一件設計專利侵權的判決，被告也是迪摩凱斯：智慧財產及商業法院民事判決109年度民專訴字第12號。經查，本案法院判決系爭專利有撤銷原因，因此不得對被告主張權利。也就是專利訴訟未果，但從本次報導可知，以違反公平競爭法的訴訟卻很成功，原告連贏三場，或許就是原告為何選擇以違反公平交易法而不以專利訴訟來打擊對手的理由吧！

Ron

再探使用"present invention"造成限制專利範圍的案例 - Astrazeneca v. Hanmi (CAFC 2013)

過去曾報導：說明書內容述及"本發明"的描述可能限制了請求項範圍（https://enpan.blogspot.com/2014/01/blog-post_6.html）。鑒於有些發明人又有些質疑（例如使用＂本揭露＂取代＂本發明＂之類怪怪的寫法），需要反芻一下，再仔細看看「the present invention」造成的影響，還有說明書過於強調的用語，如"novel"，是否也會造成解釋專利範圍的限制？

原告/上訴人：ASTRAZENECA AB, AKTIEBOLAGET HASSLE, ASTRAZENECA LP, KBI INC., AND KBI-E INC.

被告/被上訴人：HANMI USA, INC., HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD., HANMI FINE CHEMICAL CO., LTD., AND HANMI HOLDINGS CO., LTD.

系爭專利：US5,714,504、US5,877,192

判決日期：December 19, 2013

本案從原告AstraZeneca對被告Hanmi提起侵權告訴，地方法院解釋系爭專利'504的專利範圍中用語"alkaline salt（鹼性鹽）"以及'192中"pharmaceutically acceptable salt（藥學上可接受的鹽）"後判決侵權不成立，原告不服而上訴CAFC。

系爭專利'504專利名稱是「compositions」，claim 1描述一種口服藥：

'192涉及，Claim 1描述一種透過抑制胃酸分泌來治療胃酸相關疾病的方法，其中使用的藥劑如下，能在治療胃酸過程中降低血漿濃度。

地院階段：

(1)地方法院解釋專利範圍中用語引用說明書內容。

'504說明書中記載瞭發明人發現某些形式"omeprazole enantiomer"的鹽可以改善藥物動力學和代謝特性，進而改良治療效果。'504的說明書記載所述"鹽"是由六種正離子定義的：Na+, Mg2+, Li+, K+, Ca2+, or N+(R)4。

(2)解釋專利範圍參考審查歷史。

在系爭專利審查過程中，原告AstraZeneca宣稱實驗其中特定"enantiomer/對映異構體"產生好的結果，其中較佳的為：“(-)-omeprazole” or “(S)omeprazole，後者亦稱esomeprazole，因此申請人修正專利範圍使發明著重在此成分"enantiomer"上。但是在後續領證專利範圍並未反映出上述幾個正離子，而以“alkaline salt”或“pharmaceutically acceptable salt”取代。

如此，原告即基於上述幾個正離子製造藥品「Nexium®」。

在2000年，本案被告Hanmi向美國食品及藥物管理局提起新藥申請，但其中並沒有使用了上述幾個正離子的成分。

原告AstraZeneca解釋專利範圍中用語「"alkaline salt", "pharmaceutically acceptable salt"」指的是任何基本的鹽，具有更廣的涵義，而Hanmi則主張系爭專利範圍涵蓋的鹽僅限於上述幾個說明書揭露的鹽：「Na+, Mg2+, Li+, K+, Ca2+, or N+(R)4」。

結果地方法院法官同意Hanmi的主張，結果兩件系爭專利範圍都限定在上述六個正離子成分，作出侵權不成立決定。

CAFC階段：

原告上訴CAFC，上訴議題為：是否說明書限制了請求項中的"alkaline salt"為特定的鹽？

原本"alkaline salt"字面上是很廣的用語，應非限制在特定成分才是，但CAFC法官同意地方法院解釋，認為系爭專利範圍應限制在說明書記載的六個正離子成分，主要理由是說明書明確排除了其他成分（clear disclaimer）：

第一，在上述引用的段落中明確使用了「the present invention」，特別提到以上六種"新鹽"的成分。

第二，在摘要中明確描述這些為"novel/新穎"的成分。

法官認為，這些段落都明確地限定了發明的特徵，並且清楚地排除（disclaiming）了其他可能。

結論，因為法院引用說明書與審查歷史判定專利範圍限定在特定成分上，並認為申請人明確排除了被告使用的成分，因此侵權不成立。

my two cents:

我認為「the present invention」是否形成限制，仍是case by case，但因為產生疑慮，就不要這樣寫，避免橫生枝節，畢竟我們現在寫專利說明書的寫法除了習慣外，應該都是基於許多案例方方面面的限制。

另外，確實也應該避免說明書過於強調或是排除的用語，雖然當專利面臨審查核駁，總是會妥協，但說明書用語可以先避免。

在判決文中，隱約也可知道法院認同一些說明書可以使用擴大解釋的用語，只是發明人用意並非擴大本次議題內的成分而已。例如："exemplified"。又認為一些用語有意無意地限制了專利的解釋，如說明書常常會用的"also"(表示認同其中特徵)，"mentioned above"(表示沿用上述內容)，"as claimed"會形成限制，"Markush-type"請求項是限制在其中描述的成分中...，以及本案系爭專利說明書句子「"genus of alkaline salts disclosed in the application and as claimed herein"」形成的限制。

我認為，許多出現爭議的用語都是「習慣」造成，可能是專利工程師/律師的寫作習慣；還有就是申請人/發明人的一些建議，不能說是不專業，但常常是懶得辯解，也不見得需要堅持，因為誰知道法律何時會變？

（編按，在超忙的工作／校稿下還是擠出一篇，總是要抒發一些想法。）

CAFC 2013年判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/13-1490.opinion.12-17-2013.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/4f22v6qcakzry9zwmfltb0co8z1bv3g3）

Ron

撤回專利申請案之規定

TIPO：https://www.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-783-872154-34dd1-101.html

幾個撤回專利申請案的規定：

(1)專利法施行細則第10條提到的「撤回」種類有：撤回專利申請案、撤回分割案、撤回改請案、撤回再審查申請、撤回更正申請、撤回舉發案或拋棄專利權...（其實種類眾多，例如還有撤回領證申請、撤回優先權主張等），其中規定代理人一定要受到申請人委任才能提出。

(2)申請人以書面表示要撤回即生效。

(3)不能撤回已經申請實體審查的申請案。

(4)不能撤回申請新型專利技術報告。

(5)不能撤回申請分割或改請。

(6)當再發明專利申請案申請後超過15個月時申請撤回，申請案仍會被公開。申請撤回，自書面意思表示到達本局即生撤回效力。

（編按，上述第(6)點的意思就是如果在15月內（申請案公開前）申請撤回，申請案就不會被公開，但常見專利申請案在申請時會同時提出申請實體審查，這樣就不能撤回申請案，因此如果有撤回申請案的可能，不要在申請時提出實審，這也是專利佈局的考量之一。）

EPO：https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/e_viii_8_1.html

針對歐洲申請案，只要申請案在懸宕（pending）中，申請人可以在任何時刻撤回申請案，也可撤銷任一指定進入國家的申請，如果全部指定都被撤回，表示申請案被撤回。

相似地，如果在18個月早期公開期限後申請撤回，申請案仍會被公開。

前申請案被撤回，後申請案不能成為優先權基礎案。

被核駁的申請案在達辨或口審階段，仍可被撤回。

USPTO：

一些用語澄清。

在找資料時，有專文提醒「patent revocation」與「patent cancellation」不同，前者是由第三方提起基於違反專利法中專利性規定的撤銷申請，如舉發/再審/IPR等程序，後者則是因為程序不符而被撤銷的程序，如專利申請案違反保密規定、沒有繳付年費、不符合有關基因、生物來源等撰寫規定等。

若是"withdrawing"，找到的是withdrawing from issue，也就是撤銷領證。

可參考TIPO專文：https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-4206-2e674bd6c4ab44a58ee98dd13cd352df.html，涉及法條很簡單：35 U.S.C. § 122(b)(2)(B)(ii)：「An applicant may rescind a request made under clause (i) at any time.」，表示申請人可以在任何時刻撤回專利申請案。

根據MPEP 711: Abandonment of Patent Application （拋棄專利申請案）（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s711.html）

從大標題引述35CFR 1.135, 1.138標題可知有兩種"abandonment"：(1)未及時回覆官函的拋棄；(2)主動拋棄（express abandonment）。

第(1)點很容易理解，主要是指沒有在期限內回覆官方意見，如審查意見、補件通知...。

第(2)點主動拋棄（字面意思是明確的拋棄）：

(a)申請人向USPTO提出書面"declaration of abandonment（拋棄聲明）"的請願（petition），不過，若沒有在適當的時間及時地送交USPTO，例如USPTO準備進入/已經在領證程序，或是已經準備公開申請案的程序，有可能不能被拋棄。

(b)要明確授權/簽署註冊代理人提出拋棄聲明。

(c)盡早提出，例如，應進入實際審查程序之前提出，或是應在預計公開日（自申請日／優先權日起18個月的早期公開日）前4個星期前就要提交拋棄聲明的請願，petition是有可能被拒絕的。

Ron

不要沒事來建立申請人承認的先前技術 - MPEP 2129

本篇目的是要引用前例說服發明人不要在說明書中標註先前技術的專利號或名稱，如前篇報導就是可提供的參考（說明書中引用文獻的效力如何？- 智慧財產法院97行專訴字第63號（https://enpan.blogspot.com/2024/10/9763.html），但此篇針對美國專利時將文獻分為必要與非必要資料，而針對必要資料認為＂可以引述之文獻僅限於美國專利案及美國專利公開案＂，對此或許有文獻支持，但實務上還是盡量避免，因此就來找找資料～），接著就要以美國法院案例來說明，先來建立一些背景知識－MPEP 2129，其實又獲得不錯的知識 !!! 接著會來探討前例內容。

MPEP 2129 - 承認是先前技術（Admission as Prior Art）

I. ADMISSIONS BY APPLICANT CONSTITUTE PRIOR ART

A statement by an applicant in the specification or made during prosecution identifying the work of another as “prior art” is an admission which can be relied upon for both anticipation and obviousness determinations, regardless of whether the admitted prior art would otherwise qualify as prior art under the statutory categories of 35 U.S.C. 102. Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354, 66 USPQ2d 1331, 1337 (Fed. Cir. 2003); Constant v. Advanced Micro-Devices Inc., 848 F.2d 1560, 1570, 7 USPQ2d 1057, 1063 (Fed. Cir. 1988). Where the admitted prior art anticipates the claim but does not qualify as prior art under any of the paragraphs of 35 U.S.C. 102, the claim may be rejected as being anticipated by the admitted prior art without citing to 35 U.S.C. 102.

（第一段落就說明（算是＂嚴厲地聲明＂）申請人在＂專利說明書＂或是＂審查過程＂中指出＂PRIOR ART（先前技術）＂的聲明，不論所指出的先前技術是否夠格成為先前技術，就是承認可以用來當作新穎性或進步性的判斷的先前技術。）

However, even if labeled as “prior art,” the work of the same inventive entity may not be considered prior art against the claims unless it falls under one of the statutory categories. Id.; see also Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645, 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984) (“[W]here the inventor continues to improve upon his own work product, his foundational work product should not, without a statutory basis, be treated as prior art solely because he admits knowledge of his own work. It is common sense that an inventor, regardless of an admission, has knowledge of his own work.”).

（然而，即便標示＂prior art＂，如果是相同實體的先前發明，而本發明是接續改良，如果是發明人承認的，先前的工作不會＂單獨／solely＂作為先前技術。）

Consequently, the examiner must determine whether the subject matter identified as “prior art” is the inventor’s own work, or the work of another. In the absence of another credible explanation, examiners should treat such subject matter as the work of another.

（結果是，審查委員需要判斷是否有發明標的被發明人指為自己或是他人的先前技術，如果缺少可信任的解釋，就會被視為他人先前技術。）

II. DISCUSSION OF PRIOR ART IN SPECIFICATION

Where the specification identifies work done by another as “prior art,” the subject matter so identified is treated as admitted prior art. In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571, 184 USPQ 607, 611 (CCPA 1975) (holding applicant’s labeling of two figures in the application drawings as “prior art” to be an admission that what was pictured was prior art relative to the claimed improvement).

（當在專利說明書中指名他人完成的先前技術，就是自己承認的先前技術，根據案例In re Nomiya中，CCPA裁定申請人標記了兩張圖為＂PRIOR ART＂，也就是承認其中繪製的圖相對本案為先前技術。）

III. JEPSON CLAIMS

Drafting a claim in Jepson format (i.e., the format described in 37 CFR 1.75(e); see MPEP § 608.01(m)) is taken as an implied admission that the subject matter of the preamble is the prior art work of another. In re Fout, 675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982) (holding preamble of Jepson-type claim to be admitted prior art where applicant’s specification credited another as the inventor of the subject matter of the preamble). However, this implication may be overcome where applicant gives another credible reason for drafting the claim in Jepson format. In re Ehrreich, 590 F.2d 902, 909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979) (holding preamble not to be admitted prior art where applicant explained that the Jepson format was used to avoid a double patenting rejection in a co-pending application and the examiner cited no art showing the subject matter of the preamble). Moreover, where the preamble of a Jepson claim describes the inventor’s own work, such may not be used against the claims. Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645, 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984); Ehrreich, 590 F.2d at 909-910, 200 USPQ at 510.

（當申請專利範圍以Jepson寫法（其改良在於～）撰寫時，隱含承認前言部分的內容是他人完成的先前技術。但是，若申請人可以提出其他可信的以此寫法撰寫專利範圍的理由，此隱含承認的部分可以被克服。這裡提到前例In re Ehrreich，申請人解釋使用Jepson寫法是要迴避重複專利核駁，前言部分就不會是自己承認的先前技術。同理，當Jepson寫法的前言部分是發明人自己的先前技術，就不會用來駁回申請專利範圍描述的發明。）

IV. INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (IDS)

Mere listing of a reference in an information disclosure statement is not taken as an admission that the reference is prior art against the claims. Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354-55, 66 USPQ2d 1331, 1337-38 (Fed Cir. 2003) (listing of the inventor’s own prior patent in an IDS does not make it available as prior art absent a statutory basis); see also 37 CFR 1.97(h) (“The filing of an information disclosure statement shall not be construed to be an admission that the information cited in the statement is, or is considered to be, material to patentability as defined in § 1.56(b).”).

（列舉在IDS中的參考文獻不會視為承認的先前技術來駁回專利。）

（USPTO：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2129.html）

相關案例：

－In re Nomiya（https://casetext.com/case/application-of-nomiya）

－Constant v. Advanced Micro-Devices Inc., 848 F.2d 1560, 1570, 7 USPQ2d 1057, 1063 (Fed. Cir. 1988)（https://casetext.com/case/constant-v-advanced-micro-devices-inc）

參考資料：https://ipwatchdog.com/2018/02/10/admissions-prior-art-patent/id=93576/

Ron

說明書中引用文獻的效力如何？- 智慧財產法院97行專訴字第63號

自己對自己提問「說明書中引用文獻的效力如何？」

這個問題是，為了專利的可實施性（enablement）、可據以實施以及揭露要件（專利法第26條第2項），說明書應完整描述發明內容，但是如果使用了前申請案的技術，是否可以僅列舉專利號碼？除了常見在先前技術列舉承認的前案的專利號碼之外，如果在說明書中描述發明內容時引用了前案專利號碼（特別是發明人自己的前申請案）解釋其中使用的技術，會有任何影響嗎？

以上問題可參考：TIPO專文「論專利說明書中引用文獻與揭露要件之關連性 －兼述智慧財產法院 97 行專訴字第 63 號判決」（https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5478-2aa43720f48c4d49a0bbda5c588bc27a.html）。

裁判字號：智慧財產法院97年度行專訴字第63號判決

裁判日期：民國98年04月09日

裁判案由：發明專利申請

（判決文：https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA,97%2c%e8%a1%8c%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c63%2c20090409%2c4）

（本案經上訴最高法院，因並未具體說明原判決違背何項法令條款而被駁回）

本案事實：

原告（專利申請人）專利申請案（系爭案：高速磁線馬達發電裝置-2車壁轉心馬達）經專利局審定（初審、再審查）不予專利後，提起訴願，經訴願決定駁回後，原告提起行政訴訟。

本案涉及專利法第26條第2項議題，原告主張專利申請案內容（引用系爭案圖15）符合專利法第26條第2項「明確性」規定，應撤銷訴願決定以及原處分。

專利法第26條

(1)說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。

(2)申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。

(3)摘要應敘明所揭露發明內容之概要；其不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。

(4)說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

被告（經濟部智慧財產局）於再審查審查意見通知函指出「系爭案發明說明未具體載明論述其技術手段，無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者了解其內容並可據以實施，不符專利法第26條第2項規定」，理由是系爭案說明書再描述發明的結構時，蓋由發明說明書圖示第十五圖觀之，但發明說明書（發明內容與實施方式）都沒有論述其中運作原理，因此被判定不符可據以實施的規定（專利法第26條第2項）。

經查，系爭案（查TIPO為核准專利I330439）說明書【實施方式】僅一頁，但圖式豐富，共15圖，審查答辯時引用圖15說明其中運作原理。特別的是，系爭案在【先前技術】中提到發明人的前申請案，當作本系爭案背景技術，而系爭案是後續的改良發明。

本案兩造爭點：

法院判決：

法院認為，以系爭案之專利說明書自應就如何佈設磁鐵，以達到令推力之磁力大於阻力之磁力之技術內容為具體之說明，方可使發明所屬技術領域中具通常知識者能瞭解其內容，並可據以實。

特別的是，關於系爭案發明運作原理，原告主張系爭案說明書先前技術已記載發明人之前的專利，而本系爭案是後續改良，而前申請案已經描述了系爭案請求項1的原理，如判決文所言：

但是判定系爭案發明可據以實施是依照發明人前申請案揭露內容。判決繼續表示「可據以實施」是不需要參考任何文獻情況下可知：發明說明的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實施。

並且，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實施之判斷，若該發明所屬技術領域中具通常知識者未參考該文獻的內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實施，則應於發明說明中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。

答案就在這裡，為了要了解發明並據以實施，不能僅引述文獻名稱（或號碼），而是要詳細記載文獻的內容。

但是，補充敘述記載的文獻的詳細內容並不構成新事項，而可准予修正。

如此，法官認為，目前系爭案因為說明書並未記載相關技術，因此無法讓相關技術領域具有通常知識者可以在無參考任何文獻情況下能了解內容而據以實施。但如果依照所記載的先前技術、參酌系爭案發明說明、申請專利範圍與圖式，無須過度實驗即能了解其內容並據以實施。

法院反而認為被告（智財局）於審查系爭案時未審酌前申請案之技術並通知原告補充敘述先前技術之詳細內容，即以違反專利法第26條第2項規定不予專利之處分，尚有未洽。

法院同時糾正審查委員與訴願委員會的決定，但也認為無法直接判決核准專利。

my two cents:

我的結論是：

(1)說明書揭露程度應完整而使人在不用參考其他文獻就可以據以實施，而不能僅引用文獻名稱或號碼就交代據以實施發明的具體內容。

(2)審查判斷無法據以實施時，應通知申請人補充內容（限於先前技術/申請人前申請案內容等）。

Ron