About claims I

About claims:

在一個正式專利申請案(相對於Provisional案)中，至少要有一組獨立申請範圍(Claim)，並且在斟酌範圍時，在習知技術(prior art)的限制下愈廣愈好，比如在能實施該專利的前提下，有愈少的元件愈好，並使用上位的用語，因為上位用語可以得到可能較廣的範圍，使被侵權的機會大一點。

在實務上，Claim的規劃會使用多組的範圍，包括多組獨立項(independent)，或是有多組的附屬項(dependent)，其中附屬項的界定在後續爭議中非常有用，可為限制主要項的要素，亦可為侵權鑑定的標的，如台灣審查基準的說明，可分為詳述式的與附加式的，英文上可寫成：

The apparatus of claim 1, wherein said … (詳述式)
The apparatus of claim 1, further including … (附加式)

而規劃Claim的當下其實是難以完全掌握習知技術所涵蓋的範圍，會有誤差，我的經驗是因為：

1. 有些已申請而尚未公開的案子，就找不到
2. 因為技術分類不準確而得到不準確的前案
3. 因為關鍵字錯誤或是命名無法涵蓋該領域所有的前案而得不到正確的前案
4. 因為時間不夠或是申請急促而忽略研讀很多前案
5. 因為檢索曠日費時，往往在申請人經費有限下而被忽略
6. 因為檢索的對象有限，如果僅針對台灣案、美國案、大陸案，如果有其他國家的前案，就沒輒，尤其是語言的問題！

檢索的好處還是有，至少現階段可以規劃一個比較適當的範圍，而減少以後可能產生的問題！
另外，也不用太擔心，因為即使有準確的檢索，往往考量的是「新穎性」，而非能掌握審查委員利用多個引證案結合所判斷的「進步性」，所以真正的檢索負擔是在審查委員，申請人或專利工程師只要有「信心」，並誠實完整地揭露技術特徵（能讓該項技術領域的普通知識者可以據以實施），再配合規劃多組的專利範疇，就達到一個專利申請的目的。

當然，專利申請一半以上(經驗上)都會得到一些Office Action，可能是有核准的好消息，也有核駁的壞消息，但是都可藉助救濟程序與審查委員「對抗」或是「溝通」而拿到一個適當範圍的專利權，這就比申請前如何嚴格的把關或是花許多時間研讀前案都有效。

救濟程序有很多樣化，以後會慢慢介紹。美國專利是個很複雜的系統，由於目前的美國專利法的精神是環繞在「先發明主義」，有別於大多數國家的「先申請原則」，所以在法規上的判斷複雜一點。曾聽到一位美國代理人朋友說一個不可思議，且發生在他們事務所的真實故事，就是有人在餐廳討論一個技術，就隨手寫在一張衛生紙上，說也奇怪，竟然會押上日期與大家的簽名，這就成了一個有效的證據，竟可以讓一個已經獲得專利權的專利案被無效撤回。這重點是，這張衛生紙記載了一個先發明的技術，即時並未提出專利申請，還是可以作為有效的前案揭露，且此技術在美國法規來看，並不用公開讓公眾知悉，只要是「先發明」。

Ron