2008年7月26日 星期六

new matter v. new issue

new matter:
專利申請後,後續的修正與審查意見的答覆都不可新增new matter(新事物)
也就是明文規定,不能增加原說明書所揭露的技術範圍

在美國專利申請案中,有個情況可以增加new matter
為考量技術不斷演變所產生的配套措施
就是在基礎案提出後,且於pending狀態下
可以在原技術範圍中新增未曾揭露的內容或範圍,提出部分接續案申請 (Continuation in part, CIP) (在台灣是以國內優先權作為配套)
而舊的部份的Claim可以沿用原母案的申請日
而新的範圍則須引用CIP的申請日
CIP案與母案可並存,其中若有發生double patenting的問題,可以修正、刪除或terminal disclaimer解決
依不同情況而定! 以後會補充

New issue:
沒有新增new matter同樣會產生new issue
通常在接獲Office Action時,審查委員會提出審查意見
若於答覆(Response)中,並未針對審查委員意見提出argument,而有新的說明
或是新增沒有在原範圍中的Claims,而致使審查委員需要進行新的檢索或是審查意見
此時可能會因為有new issue而收到Final Office Action
這些新的issue會於接續審查中才被審理 (Request for continued examination, RCE)

如收到1st Office Action時,申請人應針對審查理由回應,或在原範圍中修正
若有新的說明或是新的範圍導致審查委員需要進行新的檢索
則會下次收到Final Office Action

有一個情況是,當審查委員發出Final Office Action後
如果該發明可核准的部份,但是申請人所提出的答覆並未針對可核准的部份修正
而以新的答覆理由回應審查委員 (new issue)
此時,很可能就會導致最終拋棄 (abandonment of invention)

Ron

沒有留言: