收集了一些審查委員撤回前次意見的案例
1. 撤回101核駁
初駁時,審查委員認為Claim 17不符美國專利第101條,原因是專利標的為裝置,但是文中盡是一些功能手段描述,缺乏硬體的界定,審查委員也提供一些修正的建議,於是根據說明書的描述,之後修正補入如電腦、處理器、記憶體等描述,並加上與其他軟體手段間的連結,讓審查委員之後撤回101核駁理由
2. 撤回原引用證據,補入新的引證案
此案初駁時提出兩個引證案,由於其中一引證案的申請日較被核駁專利案早,但是卻比相對台案晚,於是提出請願(petition),主張非故意不主張優先權,於是審查委員同意撤回該引證案的核駁理由,但是此案仍有引證新引證案的核駁理由,但是已經撤回較被核駁專利案優先權日晚的原引證案的核駁理由
初駁引用Haque與Chung案:
之後提出請願,主張非故意(unintentional)不主張優先權:
審查委員於是撤回原核駁案(rejection has been withdrawn),但仍提出另一引證案核駁本案:
3. 此例頗為特別,原本審查委員發出Restriction/Election Requirement,要求申請人選擇其中之一species作為繼續審查的範圍,審查委員於是進行檢索,結果,因為核駁引證案涉及全部的範圍,包括未被選擇的部份,因此,「撤回」先前限制選擇,而對全部範圍進行核駁
初次審查意見發出限制選擇要求:
申請人回應時也未提出異議(without traverse):
審查委員根據引證案,撤回先前限制選擇,而對全部範圍提出新穎性核駁
4. 此案在初駁時有一項範圍為可核准範圍,申請人於是無異議將此核准範圍併入獨立範圍,但是審查委員於終駁時引用新引證案,撤回前次可核准的意見,而對全部範圍提出核駁
因為有新引證案,撤回先前可核准範圍:
5. 此例是申請人的答辯讓審查委員撤回核駁,但是仍提出新的引證案繼續核駁
初駁意見:
因為有說服審查委員,撤回先前核駁理由,但引入新印證案:
Ron
2 則留言:
Dear Ron,
看到第四點,引發我一個小問題,
在第四點情況中,若原本可核准的附屬項在2nd OA被駁,那我們是否可以針對1st OA被駁的其他claims一併再做答辯?
或是類似的問題是,若在1st OA中,部分被核駁的claims我們沒答辯,而可否在下次OA中重新再答辯一次? 會被認為1st OA我們已默認審查委員對該claims的核駁內容而不可再答辯嗎? 謝謝
Waijee
在一般專利答辯中,每一次答辯意見都可以涵蓋所有權利範圍與議題,即便在某次OA中忽略,都可以重新提出討論!
您考慮默認的事情僅會發生在訴訟期間才是!
抱歉,涉獵不廣,僅供參考
Ron
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