2014年2月13日 星期四

PTAB對首件IPR的最終決定(about Claims)

PTAB對首件IPR的最終決定,整個PTAB的決定中圍繞在請求項解釋(claim construction)中所描述的連接關係,是"attached"或"integrally attached"或"connecting"或"integrally connecting"?
也有個有趣的議題,就是「請求項差異化原則(Doctrine of Claim Differentiation)」適用!

這個原則的效果是:附屬範圍使得獨立範圍可以解釋地更廣
每個權利範圍都有它獨立解釋的一面,附屬項往往是進一步限縮獨立項範圍,因此解釋專利範圍時,不能用附屬項的描述來限定獨立範圍,這樣就會使得專利範圍獨立項(或是在前項)解釋的空間更廣。

另一個效力是,若有多個獨立項,這些獨立項之間一定也會有差異,因此解釋的方向應該也有各自較廣而不會彼此限制的範圍。

之前的報導:

此IPR案由導航器公司Garmin申請對Guozzo Speed Technologies擁有的美國專利US6,778,074Claims 10,14,17提出IPR異議, 這件特別的是,Garmin原本是對全部專利範圍Claims 1-20提出IPR,而美國專利局根據此請求(petition)中可能有效的意見而作出僅同意對其中Claims 10,14,17提出IPR。(美國專利法第314條)

美國USPTO網站提供很開放的文件取得環境:

PTAB於11/13/2013對此IPR案作出最終決定(final decision),其中顯示專利權人Guozzo曾在回應Garmin的動作修正權利範圍,甚至想新增權利範圍,不過PTAB駁回Guozzo的動作,而仍確認Garmin僅能對Claims 10, 14, 17的決定提出IPR。
系爭專利與引證資料可參考本部落格之前報導,提出IPR的理由如下:


爭點:元件是簡單的物理結合或是有新的功效?(在這裡有興趣的是與引證案Awada的比對過程)

其中有趣的爭點是系爭專利技術特徵是顯示器可以用顏色區隔車速,但是車輛的速度計(speedometer)與彩色顯示器(儀表板)的連接關係僅是機構上的連結(attached),兩者在車輛上原本是整合在一起的(integrally attached),根據系爭專利說明書所載實施例(僅一例),這兩個元件仍未失去它們原有的獨立性。當然,專利權人Guozzo認為,顯示器可以根據速度顯示不同的顏色,顯然有功能與結構的整合,速度計與顯示器並非僅保有原有功能,而是產生新的功效。

其中特別的是,這也看出美國專利審查時確實在語言上有不小的寬容度,因為公告的權利範圍中有「a speedometer integrally attached to said colored display; 」,然而原始說明書並未揭示"integrally"的連接關係,這句話是在審查過程中為了與先前技術(Awada所揭露的車內速度計與速限顯示器並未有integrally attached,使得駕駛需要根據兩個顯示內容作出判斷)區隔時"合理地"根據說明書描述所加入的。

系爭專利的儀表板:
Awada的儀表板:

對系爭專利特徵在於顯示器(LCD)分享了速度計的資訊,也引用專家證詞,專家說相關技術人員根據Awada的技術會結合一般顯示器與速度計的資訊,這是電子技術中可以imply的。這涉及顯而易知性(103)的判斷。

因為另一方面,Guozzo與Garmin在地院進行訴訟,Guozzo則引用地院的專利範圍解釋(claim construction)支持了"integrally attached"的解釋,甚至地院採用"integrally connecting"來解釋,這樣的連接關係更緊密地將計速器與顯示器整合起來。

不過,PTAB卻不認同這樣的解釋,認為與說明書所載的連接關係不符。

DOCTRINE OF CLAIM DIFFERENTIATION
歷經了一連串對系爭專利不利的解釋,接著精彩的是,Guozzo此時引用解釋專利範圍時的一種「請求項差異化原則(Doctrine of Claim Differentiation)」,認為權利範圍中獨立請求項與附屬項的關係讓獨立請求項應有較廣範圍解釋的空間,因此才會使用附屬項界定更小的範圍,專利權人同時也提出各個獨立項之間產生的微妙差異:

PTAB被說服了(不過這也僅是同意專利範圍的解釋),同意Guozzo提出的論點,各個獨立項範圍,乃至於附屬項的界定方式,獨立項之間確實有一定的差異,使得專利範圍可以讀入"integrally attached"的解釋,甚至支持Claim 10界定出顯示器與速度計為同一面板的解釋範圍:

然而
即便成功地提出上述專利範圍解釋的論點,不過系爭專利面對的還是「進步性、顯而易知性」的阻礙。之後很大的篇幅在討論系爭專利與其他有關車內顯示器的引證案的比對,有關顯而易知性也考慮了KSR判例,說明為了要證明專利顯而易見,並非需要如此細節地界定先前技術所揭露的各種元件是否有教示本發明特徵,因為可以直接參考相關技術人員是否可以輕易達成該項技術。這就讓專利權人Guozzo針對各元件、連接關係的答辯顯得十分吃力,

TEACHING AWAY
「To constitute properly a “teaching away,” the teaching must be evaluated from a technological perspective, not merely a comparative perspective.」
之後的顯而易知性防衛戰著重於是否各個先前技術「teaching away」系爭專利所主張的發明,這也與其他引證案的技術相關,在此不再贅述。

teaching away的答辯過於牽強,於是PTAB認為專利範圍Claims 10, 14, 17為顯而易見,駁回專利範圍。

結果:
IPR結果可能會讓Garmin在訴訟方面有了喘息的機會,對此PTAB的決定,Guozzo於今年初提出上訴(notice of appeal),系爭專利為US6,778,074(專利權人Guozzo)。


後語:
此案例顯示「附屬項」的重要性。
此案例從頭到尾都是「美國專利答辯」的教材。
此案其實有不少議題,在有限的時間內僅提出上述報導,其餘有興趣的話可以參考訴願決定原文。

Ron

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