答辯歷史限制專利範圍的案例討論 - University of Texas v. BENQ, et al. (Fed. Cir. 2008)

這是一個源自侵權不成立的訴訟結果的上訴案件，當CAFC法官進行專利範圍解釋時（claim construction），參考了系爭專利獲准專利的歷史，認為系爭專利在審查歷史中"為了克服先前技術"而替換了一個關鍵字，讓專利範圍不再適用均等論不能擴大解釋(updated on Feb. 17, 2015)，使得侵權不成立。

換言之，這是一件「均等論」不適用的案例。

案件資訊：
上訴人（侵權訴訟原告）：University of Texas
原地方法院被告：BenQ ...等
判決時間：7/24/2008
系爭專利：US4,674,112（Character pattern recognition and communications apparatus）

從判決文首頁來看，不少公司涉及此案。


US4,674,112揭露一種通訊裝置（電話）上輸入訊息的技術，就是電話除了一般語音通話外，其中更設有一種解碼器，為的是能夠在當時有限的通訊設備（載有有限的鍵盤、訊息處理能力、記憶體）中辨識使用者透過幾個按鍵的鍵盤所按下的訊息，目的之一是形成指令。當使用者利用傳統電話上的按鍵輸入時，可以搭配其中"#"、"*"等按鍵，搭配兩個以上的按鍵字元，可以形成有意義的訊息，此案技術就是在處理這類訊號，使得在很多組合中取得有效的資訊。

提告的專利範圍為claim 10：
使用者利用電話上約12個按鍵輸入訊息，電話內解碼器接收後，形成為二元碼，比對預設的碼，這些預設碼都表示一些預設有意義的訊息，這裡稱為「syllabic element」（擬翻為「音節元素」），之後從比對符合的一或多個"syllabic element"形成訊息中的字（word）。
10. A method of communicating, utilizing a signal-generating keyboard where at least some of the keys represent two or more alphabetic characters, comprising the steps of:

inputting a word into said keyboard by depressing a single key for each alphabetic character of said word;

transmitting signals generated by the key depressions;

receiving said transmitted signals and decoding the signals into binary code;

matching said binary code with one or more pre-programmed codes, each pre-programmed code being representative of a syllabic element;

Forming a representation of the word from the one or more syllabic elements represented by the matched one or more pre-programmed codes; and

outputting the word representation in a form perceptible to the user.

爭議關鍵：syllabic element，在系爭專利審查歷史中，遭遇過一次核駁OA，在1985年的案例中留下了一些修正筆跡（如下圖），看來在"matching"步驟中將原本"one or more syllabic elements"改為"a syllabic element"，最後將"combining"改為"forming a representation of the word from the one or more syllabic elements ..."。

以上修正造成法院（地方法院）解釋時，將已刪除的「one or more syllabic elements」排除解釋範圍（關鍵是「one or more」改為「a」...）

判決文中確認，答辯歷史過程的修改都是可能限縮專利範圍，特別是針對專利性的答辯過程，

結論：
最後，CAFC同意地院的專利範圍解釋，請求項所載音節元素為一個音節的字元群組，可以包括一個字（word），或是與其他音節組合形成的字，而修改後申請專利範圍界定「音節元素以每一個預設碼表示」，此意味所要比對的字彙（vocabulary）僅包括音節元素。而在被告的具有相關語句輸入能力的裝置中，並非僅以音節元素來取得字彙，侵權不成立。

後語：
答辯過程形成禁反言（或如此案放棄某種影響專利範圍的寫法updated on Feb. 17, 2015）常常是無法避免（除非已經預測侵權訴訟的對象），並且專利說明書也是對手用來限縮專利範圍解釋的來源（本案也是），但是說明書與修正都是形成專利的要件。我覺得，要在一個技術上取得比較完整的專利範圍，可能「不止一件專利的佈局」是必要手段之一，透過不同專利所表示的利用各種範疇來界定一個發明（技術）。

其實撰寫專利說明書、請求項時不用太過緊張，忠於技術本身仍是王道，答辯歷史禁反言有時仍有轉圜的餘地，比如案例：http://enpan.blogspot.tw/2014/05/two-way-media-v-at-sa-09-c-476-wd-tx.html（此案答辯過程中並未依照審查委員提示的可核准範圍的方式修正）

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/07-1388.pdf
資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2008/07/applying-festo.html

Ron