雖說這是CAFC對史上第一件IPR所做的決定才來報導，不過其中仍有一些值得討論的點，也因為是第一件，參考價值也高，可能會影響將來從PTAB進入CAFC的案子。
本文是從一些新聞來源（內容都頗為一致）來瞭解的，也是因為曾經追蹤本案PTAB的決定，亦透過CAFC判決文來確認其中資訊，將自己的理解寫於後！
第一件IPR可參考：
http://enpan.blogspot.tw/2013/01/ipr.html
PTAB對首件IPR的最終決定（其中討論「請求項差異化原則（Doctrine of Claim Differentiation）」頗有參考價值）：
http://enpan.blogspot.tw/2014/02/ptabiprabout-claims.html
PTAB階段：
IPR案例資訊（IPR2012-00001）：
Garmin v. Cuozzo (P.T.A.B. 2013)
US6,778,074（Claims 10,14,17）
結論：
Garmin has met its burden of proof by a preponderance of the evidence in showing that claims 10, 14, and 17 of the ’074 Patent are unpatentable under 35 U.S.C. § 103: (1) as obvious over Aumayer, Evans, and Wendt, and (2) as obvious over Tegethoff, Awada, Evans, and Wendt.
In consideration of the foregoing, it is
ORDERED that claims 10, 14, and 17, of the ’074 patent are CANCELLED;
FURTHER ORDERED that Cuozzo’s Motion to Exclude Evidence is dismissed; and
FURTHER ORDERED Cuozzo’s Motion to Amend Claims is denied.
Guozzo於1/8/2014對PTAB最終判決提出上訴，案件進入CAFC。
CAFC階段：
當PTAB行政法官判定系爭專利claims 10, 14, 17為顯而易知，專利權人Guozzo上訴。
主要上訴理由：
(1)PTAB啟始決定（institution decision）有誤，因為有些異議並非Garmin提出；
(2)PTAB對專利範圍解釋的標準（BRI）有誤。
系爭專利：US6,778,074
引證案組合：
(1) U.S. Patent Nos. 6,633,811 (“Aumayer”), 3,980,041 (“Evans”), and 2,711,153 (“Wendt”); and/or
(2) German Patent No. 197 55 470 (“Tegethoff”), U.S. Patent No. 6,515,596 (“Awada”), Evans, and Wendt.
對於上訴理由(1)，上訴CAFC後仍不得對PTAB所決定的啟始決定（institution decision）質疑，這規範見於35USC314；雖此點仍可被質疑，但是是在PTAB決定有重大缺失時，因此這是一個難以克服的法定障礙：
...
(d) NO APPEAL.--The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.
...
對於上訴理由(2)，PTAB以最廣而合理的標準來解釋專利範圍導致專利不具進步性，CAFC法官確認PTAB的解釋標準無誤，BRI是AIA改革法案後IPR的主要審查標準，並且PTAB有權決定要如何審查專利。
值得一提的是，其中上訴人Guozzo質疑PTAB以BRI作為審查標準，認為應該以「Phillips standard」作為審查標準，但是此點被駁回；其中「Phillips standard」就是解釋專利範圍時應該以專利說明書為基礎，並參考審查答辯歷史；上訴理由還包括，專利審查程序中以BRI（最廣且合理）的解釋專利範圍標準是可理解的，甚至在ex parte reexamination, reissue等程序都採用類似的標準，不過這些程序在專利審查程序中請求項是允許有很大幅度的修正，但是IPR程序中修正的幅度卻是十分限制的，因此不應採用相同對待的BRI標準，於是建議應以Phillips Standard作為審查標準。
關於IPR程序的修正規定可參考：IPR程序中修正專利請求項 - IPR2012-00027案例討論（http://enpan.blogspot.tw/2014/12/ipr-ipr2012-00027.html）
編按（除了有法官認同此案Guozzo關於審查標準的意見，某種程度我也認同對這個IPR採用的審查標準的質疑，IPR對專利權人有點殘忍，曾在「IPR程序中捍衛專利權的相關策略」一文提過專利在IPR的無效率很高）
案件上訴到CAFC，算是回頭檢驗PTAB的判決是否合法，確認法院不能質疑PTAB所作的啟始決定，確認PTAB應以BRI作為解釋專利範圍的標準。
一些技術討論：
US6,778,074（USPTO目前公告版, copied from Google Patents）
Claim 10：
10. A speed limit indicator comprising:
a global positioning system receiver;
a display controller connected to said global positioning system receiver, wherein said display controller adjusts a colored display in response to signals from said global positioning system receiver to continuously update the delineation of which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's present location; and
a speedometer integrally attached to said colored display.
14. The speed limit indicator as defined in 17. The speed limit indicator as defined in
速限指示器包括GPS接收器、顯示控制器以及與顯示器整合結合的速度計，顯示控制器可以依據GPS所取得的速度資訊判斷超速而調整顯示，在面板連接關係"integrally attached"成為主要爭點。這件不同於先前技術的差異在於會設有發出警告的門檻，並可以顏色區分警示，不過獨立請求項範圍更廣。初步印象來看，這件（claim 10）進步性確實值得懷疑。
US6,633,811 (“Aumayer”)揭露可以根據車輛位置（GPS）而改變速度顯示的技術，就是可以在儀表板上顯示當地速限的技術。
US3,980,041 (“Evans”)是一個1970'的技術，揭露具有速度警告指示的速度計。
US2,711,153 (“Wendt”)是一個1951年申請的專利，就是一個速度計。
DE19755470 (“Tegethoff”)揭露一個可以顯示車輛資訊的儀表板。
US6,515,596 (“Awada”)揭露一個顯示速限給駕駛的技術，速限的資訊主要來自內容提供者。
顯然，這些先前技術都是發揮在儀表板上的速限顯示，也就是速限顯示、車輛速度取得等技術早有先前技術，而且也有速限到達警告的技術。
結論：
法院沒有質疑或改變PTAB確定啟始的爭議範圍（institution decision）；法院確認PTAB審查標準。
後語：
IPR可以有效讓專利無效，或是讓專利權人修正（限縮）專利範圍，因此確實是侵權訴訟的反制、迫使和解的制度。
法院沒有質疑或改變PTAB確定啟始的爭議範圍（institution decision），所以在IPR程序中回應institution decision的步驟很重要，特別是PTAB決定不審的範圍涉及另一照侵權議題時。
然而，CAFC意見也沒有說死，認為PTAB的啟始決定也不是不能被動搖，這要在PTAB發生無法爭辯的錯誤，CAFC或許可准推翻PTAB啟始決定的上訴理由，這當然是個高標準。
這件案例牽扯在地方法院的侵權訴訟，由於AIA之後，審理IPR的PTAB等於取代了法院解釋專利範圍以及專利有效判斷的代理單位（surrogate），縱有法官因為行政與司法法律依據不同而不同意此講法，但是系統如此設計，PTAB不同於一般行政決定的救濟單位而已，而會以地方法院的程度作出決定。在解釋專利的BRI標準，專利局審查標準就是這樣，甚至其中提到已經沿用100年，IPR在PTAB的程序也採用此標準，對於法院，PTAB決定因此具有很高的參考依據。
侵權訴訟時，顯然法院會以更限制的方式解釋專利範圍，包括參考說明書內容與審查歷史禁反言；而專利局審查基準又以最廣而合理的解釋標準，這兩個標準都在限制專利權。這可能影響法院參考IPR決定來判斷侵權與否的合理性，不過，仍可能讓侵權訴訟暫停，待專利權的改變。
將來，還是會有更多案例挑戰這次決定！
另可參考本案PTAB「請求項差異化原則（Doctrine of Claim Differentiation）」的討論意見，與專利無效結論有關。
資料參考：
http://www.ipwatchdog.com/2015/02/04/cafc-affirms-ptab-in-first-inter-partes-review-appeal/id=54464/
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0757573c-4b04-453e-9f6c-c108cedce263
http://interpartesreviewblog.com/federal-circuit-affirms-ptab-first-appeal-final-aia-decision/
判決原文：
http://www.finnegan.com/files/Publication/843c492e-24b9-43b0-844c-9e151ed807b7/Presentation/PublicationAttachment/7f72bebe-52bc-46cb-913a-5d132e5659ac/14-1301%2002-04-15.pdf
Ron
沒有留言:
張貼留言