訴願編號：Ex parte Shirley (Appeal 2009-2352)（可用appeal no. 2009002352搜尋）
系爭專利：10/765,481
檔案（all things pro網站連結有誤）：http://e-foia.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?system=BPAI&flNm=fd2009002352-05-14-2009-1
系爭專利原Claim 1界定一個處理光阻形成後溶劑的半導體晶圓底層軟烤（soft-baking）方法，範圍不小，包括以第一溫度軟烤塗佈了光阻的晶圓底層一段時間，再以第二較高溫度軟烤另一段時間。而相關半導體晶圓的權利範圍Claim 12則是界定歷經以上兩段軟烤程序的產品。
1. A method of soft-baking a semiconductor wafer substrate, comprising the acts of:
(a) soft-baking a substrate coated with a resist at a first temperature for a first predetermined period of time; and
(b) after act (a), soft-baking the substrate coated with the resist at a second higher temperature for a second predetermined period of time.
（product-by-process）12. A semiconductor wafer comprising a resist layer without craters at the completion of a two-part soft bake of the semiconductor wafer.
在USPTO審查過程，審查委員引用前案（Wolf, Tauber）核駁本案不具新穎性與進步性，意見包括：認為引證案Wolf已經揭露以紅外線兩階段軟烤的技術。但申請人認為審查委員過廣解釋專利範圍，忽略說明書的描述，在上訴理由中除了表示Wolf並未有如本發明「two-step」軟烤程序，進一步認為本發明的第一溫度為定值，但Wolf為變動的溫度值。
訴願爭點除了討論USPTO審查是否有錯以外，還包括是否系爭專利說明書內以及訴願人（申請人）的說法可以被解釋為自己承認的先前技術（admission by Appellant），以及是否原Claim 12界定產品是否已經被訴願人自己在說明書實施方法中承認的先前技術所涵蓋？
爭點討論已經涉及半導體製程的細節，包括溫控是否能夠維持在定溫、晶圓進出是否會產生軟烤不穩定的問題、軟烤溫度與時間的設定問題等，顯然主要引證案Wolf是個很厲害的先前技術。
不過，PTAB審查官在詳究Wolf揭露內容時，否定了USPTO審查委員的解釋，認為其中細節仍不同於系爭專利的兩階段軟烤，其中兩階段溫度的認定不同，不能直接read on。在這方面認為USTPO有誤。
討論到先前技術時，申請案中「description of the related art」描述多個半導體製程，這些都是申請前已知、一般採用的技術，也指出軟烤的一般製程。
...Once applied, the “soft bake” process displaces the solvent from the resist and hardens the resist layer. In the soft bake, the wafer is baked, for example, at 130° C. for 90 seconds in a thermal unit, in a temperature chamber, or on a hot plate. One of the problems during the soft bake is that air trapped below the resist layer heats and expands to the surface of the resist. ....
說明書習知技術中先作出免責聲明（prior art disclaimer），如下內容：
『This section is intended to introduce the reader to various aspects of art that may be related to various aspects of the present invention, which are described and/or claimed below. This discussion is believed to be helpful in providing the reader with background information to facilitate a better understanding of the various aspects of the present invention. Accordingly, it should be understood that these statements are to be read in this light, and not as admissions of prior art.』
特別的是，PTAB審查官（APJ）從系爭專利實施方式（Detailed Description of Specific Embodiments）取得一些申請人自己的陳述意見，這些說明申請人在各種技術中都避免一些被認定是自己承認先前技術的問題，也就是申請人並未承認single-step baking是習知技術、並未承認一些半導體製程為先前技術、免責、開放式權利範圍...。
比如，根據說明書實施方式的描述，其中提到兩階段軟烤（two-step soft baking）相對單一階段（single-step soft bake process）軟烤解決了坑洞的問題，但是並未直接寫出單一階段為所謂的「prior art」。
比如：『As described previously, problem during a single-step soft bake is that trapped air may expand to the surface of the resist layer, forming craters in the solidifying resist. 』
以上「努力」避免申請專利範圍被過度限縮的預防方案都是希望將來解釋專利範圍時有較廣解釋的空間。
審查官APJ在訴願中多半同意訴願人對於先前技術的比對，於是認為USPTO有誤。但特別地，因為以上的措施導致新的核駁理由，就是根據訴願人/申請人自己「在實施方式」中已承認的先前技術，核駁理由認為，該項為product-by-process的請求項，但其範圍界定仍是產品本身，所謂的程序並沒有比重（weight），但是相關產品可以由實施方式中提到的「single-step soft baking」所產生，這是已知技術。
因為原claim 12中界定了一個半導體晶圓是「沒有坑洞crater」的兩階段軟烤（two-step soft baking）製程所產生，在product-by-process的解釋範圍，其中process不考慮，就產品來看，一階段軟烤（single-step soft baking）也是可以形成沒有坑洞的半導體晶圓，這在系爭專利說明書中過多的「模糊」用語顯示也並沒有排除習知技術可以產生沒有坑洞的半導體晶圓（這就是即便說明書排除了一些先前技術，但是仍可能被視為是申請人承認的先前技術），所以該項沒有新穎性。
最後，claim 12的相關項次都沒刪除，最後限縮一些其餘獨立項，還新增範圍就獲准了。
後語：
這件很特別是，用新的、有專利性的製程產生的物品，即便說明書並未在習知技術中記載其他方法也可以產生相同的物品，但是說明書揭露方式仍讓審查官對照習知技術得到申請人自己承認的先前技術，據此核駁「product-by-process」的產品範圍。
訴願決定中涉及何為先前技術的討論，也就是我們在實務上經常要透過一些寫法、用語來"適當地"保留將來專利範圍解釋的廣度，在此案例中，系爭專利的撰寫方式給了我們很多想法，包括避免使用prior art，避免承認一些內容為先前技術，而會在答辯歷史或是訴願過程中再去承認就好，這是為了專利取得的目的。不過，訴願委員會認為這些規避方式還是case-by-case：
我認為，即便如此，但仍須盡力避免AAPA的產生，因為這與專利取得與往後專利範圍解釋有關（訴訟時），當然在寫作習知技術與本發明時，不要有過多的聯想（如此案例）；不過，這也僅是審查委員找尋先前技術的方式之一，並不是做好這麼多的防護措施就可以確保專利獲准。撰寫專利說明書就像是寫一篇通順的文章，同樣需要起承轉合，因此仍是需要交待背景技術，但可盡量以一般"用語"的普通先前技術的大方向來描述。然後在說明書實施方式內避免提到「先前/習知技術」等用語。
實務上，從同事口中得知，確實知道曾有審查委員會從說明書「實施方式（description of the invention）」的內容找出申請人自己承認的先前技術，這多半是結合了習知技術的描述！太厲害！
資料參考：
http://allthingspros.blogspot.tw/2009/11/admitted-prior-art.html
Ron
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