2015年2月4日 星期三

AAPA案例討論


自己承認的先前技術(Applicant Admitted Prior Art,AAPA)多半指的是專利說明書中「背景技術」的描述,如果明確指出先前技術為何,本發明解決了先前技術的哪種問題或是缺失,這類先前技術會被認為是「已知前案」,審查委員可能會用來作為引證文獻來核駁本發明。

面對AAPA的核駁理由,申請人仍是以一般先前技術的方式處理,對新穎性與進步性作答辯,如果面對的是新穎性核駁理由,顯然專利特徵不夠明確,這樣應該可以透過修正而克服;對於進步性核駁理由,如果是結合了其他先前技術,AAPA顯然是針對發明中的習知基本元件,這樣應可著重於重要發明特徵本身進行答辯,面對的應該是所結合的其他先前技術,AAPA的部分可以忽略,僅須作出一個結論:即便結合AAPA所揭示習知技術,仍不足以教示本發明;如果僅面對AAPA帶來的顯而易見理由,這或許比較棘手。以下討論幾個案例。

案例一:
面對僅對比習知元件的AAPA,理論上全篇無須討論AAPA,避免過份解釋、錯誤或是產生禁反言,僅針對另一先前技術進行討論即可,頂多再於結論表示,即便結合了AAPA,本案仍具有進步性。

案例二:
此案例在第一次OA時僅遭遇102核駁理由,更具有可核准範圍(附屬項),只要改寫為獨立項就可獲准專利,不過申請人據此修正後,審查委員"反悔",於第二次審查意見中提出新的核駁理由:結合原新穎性引證案與AAPA,認為本案不具進步性。


審查意見中,提到相對於先前引證案雖具有差異,但是這個差異見於申請人自己承認的先前技術(AAPA),但仍有範圍更小的可核准範圍。本案例最後再次限縮範圍而獲准專利。

案例三:
如果審查委員解釋AAPA有誤,可以對此回應,並解釋AAPA所談的技術應該為何。此案例中,審查委員先於第一次審查意見以AAPA結合其他先前技術作出103核駁意見,甚至在OA中鉅細靡遺地圖說申請人所承認的先前技術。

對此答辯時,申請人多處引述AAPA的內容並未揭露或教示本發明,甚至挑明審查委員的錯誤(誤會),在此第一次OA答辯時,申請人並未限縮專利範圍,甚至是實質擴大了專利範圍。

本案最後獲准,在Final OA後,同意限縮部分範圍作為核准範圍。

後語:
因為AAPA的困擾,讓目前撰寫專利說明書的人,除非有必要,就精簡先前技術的描述。某些情況下,申請人可將習知技術的部分描述置入發明說明書內容中;另有情況是面對日、韓申請案的刁難,但可以補上先前技術文獻;另有實例顯示,審查委員厲害地將發明說明書中的內容抽出當作AAPA,不過這是因為寫法的問題。

Ron

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