Computer-readable medium原本可專利的討論：http://enpan.blogspot.tw/2012/02/computer-readable-medium.html
“Non-transitory computer-readable medium”才是可專利標的的討論：http://enpan.blogspot.tw/2013/02/non-transitory-computer-readable.html
以上案例都參考「In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1356-57(Fed. Cir. 2007)」，In re Nuijten案例確認即便是新的或是有用的發明，若非落入美國專利法第101條規定的四大類可專利標的，仍不得專利。
Ex parte Kosuru, No. 2014-005593 (P.T.A.B. May 19, 2016)案例資訊：
訴願號：2014-005593
系爭專利申請號：13/406,478
訴願決定時間：May 19, 2016
案件重要歷程檔案：https://app.box.com/s/2pz5lhwkmqx19evbq5b1jzmtoe2dlm90（備份）
緣起，系爭案於2012年提出後，歷經兩次審查核駁意見，在10-28-2013提出Notice of Appeal以及稍後補上的Appeal Brief，PTAB於05-23-2016作出訴願決定。
系爭案US2013/0226972關於一種使用Bloom filters處理資料陣列的方法與系統，方法先初始化Bloom filter，其中有多個計數器，經提供輸入值、多個計數器，可以Bloom filter施以雜湊運算，判斷計數器最小值，並據此評估總體值，再能根據此值決定是否重新初始化Bloom filter。
在USPTO審查過程中，兩次核駁意見除了102, 103, 112等核駁意見外，本篇主要討論的是101議題，涉及暫態（transitory）與非暫態（non-transitory）的可專利性議題，將系爭案各請求項"某元件"描述的「computer-readable [storage] medium」在最廣且合理（broadest reasonable）的解釋下涵蓋了「暫態」與「非暫態」兩種情況，因此列為不可專利標的。
經一次修改後的請求項1如下，除了增加兩個技術性的步驟外，還於"medium"之前補上"storage"：
第一次non-final OA：
第二次Final OA（與第一次OA並沒有差異）：
根據Final OA的101核駁意見說明，審查委員認為，即便加入"storage"是要區隔"computer readable medium"，但以最廣而合理解釋（BRI）解釋原則下，仍涵蓋了暫態與非暫態訊號的範圍，如此，引用案例In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1356-57(Fed. Cir. 2007)，審查委員認為請求項所涵蓋的非暫態訊號不屬於專利法101條規定的process, machine, manufacture或composition of matter等的可專利標的。
專利申請人以此提出訴願，在101議題上仍主張加入"storage"已經是排除（exclude）暫態媒體。
訴願決定：
根據PTAB委員回應申請人意見，認為系爭案說明書段落0044中描述「演算法可儲存在各種型態的電腦可讀取媒體」，但並未定義所述「computer readable storage medium」是否限制到非暫態媒體（non-transitory medium），並仍以最廣且合理解釋專利範圍，認為請求項範圍仍涵蓋暫態與非暫態媒體，判定相關請求項為非法定標的。
然而，雖PTAB委員似乎同意USPTO決定，但卻不支持USPTO審查委員基於In re Nuijten案例作出的101核駁的理由，因為PTAB委員認為系爭案請求項範圍的方法項仍屬於101條規定的"process"，這樣的話，並不適用In re Nuijten案例。
my two cents:
In re Nuijten案例不適用本案，這個決定頗為有意義，因為表示即便請求項標的符合101規定的四大類中，仍會因為其中某元件不符可專利標的的規定而導致整體專利範圍為非可專利標的。
從此案例可知，審查委員/PTAB會以說明書內容來作出「最廣且合理解釋」，以此案為例，以說明書內容認為發明人並未排除暫態媒體。如果是這樣，當申請人主張需要配合說明書適當的描述，如此案例若說明書已經揭露相關媒體不包括暫態媒體，可能形成不同的決定。
為何申請人不直接加入"non-transitory"在"computer readable medium"之前？如果這樣，依照過去報導，不會因此增加新事物，也可以克服101的阻礙。我覺得，審查委員雖然在兩次OA中提到/暗示這個修正，但似乎申請人頗為自信，並引述前例，認為加入"storage"就可以區隔暫態的解釋。這樣的話，我認為，其實當申請人在答辯主張、訴願理由中都強調此medium並非涵蓋暫態媒體時，形成了禁反言，應該就放行，不過PTAB委員顯然還是執著在「字面」上的型式。
本次報導資訊來源：
系爭專利申請號：13/406,478
訴願決定時間：May 19, 2016
案件重要歷程檔案：https://app.box.com/s/2pz5lhwkmqx19evbq5b1jzmtoe2dlm90（備份）
緣起，系爭案於2012年提出後，歷經兩次審查核駁意見，在10-28-2013提出Notice of Appeal以及稍後補上的Appeal Brief，PTAB於05-23-2016作出訴願決定。
在USPTO審查過程中，兩次核駁意見除了102, 103, 112等核駁意見外，本篇主要討論的是101議題，涉及暫態（transitory）與非暫態（non-transitory）的可專利性議題，將系爭案各請求項"某元件"描述的「computer-readable [storage] medium」在最廣且合理（broadest reasonable）的解釋下涵蓋了「暫態」與「非暫態」兩種情況，因此列為不可專利標的。
經一次修改後的請求項1如下，除了增加兩個技術性的步驟外，還於"medium"之前補上"storage"：
第一次non-final OA：
第二次Final OA（與第一次OA並沒有差異）：
根據Final OA的101核駁意見說明，審查委員認為，即便加入"storage"是要區隔"computer readable medium"，但以最廣而合理解釋（BRI）解釋原則下，仍涵蓋了暫態與非暫態訊號的範圍，如此，引用案例In re Nuijten, 500 F.3d 1346, 1356-57(Fed. Cir. 2007)，審查委員認為請求項所涵蓋的非暫態訊號不屬於專利法101條規定的process, machine, manufacture或composition of matter等的可專利標的。
專利申請人以此提出訴願，在101議題上仍主張加入"storage"已經是排除（exclude）暫態媒體。
訴願決定：
根據PTAB委員回應申請人意見，認為系爭案說明書段落0044中描述「演算法可儲存在各種型態的電腦可讀取媒體」，但並未定義所述「computer readable storage medium」是否限制到非暫態媒體（non-transitory medium），並仍以最廣且合理解釋專利範圍，認為請求項範圍仍涵蓋暫態與非暫態媒體，判定相關請求項為非法定標的。
然而，雖PTAB委員似乎同意USPTO決定，但卻不支持USPTO審查委員基於In re Nuijten案例作出的101核駁的理由，因為PTAB委員認為系爭案請求項範圍的方法項仍屬於101條規定的"process"，這樣的話，並不適用In re Nuijten案例。
my two cents:
In re Nuijten案例不適用本案，這個決定頗為有意義，因為表示即便請求項標的符合101規定的四大類中，仍會因為其中某元件不符可專利標的的規定而導致整體專利範圍為非可專利標的。
從此案例可知，審查委員/PTAB會以說明書內容來作出「最廣且合理解釋」，以此案為例，以說明書內容認為發明人並未排除暫態媒體。如果是這樣，當申請人主張需要配合說明書適當的描述，如此案例若說明書已經揭露相關媒體不包括暫態媒體，可能形成不同的決定。
為何申請人不直接加入"non-transitory"在"computer readable medium"之前？如果這樣，依照過去報導，不會因此增加新事物，也可以克服101的阻礙。我覺得，審查委員雖然在兩次OA中提到/暗示這個修正，但似乎申請人頗為自信，並引述前例，認為加入"storage"就可以區隔暫態的解釋。這樣的話，我認為，其實當申請人在答辯主張、訴願理由中都強調此medium並非涵蓋暫態媒體時，形成了禁反言，應該就放行，不過PTAB委員顯然還是執著在「字面」上的型式。
本次報導資訊來源：
http://allthingspros.blogspot.tw/2016/05/ptab-reverse-101-transitory-nuijten.html
In re Nuijten案（本案會另闢報導）(updated on June 8, 2016)：
https://scholar.google.com/scholar_case?case=10452958658909281037&q=500+F.3d+1346&hl=en&as_sdt=80003
In re Nuijten案
https://scholar.google.com/scholar_case?case=10452958658909281037&q=500+F.3d+1346&hl=en&as_sdt=80003
參考案例(updated on June 8, 2016)：
http://enpan.blogspot.tw/2016/06/in-re-nuijten-fed-cir-2007.html
可專利標的討論 - 暫態訊息不可專利案例 - In re Nuijten (Fed. Cir. 2007)
Ron
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