案件資訊：
原告/上訴人：MEDGRAPH, INC.
被告/被上訴人：MEDTRONIC, INC.
系爭專利：US5,974,124、US6,122,351
本案緣起2009年原告Medgraph對被告Medtronic提出侵權告訴，而在訴訟期間，剛有部分議題與當時正在美國最高法院審理「Akamai」中有關多人共同侵權所承擔責任的議題。
當時CAFC en banc對於多人共同侵權的態度：
CAFC聯席法官認為，雖然被告並未執行系爭專利全部的步驟，但是"鼓勵/慫恿"其他人執行其他步驟，認為即便沒有"直接侵權"，但是被告擔負「誘使侵權」責任（liable for inducement of infringement）。
本部落格報導為：多人共同專利侵權的責任 - Limelight v. Akamai Inc. (Supreme Court 2014)（http://enpan.blogspot.tw/2016/08/limelight-v-akamai-inc-supreme-court.html，這是Akamai III）
本次CAFC摘錄「Akamai I」案的決定的片段：有一單方執行所有方法權利項中每一個步驟即構成直接侵權（direct infringement）；當有一方因為有代理關係或是合約責任而與被告侵權者有歸屬關係，則僅構成共同侵權（joint infringement）。
CAFC摘錄「Akamai II」案的決定，作出不同「Akamai I」案的決定，對直接侵權不影響，但提出對分開侵權責任提出一種以單獨誘導的判斷基礎。
這是接著最高法院作出「Akamai III」，推翻「Akamai II」，CAFC之後據此又得出「Akamai IV」，認為被告（Limelight）並未直接控制客戶執行該案中系爭專利範圍，使得「直接侵權」不成立，且由於客戶與Limelight沒有合約義務，使得Limelight不算與客戶「共同侵權」。
CAFC又於2015年作出「Akamai V」決定，法院擴大解釋他人與被告共同侵權的情況，當被告以外的另一方與被告有代理或合約關係，被告侵權者參與基於系爭專利中步驟的利益的活動時，實施者並非自己執行請求項範圍的所有步驟，仍應負擔直接侵權的責任。
本案討論：
系爭專利US5,974,124、US6,122,351為同一專利家族，其實就這兩件，後者為前者的CIP案，技術關於收集病患長時間診斷資料而能幫助醫師進行醫療診斷和治療的方法，說明白了，就是建立一個病患醫療資料庫，將過去診斷資料記錄起來，當有需要的時候，就利用網路將過去的資料下載，使得醫師可以參考而作出較正確的診斷與治療。
系爭專利的專利範圍反映一個電腦軟體發明，涉及資料的處理、編譯、輸出入與傳送，目的是能夠幫助診斷與治療。
被告Medtronic的被告侵權品為一種「整合式糖尿病管理解決方案（integrated diabetes management solutions）」，當中有個CareLink® Therapy Management System的病患端軟體「CareLink Personal」以及醫師端軟體「CareLink Pro」，由病患上傳有關自己糖尿病的資料，血糖之類的，中央伺服器即收集各端病患傳送的資料。
案件到了2012年（當時是Akamai I），被告Medtronic提出侵權不成立的簡易判決請求，理由是：系爭專利範圍中的步驟包括了部分由病患執行的步驟，以及部分由中央伺服端執行的步驟，而被告Medtronic負責醫師端的步驟，另外不侵權理由是沒有有關電話與電腦的通訊技術。
也就是，被告侵權者主張侵權不成立，因為系爭專利請求項中的步驟中，除了由Medtronic中央伺服器執行步驟外，包括有病患與醫師執行的步驟（這是有關CareLink System程式），使得單方的侵權不成立。
之後，隔兩天，面對Akamai II意見出爐，被告修改簡易判決請求，回應誘導侵權的間接侵權議題；到了地方法院要審理侵權案時，地方法院等待CAFC對Akamai III作出決定，之後CAFC作出Akamai IV決定（可參考本文上段），地方法院在本案即作出類似決定，同意被告Medtronic「直接」侵權不成立的決定，理由如Akamai IV，因為系爭專利請求項範圍涵蓋病患與中央伺服器的步驟，使得某個單方直接侵權不成立。
也就是，「超過一個人」的侵權行為，任何一方直接侵權不成立，本案例中被告Medtronic需要配合CareLink System才會落入系爭專利範圍中，因此直接侵權不成立。
當地方法院作出侵權不成立（原告僅提出直接侵權議題）判決後，原告上訴CAFC。
這時，CAFC又作出「Akamai V」，認為一個實施者並非自己執行請求項範圍的所有步驟，仍應負擔直接侵權的責任。原告也藉此機會提出主張。
"an actor who is implicated in that way in all of the claimed steps it does not itself perform may be liable as a direct infringer."
原告認為，地院作出的決定是根據「Akamai IV」，讓分別直接侵權成立僅維繫在代理或合約義務上；但目前是「Akamai V」，擴大了直接侵權的範圍。不過，CAFC同意被告聲明原告並未提出證據哪些人執行了哪幾個步驟，並認為證據顯示被告Medtronic沒有要求用戶使用CareLink Personal和CareLink Pro兩個軟體程式而上傳資料，病患可以自由選擇使用方式。又因間接侵權要成立，是要先證明有直接侵權的事實（根據地方法院解釋專利範圍，以及技術比對），才能考量各方擔負的責任。
最後，仍是基於一個侵權訴訟的基本要件：解釋專利範圍後的全要件原則，由於Medtronic單方並未執行系爭專利請求項中專利範圍的所有步驟，不符「全要件」原則，使得直接侵權不成立，更不論各方擔負的責任。
my two cents:
請求項規劃，除非有必要，應該仍以單一方主詞來撰寫專利範圍，若仍有必要，可以斟酌再規劃雙邊的步驟，但是主詞可以稍微調整，盡力避免「直接侵權」被迴避的囧況。
CAFC判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-2019.Opinion.12-9-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/uxt5psk1gpzk97vq2o876890saa7bujf）
參考資料：http://patentlyo.com/patent/2016/12/elements-applies-infringement.html
Ron
沒有留言:
張貼留言