2017年1月25日 星期三

用詞"engaging"與侵權討論（專利用詞十）- Primos, Inc. v. Hunter's Specialties, Inc. (Fed. Cir. 2006)

本篇內容發想自ITRI舉辦的研討會DM。

本案例Primos, Inc. v. Hunter's Specialties, Inc. (Fed. Cir. 2006)緣起地方法院對於蓄意侵權、誘使侵權等議題的判決，其中侵權判斷的依據自然是起因「解釋專利範圍（claim construction）」，特別是針對一個「連接用詞："engaging"」。

「"engaging"」是一個結構上的連接關係，過去也有案例討論此用詞，如：
此Felix案例算是很有名的案例，也讓這個"engaging"有了"放心"的解釋基礎，因為"engaging"是個描述連接關係不錯用的用詞，因為"想像空間頗大"，但也是看上下文（實際實施）來解釋（實施例會影響解釋），不會隨便讓專利權人擴大專利範圍。

"[ENGAGING]
地院解釋「engaging」為"coming together and interlocking"。
說明書使用"engaging"描述襯墊與蓋體的關係，使用了副詞"sealingly"（密封），這也是襯墊的一般功能，
"...gasket 18 sealingly engaging the lid 22..."但說明書、審查歷史並未建議解釋為"interlocking"，CAFC法官解釋為「coming together to form a seal」。"

 "在此訴訟中，Felix提出Honda的In-Bed Trunk侵害該專利，所有元件差不多一致，只有襯墊（gasket）的位置不同，辯論過程中，地方法院認為In-Bed Trunk為「mounted」，解釋為「securely affixed or fastened to」，而並非如系爭專利中安裝於凸緣而具有可移動的樣態（a weathertight gasket mounted on said flange and engaging said lid in its closed position.），如「engaging」，意思為「coming together and interlocking」，也就是，In-Bed Trunk並不具有安裝固定於凸緣的襯墊（a weathertight gasket mounted on said flange），不符合文義侵害的條件。"

案件資訊：
原告/被上訴人：PRIMOS, INC.
被告/上訴人：HUNTER’S SPECIALTIES, INC. and DAVID FORBES
被告：WAYNE CARLTON and CARMEN FORBES
系爭專利：US5,520,567、US5,415,578

系爭專利US5,520,567、US5,415,578關於一種「game call」，這是一個膜片，用來放在口中模擬動物聲音，利用如下圖的膜片中薄膜（22）的振動產生聲音，其週邊（12）為彈性材料，有個板片（15）在薄膜（22）上方。

放在口中的狀態：


爭議的'578的Claim 2如下：
2. A game call apparatus to be completely inserted inside a person’s mouth for calling game, comprising:
a frame;
a membrane of material stretched over the frame;
a flexible and moldable peripheral edge extending outwardly from the frame; and
a plate having a length, the plate extending generally upward from the frame and over a portion of the membrane, the plate being differentially spaced above the portion of the membrane at various locations along the length of the plate.

'567的Claim 21：
21. A game call for use inside a person’s mouth, comprising:
a U-shaped frame;
a yieldable reed spanning across the U-shaped frame;
a first roof-of-mouth engaging yieldable sealing portion carried by the frame;
a second roof-of-mouth engaging portion extending upwardly from the frame, the second portion being spaced away from the first portion, the first and second portions defining a predetermined orientation of the U-shaped frame insider the mouth relative to the roof of mouth.

這些描述就在鋪陳一個連接關係"engaging"。

專利權人Primos對競爭對手Hunter以及一些相關侵權者（誘使侵權）提出侵權告訴。

 地方法院階段：
（本文忽略部分爭議，僅討論專利用詞）解釋專利範圍時，如'567案的Claim 21中用語"second-roof-mouth engaging portion"解釋為其中的板片（plate）為"接觸（contact）"到人口中上方（roof），因此侵權判斷，文義上是否被告產品是否需要接觸到人口中上方成為關鍵議題。

證據一：專利說明書
（其實除了請求項外，系爭專利說明書並未提到"engaging"）
程序進入Markman Hearing，解釋專利範圍中"engaging"，法院解釋為"come into contact with"（直接接觸），而非被告專家所說的"interlocking"（連鎖、連結），理由是法院看專利說明書，認為並不支持"interlocking"的解釋。

證據二：審查答辯歷史
被告轉而討論系爭專利審查歷史，企圖阻止原告用均等論（Festo前例）來解釋專利範圍，經審視答辯歷史時，法院認為雖有修正（有關板片具有長度的物理特性），卻沒有限縮了專利範圍，以及即便有限縮（有關板片與薄膜的間隔），但被告產品仍落入範圍。

被告提出法院不當解釋'567請求項中的"engaging"，並主張"all limitation rule"，也就是主張'567的答辯歷史也造成關係案'578的禁反言。

不過，法院都予以否決，仍重新確認"engaging"的解釋，同意"all limitation rule"，但認為此案並不影響後者主張的均等論。

CAFC階段：
案件上訴CAFC，雙方論點與在地方法院沒有差太多，被告論點內容大致上與前述討論一致。倒是專利權人Primos回應解釋"engaging"的部分提到"interlocking"一般用在機構（如齒輪）的連接關係，不適合用在口內裝置。這點法院同意。

如此，顯然法院就偏向原告，因為"engaging"將以一般習知的方式來解釋。


圖式（對本案十分重要），因為系爭專利說明書並未描述"engaging"，但圖式卻支持了這個用詞的解釋。


"That figure shows the plate touching the roof of the mouth, but does not reveal an interlocking relationship because there is no depicted means from which the frame can “interlock” with the roof of a user’s mouth."

"We agree with Primos that the district court correctly construed the term “engaging” to mean “to come into contact with.”"

另一有趣議題為均等論（若爭議不同，"all limitation rule"並不能禁止另一相關專利主張其均等論），還有證據排除（exclusion of evidence），但不在此贅述。


(updated on Jan. 25, 2017)最後，當"engaging"與均等論等議題確認後，CAFC同意地方法院對於"engaging"的解釋（"to come into contact with"），因此同意地方法院作出文義侵害的侵權成立的決定。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/05-1001.pdf
（備份：https://app.box.com/s/whhdsevbeouoir7jwqvwz6xfstl58ui7）

my two cents:
其實本案例關於"engaging"的議題與過去討論的Felix v. Honda Motor (Fed. Cir. 2009)案例頗為一致，整體看來，"engaging"議題並沒有挑戰到一般看法，有趣的還是"all limitation rule"。

「專利用詞」是讓"專利"這門學問/工作/事業建立與其他專業的門檻之一條件吧！常常是我們與發明人之間溝通的重要議題之一，比如我們需要向發明人/專利權人溝通專利範圍時，這些用語成為"專業上的門檻之一"。所以，需要小心學、認真學，以及open mind地接受各種資訊。

但不幸的是，這不會是"固定"的課程，而是持續演進的學問。但這個"不幸"卻是"萬幸"，因為其中不確定因素，才會讓這個"專利"這門學問/工作/事業長久一點。

注意到每個專利用詞來寫稿的專利工程師一定是個頂尖的專利工程師，但是如果墨守成規...，將這些認為是金科玉律，「規範」說明書內容，累積一定量後（大數據），最後輸入「AI」寫稿機器人，經過「深度學習」，當發明人輸入「技術揭露書」到這個AI寫稿機器人，一定可以寫出「完美符合規定」的專利說明書與申請專利範圍。
...

這個十分可能是將來的光景。

所以，活用這些用詞，以及適當地挑戰專利局、法院（很多案例、判例都是因為申請人/專利律師願意繼續挑戰制度才產生的），或許才可以讓「真人」的成份延續。

在這裡還是整理一下本部落格曾經報導的「專利用詞」案例（這是一種提醒而已）：
Ron
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