37 CFR 1.56 DUTY TO DISCLOSE INFORMATION MATERIAL TO PATENTABILITY
(a) A patent by its very nature is affected with a public interest. The public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability. Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.
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從37 CFR 1.56的名稱來看就知道資訊揭示的重要性，提供必要資訊是義務，或稱本分（duty），更會影響專利性（patentability）。但為何要隱瞞呢，資訊不小心被忽視，要不然就是這個資訊有對自己不利的情況。
案例討論：
Li Second Family Ltd. Partnership v. Toshiba Corp., No. 99-1451, 2000 U.S. App. LEXIS 27921 (Fed. Cir. Nov. 8, 2000)
案件資訊：
原告/專利權人/上訴人：THE LI SECOND FAMILY LIMITED PARTNERSHIP
被告/被上訴人：TOSHIBA CORPORATION and TOSHIBA AMERICAELECTRONIC COMPONENTS, INC.
系爭專利：US 4,916,513、US 4,946,800
上訴CAFC議題主要為：系爭專利為主張先前申請案的申請日優先權的35 U.S.C. 120後續案，但是在訴訟程序中並未告知法院在騎審查答辯過程中已經被駁回此優先權主張的資訊，如此，是否產生不公平行為（inequitable conduct）？是否提供先前被撤銷的專利申請案的家譜（genealogy chart）就是滿足充分告知的條件？是否審查委員對認知上沒有相關的被撤銷前申請案的口頭簡報為滿足揭示的條件？
以上幾組答案出現在本次討論案例中，第一，當有欺瞞審查委員，導致錯誤審理時，沒有揭露與不實陳述（misrepresentation）都可能會導致不公平行為的認定。第二，申請人提出的家譜，其中有先前被撤銷的前申請案，但是卻沒有特別指出，這不算充分告知。第三，申請人有責任確保所有專利局內的活動都以文書形式進行，包括先前核駁資訊。
這些涉及是否「誠實」或是「蓄意欺騙」的潛在心理，法院自然無法參透每個當事人的心理狀態，但是卻是有跡可循，就看證據了。
案件討論：
Li Second Family原本對Toshiba提出侵權訴訟，系爭專利關於具有介電隔離層的IC結構，就是在每個IC之間設有真空或特定物質的溝槽式隔離層。
'513的前案資訊為：
相關圖式如下：
'800有幾乎一樣的前案歷史：
對此侵權訴訟，Toshiba提出因為原告Li Second Family在USPTO審查過程中有未誠實揭露前案的不公平行為（inequitable conduct）而專利無法實施。地方法院同意Toshiba的主張，因此判系爭專利'800無法實施（unenforceable）。
這就要調查到系爭專利'800審查過程發生了哪些事情？
'800（申請號05/386,102）是一件CIP案，母案（05/154,300）已經拋棄；'513（申請號05/838,758）也是源自同一母案的CIP案，更溯及相同最早母案US3,430,109。兩件系爭專利分別由不同審查委員審理，但最後核准範圍不同，'800所揭示半導體製程技術包括有隔離IC的槽狀底部的PN接面尺寸，以及PN接面符合溝槽的曲面。'513則是關於由製程產生的半導體結構。
其中'513專利為CIP案，審查過程中因為審查委員認為其母案並未揭露'513專利範圍的內容，因此不承認母案的申請日優先權，之後Li Second Family提出訴願，同樣認為'513的母案並未支持'513專利範圍，失去最早申請日優先權案的優勢，因此審查委員所引用核駁的前案對'513請求項範圍都是有用的前案。但'513最終還是因為部分請求項發明相對這些前案為非顯而易見，獲准專利。
'800為相同專利家族中平行於'513的CIP案，但此案審查委員同意'800專利範圍的母案優先權，因此使得部分前案「失格」。不過'800還是因為專利具有進步性而獲准專利。
在地方法院時，當Li Second Family以系爭專利對Toshiba提出侵權訴訟，Toshiba根據以上審查歷史主張，'800在USPTO審查時並未向審查委員披露另一系爭專利'513的審查過程發生的事情，在使得USPTO審查'800時，僅參照過去母案的內容與時間點，並未考量專利權人所隱藏的'513的訴願委員會決定，使得地院法官認為專利權人Li Second Family並未充分披露相關事實，甚至認為有欺瞞的意圖，因此產生不公平行為，因此認定專利無法實施。
美國專利的專利權人充分誠實地揭露相關資訊是一個核心價值。
"Applicants for patents have a duty to prosecute patent applications in the PTOwith candor, good faith, and honesty. Molins PLC v. Textron, Inc., 48 F.3d1172, 1178, 33 USPQ2d 1823, 1826 (Fed. Cir. 1995)"
案件進入CAFC階段，CAFC法官同意地院法官所同意Toshiba的主張，即便專利權人已經作出一些「先前資訊披露」的舉措，包括專利家族家譜的披露與口頭簡報，但都不被認同，且認定專利權人未充分披露與不實陳述的問題。
顯然，獲准專利是一件「大事」，審查委員需要有充分考量先前資訊的情況下才會准予專利，如果當中有不實陳述，或是漏說了事情，而准了專利，被賦予專利權的人會執行「不公平」的行為。
「Materiality（重要性）」，討論是否未披露資訊為重要，這是指實質會影響專利性的前案，而非指所有資訊，因此這也讓資訊披露為審查專利權重要的一環。（"Information is deemed material "if there is a 'substantial likelihood that a reasonable examiner would have considered the information important in deciding whether to allow the application to issue as a patent.'""）
「意圖欺瞞」這件事在美國專利審查中是個重大事件，卻不用直接證據，只要有清楚而具有說服力的證據就好了。
最後認定專利權人因為以上幾點錯誤，導致不公平行為，使得無法主張專利權。
"nondisclosure and misrepresentation constituted inequitable conduct."
my two cents:
CIP案雖有很大加入新事物的空間，卻要小心專利範圍是否已經不能主張母案的申請日優先權。
這件告訴我們，相同申請人在一個研發計畫中會產出多件專利，這些專利彼此之間應有一定的關聯性，如果是前後母子案還好，專利審查委員都會知悉這些連結關係，但是如果有「平行」審理的專利申請案，如本次兩件CIP案為平行，還由不同審查委員審查，就產生沒有充分披露相關資訊的瑕疵，如此瑕疵產生不可主張專利權的後果。
本案情況很需要被關注，專利權人往往不見得知道這些事態嚴重性，因此責任多半在專利代理人，至少要告知申請人要充分揭示相關資訊，即便自己覺得無關，都有可能是個瑕疵。但是還有一個情況是，如果一套研發計畫產生的專利派發給不同專利代理人處理，產生這些問題的機會可能更大。
另外，我想到一點有點繞口令的說法，可能也是不公平的事，其實不公平這件事的標準可能也不公平，即便被判了不公平，也沒有轉圜的餘地，這樣似乎也不公平。
判決：
https://zh.scribd.com/document/320524357/The-Li-Second-Family-Limited-Partnership-v-Toshiba-Corporation-and-Toshiba-America-Electronic-Components-Inc-231-F-3d-1373-2d-Cir-2000
資料參考：
https://www.law.cornell.edu/patent/comments/99_1451.htm
Ron
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