2026年8月13日 星期四

關於全球SEP授權與FRAND原則的重要案例 - Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37, United Kingdom

前言,經了解前篇「英國最高法院判定通過平台實施SEP授權的FRAND義務 - Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27 (27 July 2026)https://enpan.blogspot.com/2026/08/tesla-inc-v-interdigital-patent.html」案例後,知道這個案例依據的前例就是本篇討論 - Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37, United Kingdom,本篇確立英國法院處理SEP/FRAND爭議的架構。(過去曾經標註此案例,結果放到現在才完成筆記。)



本篇討論英格蘭與威爾斯高等專利法庭所作出一件有關標準專利授權的判決 - Unwired Planet v. Huawei (EWHC 711, 5 Apr. 2017)經上訴後英國最高法院意見(Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies (UK) Ltd. [2020] "UKSC",總體縮寫為"UPSC"),最高法院否決上訴,也就是同意EWHC的判決。(UKSC: UK Supreme Court)



案件資訊(資訊僅列舉Unwired v. Huawei):
原告/被上訴人:Unwired Planet International Ltd
被告/上訴人:(1)   Huawei Technologies Co. Ltd、(2)   Huawei Technologies (UK) Co. Ltd
系爭專利:
EP (UK) 2 229 744 (SEP)
EP (UK) 2 119 287  (無效)
EP (UK) 2 485 514 (無效)
EP (UK) 1 230 818 (SEP) 
EP (UK) 1 105 991 (延遲審理)
EP (UK) 0 989 712 (沒有提到)

判決前言就說明本篇判決全球電信業來說很重要,上訴議題包括:

第一,是否英國法院在未受到雙方同意下有權(a)發出禁制令(injunction)以制止侵害"關於電信標準必要元件"的英國專利的行為:全球行銷、銷售與使用,除非專利實施者加入全球授權的多國專利池;(b)針對全球授權判定授權金額與其他爭議的項目。
第二,是否英格蘭法院是裁定上述事項的適當管轄地。
第三,要求對專利實施者提出標準必要專利(SEP)授權應沒有歧視(non-discriminatory)的。
第四,是否法院應因為SEP擁有人違反歐盟競爭法(EU competition law)而拒絕發出禁制令。其中涉及的案例為:Huawei v ZTE (Case C-170/13) EU:C:2015:477; [2015] 5 CMLR 14; [2016] RPC 4(可參考:標準專利與禁制令濫用討論 - 歐洲Huawei v. ZTE(https://enpan.blogspot.com/2016/03/huawei-v-zte.html
第五,英國法院在何種情況下適合發布禁制令(prohibitory injunction)或是以損害賠償(award damages)代替。

(編按,通訊標準專利的擁有者(或是想要列為標準技術的專利權)需向ETSI(European Telecommunications Standards Institute)申報其專利,ETSI判斷可納入標準時,會要求專利權人簽訂不可撤銷此申請的合約,藉此可讓實施者可以在公平、合理和非歧視性(FRAND)原則下受到專利授權。

EWHC階段:
本案例源自專利交易(patent bargain)的議題,專利權提供發明人取得一期限內壟斷的報酬,而專利權是一種屬地的權利,僅能在取得專利的國境內行使專利權,其有效性或是侵權議題都是該國法院的權責,以歐洲專利為例(在沒有統一專利時),專利權僅能在指定的締約國內有權,然而,一件/項歐洲專利(無效或侵權)可能每個歐盟締約國的法院都會得到不同的結果。這裡特別指出,根據英國法,一旦專利被認定有效,並且侵權成立,就可以直接以禁制令防止侵權行為。

由於專利權人可以通過禁制令禁止司法管轄區(jurisdiction)內的侵權行為,但仍需要在每個區域提起訴訟,且每個區域法院都可能有不同結果,除了特定區域壟斷外還擾亂市場(一些區域可以賣、一些又不行),這對有全球/全歐洲製造與銷售的廠商而言應該是很困擾的,這是專利系統的現狀。不過,針對標準且必要專利(SEP),這類專利比較沒有一般專利的問題,因為各國一致地想要避免SEP造成的壟斷與不當獲利

本案源起Unwired公司於2014年3月10日在英國法院對Huawei、Samsung與Google等公司提起侵權訴訟,認為這些公司侵害Unwired的歐洲專利,即上述列出的6件系爭專利,並要求法院發出禁制令。Unwired與Google與Samsung達成和解,但Huawei不從,直接挑戰專利有效性,而且特別地先從中國專利無效開始。這些系爭專利遭受到無效的檢驗,例如,在多次法院審理過程中裁定系爭專利'744與'818有效且為標準且必要的專利,'287與'514兩件則被判定無效。許多議題都在上訴中。

本案涉及的標準為2G(GSM)、3G(UMTS)和4G(LTE)等通訊標準,Huawei在英國、德國與中國都被判定對其中列為標準必要專利(如'744與'818侵權成立

UKSC階段:(判決是合併審理兩件上訴案:Unwired v HuaweiConversant v Huawei and ZTE)

(以下僅摘要)

一些前提:
Huawei與ZTE的主張:
特別地,Huawei與ZTE為中國公司,主要市場也在中國,訴訟卻在英國,因為主要銷售額都在中國或是雙方原告Unwired與Conversant沒有獲得專利的國家,Huawei與ZTE主張「專利授權費用」的判斷應依賴中國專利的有效性和侵權情況,而中國專利的有效性與侵權議題都屬於中國法院的管轄範圍,更影響針對SEP的全球授權價值。

舉例來說,Huawei在中國對Conversant的15件專利提起無效審查,結果僅1件被列為SEP,其餘14件不是被無效就是判定侵權不成立。中國法院甚至還批評Conversant的專利有效性與侵權議題在中國尚未有結論就想在英國取得專利授權費用。

FRAND授權費用怎麼算?
英國Birss法官對整個專利組合進行估值,其中確實可能包括有無效專利或是侵權不會成立的非標準必要專利(non-SEP),提出一個FRAND費率的算式:針對手機,標準通訊技術的智慧財產權的總授權費用為"T","T"的金額已經有公開資訊,每個專利權人的專利組合價值在標準專利中的比例為"S",接著按照比例"S"來分"T"給每個專利權人,FRAND費率="T"x"S"。

另一種方式是參考電信業之間已經達成授權的合約,解讀業者之間的授權費用,其中一定涵蓋了許多SEP,通過理解每份合約之間的比例來計算其他業者的授權費用。例如,Ericsson的專利組合授權費為"E",經解讀後知道Unwired對Ericsson的專利組合授權費用的相對比例為"R",因此Unwired的授權費用為"E"x"R"。

(編按,上述數學雖然簡單,但算是合理也直覺的判斷,並未評估單一專利的價值,而是對整包專利(portfolio)進行計算與統計,可跨過複雜的有效性與侵權判斷的爭議。法官表示,例如Unwired的專利組合涵蓋42個國家,若針對每件專利爭論有效性與侵權與否並不切實際。)

如果按照Birss法官意見,專利權人自己聲明其專利為SEP,彼此制衡,雖然不準確,卻很實用。法院的工作就是採證,調查各家電信業者之間的授權合約,經參考後再彼此調整授權費用。

舉例來說,中國廣東省高級人民法院在「Huawei v. Interdigital」訴訟案(Huawei v Interdigital (2013), Guangdong High Ct Civ. Third Instance No 305)中,分析Interdigital與其他業者之間的授權合約,藉此確定Interdigital在中國的FRAND 費率,這種交叉驗證是一種「自上而下(top down method)」的方法。

這樣利用參考各家業者彼此授權金額,加上參考各家專利組合佔據標準的比例,還可以依照市場變動調整費用,藉此判定的授權金額更能反映出FRAND的精神

英國最高法院針對上述五個議題的綜合意見如下(內容龐雜難理解,很多是參考Google翻譯)。

關於英國法院的「管轄權」,以及是否在未受到雙方同意下有權(a)發出禁制令(injunction);(b)針對全球授權判定授權金額與其他爭議的項目?

這是專利實施者是否被專利權人「壟斷」影響以及是否專利權人能獲得公平合理的報酬之間的拉扯。

關於英國法院發禁制令與判定授權金額屬於法院管轄權的爭議,Huawei的主張是,如果英國法院可判斷全球授權的FRAND原則,並作為發出禁制令的考慮因素,為濫用訴訟管轄權,並且相關判決可能存在矛盾與風險。

然而,就法院來看,因為國際上缺乏這類議題的國際法庭或機構,因此裁定FRAND授權條款的責任就落在了受理專利侵權訴訟的國家法院身上,且將案件提交到這些法院的當事人也應該認同法院的地位。

因此,英國法院裁決其有權裁定涉案的英國專利是否有效以及是否受到侵權也有權裁定專利實施者對於授權合約(針對SEP)的抗辯,抗辯主張為基於SEP專利權人根據歐洲電信標準協會(ETSI)制度作出的不可撤銷承諾的效力,就雙方在英國法院提訟,英國法院沒有理由拒絕行使管轄權

關於SEP授權歧視,法院採用一種說法:價格歧視並非總是有害,相反地,價格歧視可能可以提高效率,也就是可通過簡化前期必要投資的回收來激勵創新、拓廣市場規模,以及改善消費者福利。這也暗示,智慧財產權領域授權價格的「歧視」是常態:當將多家擁有相同領域的專利權進行授權所簽訂的合約相互比較時,通常會發現不同的授權費、條款和條件,只要這個合約簽訂者對於其中差異化費率和條款沒有市場支配力(market power),無需擔心,專利授權的價格差異是正常情況。

法院否決Huawei提起相關授權涉及歧視的上訴主張。

歐盟法院(CJEU)針對SEP專利權人要獲得禁制令救濟提出強制條件(不能濫用市場地位),若SEP專利權人無法遵守這些條件,發出禁制令會被視為濫用其市場支配地位。據此,Huawei主張Unwired並未提出符合公平、合理與無歧視(FRAND)的授權金額,因此違法相關規定,主張法院裁定的禁制令是錯誤的。

所述條件/規定:
Article 102 provides:
Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.”

Unwired則是回應,當SEP專利權人遵守上述規定,表示SEP專利權人可以提起訴訟以尋求禁制令救濟,而不會構成濫用市場支配地位,但也主張即便沒有遵守FRAND,也不一定表示就濫用市場地位,完全取決於具體案件的情況。

最高法院引用歐洲法院「將競爭法應用於SEP專利權人與專利實施者」的判例,認為判例強調了遵守「行業慣例」的重要性,基於這些慣例,認為僅特定國家內(如德國)進行SEP授權並不符合公平、合理和非歧視原則(FRAND)。

因為法院是基於行業慣例,法院並無法忽視現實市場的情況,在確定FRAND授權的地區範圍時參考行業慣例,以及在專利實施者不接受或延遲接受FRAND原則下的授權合約,法院可以發布禁制令以防止侵權

針對英國法院在何種情況下適合發布禁制令或是以損害賠償代替的議題,避免禁制令被專利權人當作談判籌碼而收取過高的費用,法院認為,如果被專利權只是被告侵權者試圖生產的產品的一小部分,發出禁制令可能會讓專利權人在談判中獲取不正當的籌碼,因此可以運用「損害賠償」來彌補侵權行為,所述禁制令則可能並不符合公共利益。

另外,其實以損害賠償代替禁制令涉及法院的自由裁量權,因此法院在許多侵權成立的判決下會發出禁制令,特別是在以損害賠償排除侵權行為可能是困難的情況。

特別在本案例中,下級法院並未被要求要以損害賠償代替禁制令,到了最高法院,也不認為有任何理由可以損害賠償代替上訴法院維持的禁制令;或說,對本案涉及全球SEP授權標準技術而言,損害賠償不足以補償(對專利權人的補償)不頒布禁制令所產生的損失,而且還會讓侵權者或是可能侵權的人不想簽署FRAND SEP授權合約,因此禁制令是合理的措施,如此,如果侵權者想要繼續留在市場上,只能接受SEP的FRAND授權協議

補充,一旦專利被認定為標準必要專利(SEP),專利權人就無法/不容易在每個被侵權的國家都提出侵權訴訟以強制執行其權利,特別地,若要在全球逐項提起訴訟的費用...真是「高得不可思議(“impossibly high”)」。

以上意見都是源自下級法院的意見,最高法院同意,並駁回上訴。

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