Ex Parte McAward案件資訊：
專利申請號：13/435,655
公開號：US 20130255798
訴願號：Appeal 2015-006416
專利申請人：Honeywell International Inc.
本案緣起11/7/2014接獲USPTO終駁意見，理由是Claims 1-20不符35 U.S.C. § 112(b)，Claims 1-7, 10-20不符35 U.S.C. § 103(a)(pre-AIA)。
本案在USPTO的檔案（包括Final OA、Appeal與進入RCE）：https://app.box.com/s/mqr8dyktyajh482sw2ezcvjbjkug8qs2
系爭案關於一種漏水偵測器，其中有漏水偵測器、自動水閥與電路，當偵測到漏水情況，將自動關閉水閥，偵測器可以與外部警報器通訊。
系爭案請求項1：
根據USPTO審查意見，認為請求項1中（如以下摘錄）不明確，讓相關領域一般技術人員無法判斷其專利範圍（metes and bounds），因為其中沒有任何裝置或系統的結構讓這個裝置可以"configured to"執行其中功能。
"configured to be reliably installed by an untrained installer or a homeowner and to not require the services of a plumber or electrician to perform installation, thereby permitting widespread and cost effective adoption"
申請人的答辯是，認為這段話沒有需要特別的知識或工具就可以執行，就如花園軟管連接器或家用牆壁插座，可用以瞭解這段設定（"configuration"）。
明確性：
關於專利範圍的「明確性（definiteness，35 U.S.C. § 112(b)）」的要求如下摘錄，算是基本定義，「專利明確性的要件」就是保護專利權人應有的權利外，更告訴公眾仍然開放的範圍，而且明確到不需要太多知識取輔助瞭解。如果專利範圍不明確，就無法達到這樣，讓專利權人知道被保護的範圍，以及也無法讓公眾瞭解可以迴避的開放之處。
然而，USPTO在審查期間就擔負專利範圍是否明確的把關者，因此，需要先判斷專利範圍，不僅根據專利範圍中的用語，還要根據說明書內容而以合理而最廣的方式（BRI）解釋範圍，這主要是來自案例Phillips v. A WH Corp., 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en bane)的指示。
因此，何謂明確性？就是，以合理而最廣的方式解釋專利範圍時，來看範圍的邊界是否明確，當參考說明書內容判斷專利範圍中用語不明確，這就建立不明確的初步印象（"prima facie case of indefiniteness"）。案例為In re Packard, 751F.3d1307, 1310 (Fed. Cir. 2014)。
當USPTO作為初步把關後（審查委員需要與申請人互動達到明確性/專利性標準，申請人仍有修正的彈性），專利一旦核准，接下去面對訴訟而需要解釋專利範圍，這時法官擔任第二次明確性的把關，而這時法官面對的是已經固定下來的專利範圍，並參照請求項內容、說明書、審查歷史等證據，以合理而最廣的方式解釋專利範圍。
然而，USPTO/PTAB對於明確性的標準與法院並不需一致，如以下摘錄法院對明確性的態度，因為角色不同，因此標準也不會一致。當USPTO/PTAB採取較嚴格的標準而准予專利後，法院就相對不需要這麼嚴格的標準，相對是比較原則性的要求，如Nautilus案。
針對Nautilus：
第一次判決中，CAFC的態度是如果請求項的範圍根據說明書內容與審查歷史（內部證據）都無法讓相關技術人員了解發明的範疇，才可以因為不明確而無效專利；另一個主要態度是，除非是權利範圍有無法解決的模糊（insolubly ambiguous），否則在權利範圍可以經得起解釋時（可以被解釋時），不能排除具有明確性的可能。
經最高法院原則指示後，第二次CAFC判決：CAFC根據最高法院提出的明確性標準（最高法院認為並未提出新的標準，而是回歸過去長久使用的標準）修改判斷標準，針對"reasonable certainty"的判斷標準，考量何謂「通知相關領域技術人員該專利範疇」的意義後，(1)參考內部證據；(2)參考系爭專利再審程序中的敘述，認為Biosig請求項範圍已經合理而明確地告知相關領域技術人員發明的範疇。
相關案例：
最高法院對明確性的態度 - Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/nautilus-inc-v-biosig-instruments-inc.html）
CAFC第二次對Nautilus v. Biosig作出判決（April 27, 2015）（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/cafcnautilus-v-biosigapril-27-2015.html）
回到本案例。
當USPTO審查委員認定系爭案請求項1中 "... configured to be reliably installed by an untrained installer or a homeowner and to not require the services of a plumber or electrician to perform installation, thereby permitting widespread and cost effective adoption." 不明確，因為說明書並未給予足夠的內容支持。
並且，這段內容是以「功能」來界定漏水偵測，缺乏結構特徵，即便系爭案申請人主張相關領域技術人員可以理解，但是說明書並未明確支持的描述（"when read in light of the Specification, fails to further clearly define the structure encompassed by the limitation"）。
PTAB在此訴願案中，用了不小篇幅解釋何謂明確性，也列舉系爭案說明書內容，證明無法支持專利範圍的明確性，甚至在假設說明書有支持的情況，仍讓相關領域技術人員無法得知發明的邊界。
訴願決定：專利範圍中"configured to"這段描述，參考說明書內容且在最廣且合理的解釋下，為模糊而不明確，使得相關領域一般技術人員無法從請求項內容辨別出專利範圍。
"we agree with the Examiner that the claimed "configured" limitation, under the broadest reasonable interpretation when read in light of the Specification, is vague and unclear, and a person having ordinary skill in the art would not be able to discern the metes and bounds of the claimed invention in light of this claim language."
[本篇忽略103議題]
本案訴願決定確認系爭案因為不符112(b)與103(a)不予專利。專利申請人回到原來審查程序，提出修正與RCE，這回修正專利範圍，將爭議中的段落刪除，重新詮釋專利範圍，接著就...再看看。
Ex Parte McAward案USPTO檔案：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Ex%20parte%20McAward%202017_08_25.pdf
（備份：https://app.box.com/s/ns5bplbri7n5ujl2cbx50kog78beyk7c）
my two cents:
本次討論的系爭案發明企圖提供一個「未經訓練的一般人」在「不用特殊工具」下可以安裝的漏水偵測裝置，這個「發明動機」可能可以作為「行銷廣告用語」，吸引消費者注意，但是在取得專利的要件下，仍是需要描述出技術內容，劃定一個技術範圍，因此仍不能排除「技術描述」的正面表述，頂多輔以一些功能描述，但需要避免僅是「不明確的廣告用語」。
一些報導：
http://www.patentdocs.org/2017/08/in-re-mcaward-ptab-2017.html
Ron
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