"... the predictability of substituting generic plastics for thermoplastics in the skins and cellular cores of vehicle load floors is relevant to the written description inquiry."
案件資訊：
上訴人/專利申請人：IN RE: GLOBAL IP HOLDINGS LLC
系爭申請案：14/632,238
判決日：July 5, 2019
系爭案是一件再領證案（re-issue application），關於汽車地墊，提出再領證時，申請人修正申請專利範圍，簡單將"thermoplastic"改為"plastic"，也就是將專利範圍擴張了。
系爭案Claim 1記載汽車地墊，其中複合面具有第一、第二加強型塑料皮（原申請案是"熱塑料"），還有表面黏合蜂窩狀皮，之後加上覆蓋物。
USPTO審查委員對此修正後範圍提出不符112(a)規定的核駁意見，理由是，系爭案說明書中僅描述熱塑性材料，而沒有一般性塑膠材料，認為再領證案擴張的範圍包括了新事物（new matter）。
摘自USPTO審查意見：
對此意見，專利申請人提出訴願，主張所述「塑料」並非發明的關鍵特徵，而且「塑膠材料」從說明書內容來看是"可預期"的選項，並且還提出證據證明在車輛地墊已知使用了一般塑料，且這個元件非本案發明的關鍵元件。不過，仍遭到PTAB以相同理由駁回再領證。
案件上訴CAFC。
根據35 U.S.C. § 112規定說明書的撰寫要件，說明書要包括發明描述，以及製造與使用的過程，並以完整、清楚與簡潔的用語描述，使得相關領域的技術人員可以理解發明內容後，能製造與使用者該發明。說明書是否滿足以上規定，就看說明書是否在其申請日時合理傳達了發明標的給相關領域技術人員。
其中專利說明書文字是否符合112規定，其需要的詳細程度取決於其「申請專利範圍」主張的專利標的的本質和範疇（nature and scope），以及相關技術的複雜性（complexity）和可預測性（predictability）。其中，可預期性就是文字沒有描述的，但在相關領域中仍有可取代的替代品（alternatives），特別是指非關鍵元件，仍應該受到專利範圍的保護。
除了「可預期性」外，還要考慮其「關鍵性」！
說明書揭露的經典案例：說明書揭露的程度 - Ariad v. Eli Lilly (Fed. Cir. 2010)（https://enpan.blogspot.com/2015/06/ariad-v-eli-lilly-fed-cir-2010.html）
如此，CAFC法官認為USPTO審查意見與PTAB決定違反了Ariad案例的意旨：
另有一對應案 - In re Peters, 723 F.2d 891, 893–94 (Fed. Cir. 1983)，相同地，此案例也是提出再領證申請案後，擴張了專利範圍，而USPTO審查意見同樣地認定這擴張內容並未揭露於說明書中而駁回，但CAFC認為所述擴張的範圍為非關鍵元件（編按，條件一），也不是用來克服先前技術用的（編按，條件二），且相關領域技術人員可理解而實施此非重要特徵在該發明中（編按，條件三）！
對照法院在Ariad案提出的幾點判斷「說明書揭露內容支持申請專利範圍」的判斷依據：
(1) 相關領域的知識 (the existing knowledge in a particular field)
(2) 先前技術的範圍 (the extent and content of the prior art)
(3) 相關領域中科技的成熟程度 (the maturity of the science or technology)
(4) 發明概念的可預期性 (the predictability of the aspect at issue)
結論：CAFC法官撤回PTAB決定，要求在上述幾個判斷原則（但未窮舉）下重新審視系爭申請案的專利範圍是否在其關鍵性與可預期性（predictability and criticality）違反112規定。
重點：這些「可預期」的容許範圍可能還是適用在「非關鍵元件」上，如果是解釋範圍中比較敏感的關鍵技術上，這個可預期性就可能造成很多爭議。
my two cents:
雖然說明書不容易「完美」，或說文字本身與撰寫當下的思緒可能限制了「專利範圍」，但如果後續解讀有其「合理的寬容度」，或說因為「文字本身有可預期性」，這樣就可以彌補（降低）撰寫專利說明書當下可能的損失，對發明原意，不受限於文字的限制，也可能較為公平。
判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1426.Opinion.7-5-2019.pdf（備份：https://app.box.com/s/qgbhfhr104c1lkq3utqffa19jpuwmjg8）
USPTO階段檔案摘錄：https://app.box.com/s/x3twvls64o7uadw3us4tn97q369zq6nv
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2019/07/predictability-criticality-description.html
Ron
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