2019年11月13日 星期三

102適格「公開的印刷品」討論 - Samsung v. InfoBridge (Fed. Cir. 2019)

本篇討論散布在成員中的標準文件是否符合「公開」要件 - Samsung v. InfoBridge (Fed. Cir. 2019)

案件資訊:
上訴人:SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
被上訴人:INFOBRIDGE PTE. LTD.
系爭專利:US8,917,772(IPR2017-00099, IPR2017-00100)
判決日:July 12, 2019

本案緣起Samsung向PTAB對Infobridge擁有的系爭專利提起兩件IPR,PTAB的決定都是認為Samsung所提出的證據並非實質公開文件,不是在系爭專利申請日前已公開給大眾的文獻,因此判定在此證據下系爭專利有效。Samsung接著上訴CAFC。

系爭專利US8,917,772關於一種建立合併清單的方法,這是一個影片編解碼的方法,是關於H.265編解碼標準的技術。其中,先檢查空間合併候選者與暫時合併候選者的可行性,建立一個合併清單,如果數量不足,還會增加候選者,其中空間合併候選者為移動資訊,此方法可以通過移除沒有用的合併候選者與增加新的合併候選者而增加編碼效能。

根據判決書記載,Samsung提出前案為:


而上訴關鍵議題是:「這份文件WD4在系爭專利申請日(關鍵日:2011年11月7日)前是否已經公眾可存取?」


Samsung提出「申請日前已經公眾可存取」的事件有:
(1) JCT-VC成員在2011年7月舉辦會議討論H.265標準。
(2) JCT-VC提出網頁,於2011年10月上傳WD4參考文獻讓使用者存取JCT-VC材料,Samsung還提出可以得到WD4文件的4個步驟。
(3) 在2011年10月,WD4文獻的主要作者將文件以電子郵件傳送到上述會議的成員。

但是PTAB在IPR的決定中表示,上述事件並不足以證明WD4文獻在系爭專利關鍵日前已經是公眾可存取,因此不能成為挑戰其專利性的先前技術。

CAFC階段:
首先討論Samsung的訴訟「立場」,因為系爭專利為H.265專利池中的標準專利之一,其中也有Samsung的專利,涉及授權與會員利益,使得Samsung具有訴訟立場。

接著是討論公眾可存取(public accessibility),參考35 U.S.C. § 102(b)規定,可知,公眾可存取的條件是:(1)「印刷」以及(2)「公開」("(1) that a putative prior art reference be printed and (2) that the reference be published, i.e., accessible to the public."),而判斷則視每件情況而定,如果在專利關鍵日(最早申請日、優先權日)之前,所述公開的印刷品為相關技術領域一般技術人員以合理的努力可得到,就是適格的先前技術文獻("A reference is considered publicly accessible if “persons interested and ordinarily skilled in the subject matter or art, exercising reasonable diligence, can locate it.”")。

如此,要達到相關領域的一般人可以在合理的手段下取得文件的標準,那麼,上傳到公開網頁上,並註明作者與時間,或是在圖書館建立索引資料的文獻,都屬於「公開的印刷品」。

"When a reference is uploaded to a website or deposited in a library, the fact that the reference is indexed or cata-loged in some way can indicate that it is publicly accessible."

法院即依照上述事件以及判決書所列舉的多件前例建立的原則來檢驗Samsung所提出的幾點公眾可存取證明。

針對事件(1):JCT-VC成員在2011年7月舉辦會議討論H.265標準(Torino會議)。法院認為,在此會議當中並未建立WD4文獻,而是在會議後才產生此文獻,反而是在另一場會議中才被散布Geneva會議),但對於此點,Samsung最初並未提出,因此並未列入審理,也就使得事件(1)並未證明WD4文獻在系爭專利關鍵日前已公開

對於事件(2):JCT-VC提出網頁,於2011年10月上傳WD4參考文獻讓使用者存取JCT-VC材料,Samsung還提出可以得到WD4文件的4個步驟。

如同PTAB主張相關領域技術人員並無法通過合理的努力得到這些網頁內容,例如所提出的"專家證詞",這些都是相關領域的專家,甚至是開發相關技術的人員,因為這些網頁內容是限定提供給相關會員使用,"外部人員"並無法順利取得相關網頁內容

針對事件(3):在2011年10月,WD4文獻的主要作者將文件以電子郵件傳送到上述會議的成員。

關於使用電子郵件散布文件是否滿足公眾可存取的條件,Samsung證明相關領域一般技術人員可以接收這份電子郵件,而PTAB認為Samsung並未證明通過電子郵件散布的WD4文獻普遍地或廣泛地散布,並未檢討接收到這個電子郵件的接收者是否可以代表相關領域一般技術者。


因此,CAFC法官認為PTAB應該要去審理是否Samsung證據可以證明一般技術人員通過合理的努力可存取這份WD4文獻,但其中證據不明確,法院並沒有結論,但認為在此事件(3)中PTAB錯誤採用判斷標準。

結論:就因為PTAB採用了錯誤標準來審理WD4文獻是否為公眾可存取,即撤回PTAB決定,要求重審。

判決文:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2007.Opinion.7-12-2019.pdf(備份:https://app.box.com/s/0gct3liqypfevrdh6mqjeeaxmanentnn

參考資料:
https://patentlyo.com/patent/2019/07/distribution-standard-publication.html


Ron

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