本篇名稱為「不夠知名的商標不會被其他相似商標減損價值」，也可以換成這句比較粗俗的講法：要撤銷人家商標要惦惦自己的斤兩 - Pure & Simple Concepts v. 1 H W Management (Fed. Cir. 2021)。商標與專利不同，有很多方面都不同，例如相同類別而又相同的商標自然不能共存，但相似(有差異)的商標有機會共存，就看先申請商標是否會被後申請商標影響到價值，如果先申請商標還沒有到多有名時，後申請商標就有可能並存。判斷商標之前是否被影響的判斷要素如DuPont factors中的幾個：
1)商標之間的相似度與非相似度(similarity or dissimilarity of the marks)
2)商品與服務的相似度(similarity of the goods and services)
3)已建立與可能繼續商業管道的相似度(similarity of established, likely-to-continue trade channels)
案件資訊：
上訴人：PURE & SIMPLE CONCEPTS, INC.
被上訴人：I H W MANAGEMENT LIMITED, DBA FINCHLEY GROUP ("Finchley")
系爭商標："INDUSTRY"系列（TTAB no.91234659）
判決日：May 24, 2021
本案緣起Pure & Simple Concepts (P&S)公司（擁有服飾類"INDUSTRY"系列商標）將"INDUSTRY"系列商標授權Manhattan Group使用，我從Manhattan網頁截錄一些內容：
（https://www.manhattaninc.com/industry）
（https://www.manhattaninc.com/industry-wings）
Pure&Simple公司擁有關於"INDUSTRY"的商標：
no.86726533
no.77068238
no.76545463
no.76170481
no.76047153
no.75702398
no.75631989
針對I H W Management公司/Finchley的商標"BLUE INDUSTRY"，P&S向TTAB對商標"BLUE INDUSTRY"提起異議，理由是彼此商標有混淆的問題，但TTAB駁回異議理由，認為兩者商標沒有混淆，也就沒有稀釋/減損/淡化(dilution)Pure&Simple公司商標的問題。
其中PTAB判定P&S公司並沒有證明減損其名聲的關鍵因素（"critical element of fame for dilution purposes"）是因為P&S商標並沒有到消費者可識別且家喻戶曉的程度（"because there was no evidence that any of P&S’s marks rose to the level of consumer recognition as a household name"）。
I H W Management公司/Finchley擁有的系爭商標：
no.86615907
Pure&Simple上訴CAFC。
本案主要爭議是，商標"BLUE INDUSTRY"與P&S所擁有的幾個"INDUSTRY"商標之間是否因為相似而有混淆的可能性（likelihood of confusion）而淡化/稀釋/減損了P&S所擁有的幾個"INDUSTRY"商標？
P&S主張：(1)TTAB沒有考慮所有"DuPont Factors"、(2)錯誤認定"BLUE INDUSTRY"中"BLUE"的影響、(3)不當倚賴第三方註冊商標，以及(4)錯誤評估P&S所擁有的商標名聲。
其中考量的是異議人商標與系爭商標之間混淆的可能性，TTAB/CAFC根據事實考量"DuPont Factors"，"DuPont Factors"有13項，但會依照情節斟酌採用，如TTAB評估混淆的可能性的因素如下：
1)商標之間的相似度與非相似度(similarity or dissimilarity of the marks)
2)商品與服務的相似度(similarity of the goods and services)
3)已建立與可能繼續商業管道的相似度(similarity of established, likely-to-continue trade channels)
6)在相似商品使用相似商標的數量與本質（"number and nature of similar marks in use on similar goods"），這是Finchley額外提出的。
CAFC階段：
考量上述"DuPont Factors"，需要依據實質證據，而判斷時仍會考量每一項因素的"比重"，法院引述不少前例。
P&S有個特別的論點（編按，這裡的描述有加上我自己的詮釋，因為我覺得有些說服力，只能說，在法官的層次來說，可能不太常進菜市場買衣服）：因為關於上述商標"INDUSTRY"的一系列服飾並不是很貴，屬於一種每天穿、居家的服飾，因此對於這類服飾，消費者並不會經過仔細考量才買，而是一種衝動購買（impulse buying）的類型服飾，因此當消費者僅憑一個衝動快速抉擇來購買時，系爭商標"BLUE INDUSTRY"確實可能與P&S的一系列商標"INDUSTRY"服飾混淆。
但這樣的問題又會回到本質，如果P&S的服飾並非知名，到底混淆了消費者什麼？（顯然商標並非一定是先佔先贏！）
本次幾個DuPont考量因素：
1)商標之間的相似度與非相似度(similarity or dissimilarity of the marks)
2)商品與服務的相似度(similarity of the goods and services)
3)已建立與可能繼續商業管道的相似度(similarity of established, likely-to-continue trade channels)
6)在相似商品使用相似商標的數量與本質（"number and nature of similar marks in use on similar goods"），這是Finchley額外提出的。
針對P&S提出的四個主張，CAFC一一回覆。
(1)TTAB沒有考慮所有"DuPont Factors"。
CAFC：依照前例，如"In re Guild Mortg. Co. (Fed. Cir. 2019)"、"Hylete LLC. v. Hybrid Ath-letics, LLC (Fed. Cir. 2019)"，如果沒有例外情況，在上訴階段不會增加下級單位（即TTAB）並未提出的議題。
但重點是，除了不會新增考量的因素外，針對"混淆的可能性"，P&S其實並未提出足夠的證據可以證明消費者對其產品的市場印象（marketplace impression）。
(2)錯誤認定"BLUE INDUSTRY"中"BLUE"的影響。
CAFC：是否"BLUE"佔商標"BLUE INDUSTRY"中支配的位置？P&S認為"BLUE"僅是顏色的印象，不是品牌的印象，但TTAB判定這個首字是消費者記憶這個品牌的主要因素，CAFC同意。也就是說法院認定這個BLUE不致與P&S的商標混淆。
這裡有個重要的"心證"，就是針對幾個字組合的商標，字的位置影響了該字在整個商標的支配特徵（dominant feature），並且也有前例：Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Cliquot Ponsardin Maison Fondee En 1772 (Fed. Cir. 2005)。
(3)不當倚賴第三方註冊商標。
CAFC：引用前例Juice Generation, Inc. v. GS Enters. LLC (Fed. Cir. 2015)，使用第三方註冊商標目的是證明消費者被大量的相似商標所困住，使得消費者被教育可以從細微的差異識別各種商標。
因此，即便兩個商標僅有微小差異，相對很窄的保護範圍，並不會造成消費者的混淆。
因為有許多服飾都採用了"INDUSTRY"，使得使用"INDUSTRY"的商標識別度相對地弱，也就讓消費者更能識別這些品牌的差異。
(4)錯誤評估P&S所擁有的商標名聲。
CAFC：（更殘忍地）TTAB認定P&S並沒有擁有知名的"家族標章(family of marks)"，這與上一個主張有關，當法院認定"INDUSTRY"在服飾領域並沒有特別的識別性時，也就是認為P&S的相關家族商標並沒有特別知名。編按，這部分應該是針對"INDUSTRY"這個字而言，參考以上幾個P&S註冊商標，都是伴隨著圖形的商標，相對地削減了"INDUSTRY"的支配性。
這裡考量了法院在前例J&J Snack Foods Corp. v. McDonald’s Corp. (Fed. Cir. 1991)的意見：家族商標（family of marks）"是一組具有可識別而具有共同特徵的商標，公眾對其地識別性是因為這些商標，當其中共同特徵可以表明商標起源（廠商、品牌）時，才家族商標的識別性。
殘忍地是，TTAB認定P&S並未擁有以上定義的家族商標，因為消費者並非憑著"INDUSTRY"來識別其商品，也沒有證明"BLUE INDUSTRY"淡化/削減了P&S商標價值。
CAFC同意TTAB終判：被異議人的系爭商標對P&S商標並未有混淆的可能性。
關於本次討論的商標混淆／DuPont Factors相關案例：
- 商標混淆的證據 - Swagway v. Segway and ITC (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/05/swagway-v-segway-and-itc-fed-cir-2019.html）
- 商標混淆的可能性：DuPont factors - In re Guild Mortgage Company (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/01/dupont-factors-in-re-guild-mortgage.html）
- 目標客群不同不會造成商標混淆與欺瞞 - McDonald’s Corp v Future Enterprises Pte Ltd. (Singapore)（https://enpan.blogspot.com/2019/03/mcdonalds-corp-v-future-enterprises-pte.html）
判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1211.OPINION.5-24-2021_1781793.pdf（備份：https://app.box.com/s/rb1wdx1pzdekfsjp1bw1ltspj6829c8c）
TTAB決定：https://app.box.com/s/a3rjvwques2k5glp6m07p5lsltc42ccr
參考資料：https://patentlyo.com/patent/2021/05/confusion-the-industry.html
Ron
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