2019年3月14日 星期四

目標客群不同不會造成商標混淆與欺瞞 - McDonald’s Corp v Future Enterprises Pte Ltd. (Singapore)

麥當勞的商標敗訴案討論(McDonald’s Corp v Future Enterprises Pte Ltd [2005])。雖然這是很久以前的案子,突然在某次找資料時看到,還是頗有參考價值,藉此可以得出新加坡法院對於「相似標誌」的容忍程度。繼續搜尋的話,McDonald's這個餐飲巨獸在全世界各地對Mac等使用提出訴訟,...看來多數是失敗!

麥當勞(McDonald’s Corp)在新加坡對新加坡公司Future Enterprises Pte Ltd (“FE”)的「MacChocolate、MacNoodles、MacTea」等商標提起商標異議,阻止FE公司在產品上使用「Mc」與「Mac」等標誌。當新加坡高等法院(High Court)駁回麥當勞主張後,麥當勞上訴上訴法院(Singapore Court of Appeal),上訴法院撤回訴訟。


(截圖自:https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html


Future Enterprises Pte Ltd公司的「MacCoffee」(圖案截自google maps)

麥當勞使用Mac、Mc的相關產品如:McDonalds、McFries、McChicken、McRib、McNuggets、McDonald’s、McBurger、Big Mac、Egg McMuffin、SUPERMAC、Mc等,最顯著商標的是:


麥當勞主張他們對Mac、Mc標誌使用上在消費者心中建立品牌聲譽,具有識別性,如果有其他人使用這些標誌,將對消費者產生混淆,以為使用Mac、Mc的商品的源頭是麥當勞!

FE反駁,FE使用Mac是在他們的泡麵(快速麵)、茶包產品上,並在進入新加坡之前已在全世界販售'MacCoffee'、'MacTea'、'MacChocolate'與'MacNoodles'等產品,相關新加坡商標如(disclaim "eagle"):


麥當勞主要的主張(上訴理由)認為FE抄襲使用Mac、Mc(主張1),而他人使用Mac、Mc等標誌會對消費者產生混淆(以為是麥當勞的)與欺瞞(主張2),並反駁新加坡高等法院提到消費者對於麥當勞的連結是弧形「M」這個標誌,而不是Mc這些字眼(主張3),因此麥當勞上訴主張即便麥當勞的商標與FE用的不同(如上),但仍應勝訴

FE的主要主張是「兩者商標不同」,而且產品是在超級市場與便利商店販售,並涵蓋老鷹標誌,消費者不會混淆到麥當勞的速食。

新加坡上訴法院判決(看待新加坡商標的重要資訊,商標是否有混淆,要看整體情況):

- McDonald's與FE商標在視覺上不同,實際上也不相似。
- 麥當勞的商標使用主要是食品包裝上的黃金弧形'M'。
- FE使用Mac與Mc等標識的形狀與顏色都與麥當勞不同。
- 引用案例Re Application by Hardings Manufactures Pty Ltd,即便FE把商標圖案中的老鷹圖案去除,但不意味著這個老鷹圖案不能參與商標使用而產生欺瞞的問題。
根據案例Singapore decision of: Kellogg Co v Pacific Food Products Sdn Bhd [1999],所謂「聲譽(reputation)」僅是各種考量因素之一,會與商標是否相似一併考量。
- 這個字首'Mac'不應單獨看,而應與其他因素整體考量,包括雙方如何使用這個標誌,販售商品是否一樣,目標客群是誰?顯然,FE是在超級市場販售,麥當勞則在自己的餐廳販售商品,且商標主要使用在自己的菜單上,兩者顯然不同,因此不會讓消費者混淆與產生欺瞞的問題。
- 基於十分成功的麥當勞,現在的消費者可以輕易地分辨麥當勞與FE商品,且被完整地告知其差異。
- 結論是:McDonald's與FE的商標不同,彼此有區隔性,沒有混淆與欺瞞的事實。


my two cents:
當具有品牌的企業已經成為「巨獸」,為某個領域的一方霸主,若有他人採用「不相似」的商標或是標誌時,說消費者會混淆,其實並不具有說服力。

另一情況是,如果兩個「有點相似」的商標「共存」許久,突然說消費者會混淆,也說不過去。參考案例:商標混淆的可能性:DuPont factors - In re Guild Mortgage Company (Fed. Cir. 2019)https://enpan.blogspot.com/2019/01/dupont-factors-in-re-guild-mortgage.html

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補充:新加坡商標檢索,範例:McDonald('s'不能加!或是要寫"McDonald's")
新加坡檢索網站:https://www.ip2.sg/
新加坡專利檢索:https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
新加坡商標檢索:https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=TM

表格檢索、布林檢索與圖文檢索:




申請人為'McDonald'的相關商標:


資料參考:
https://www.mirandahlaw.com/16-singapore-courts-reject-mc-mac-monopoly-by-mcdonalds/

https://hk.news.appledaily.com/international/realtime/article/20190117/59152566

https://www.reuters.com/article/us-mcdonalds-court-idUSKCN0ZL166

Ron

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