前言：
怎麼判斷商標侵權？商標最大的存在意義就是具有「識別性」，而侵權判斷原則之一，也算是主要判斷原則是「混淆的可能性（Likelihood of Confusion）」，判斷時，調查"被告侵權商標"是否對一般消費者而言會與"原告商標"產生混淆，混淆會稀釋原本商標的識別性與價值，若從本部落格找，有些細節可參考以下案例。
- 商標混淆的證據 - Swagway v. Segway and ITC (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/05/swagway-v-segway-and-itc-fed-cir-2019.html）
其中提到ITC判斷造成混淆的可能性的幾個條件：有證據、發音接近、不良使用意圖、與競爭商品有關聯、消費者要在乎，以及原告商標強度要高。
(1) evidence of actual consumer confusion;（真實消費者混淆的證據）
(2) the degree of similarity in appearance and pronunciation between the marks; （商標發音的相似度）
(3) the intent of the actor in adopting the designation;（行為人使用疑似侵權商標的意圖）
(4) the relation in use and manner of marketing between the products bearing the mark or designation;（使用疑似侵權商標的產品的使用與行銷的關聯性）
(5) the degree of care exercised by consumers of the marked or designated products;（消費者對於記載相關商標的商品的在乎程度）
(6) the strength of the mark.（商標的強度）
- 消費者下決定背後的心理議題 - Ceramiche Caesar SpA v Caesarstone Sdot-Yam Ltd (SGCA 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/08/ceramiche-caesar-spa-v-caesarstone-sdot.html）
- Skechers的Onix侵害了Adidas的Stan Smith的Trade Dress - Adidas America, Inc. v. Skechers USA, Inc. (9th Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2021/08/skechersonixadidasstan-smithtrade-dress.html）
- 商標混淆的可能性：DuPont factors - In re Guild Mortgage Company (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/01/dupont-factors-in-re-guild-mortgage.html）
現行多數法官採用的混淆的可能性判斷Dupont factors：（以下是我的中文翻譯，有興趣者應參考原文，如以上連結）
(1) 標誌在外觀、聲音、意義與商業印象的相似度
(2) 在商標註冊申請書中描述的商品或服務的本質與前案的相似度
(3) 建立或是可能繼續的貿易渠道的相似度
(4) 買家對於銷售商品衝動、謹慎或精明的條件
(5) 先前商標的知名度（販售、廣告、使用時間）
(6) 相似商標使用在相似的商品的數量與性質
(7) 實際混淆的程度
(8) 在沒有實際混淆的證據下同時使用的時間與條件
(9) 使用與沒有使用商標的商品，如家族標誌
(10) 商標申請人與先前商標權人之間的市場分界線
(11) 申請人有權排除他人使用商標的程度
(12) 潛在混淆的程度，是微量還是有實質的混淆
(13) 其他證明使用商標的效果的事實
以上資訊可以建立混淆的可能性的基本知識。
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本篇討論案例資訊：
上訴人：BROOKLYN BREWERY CORPORATION (BBC)
被上訴人：BROOKLYN BREW SHOP, LLC (BBS)
系爭商標：4,034,439、86,280,776（TTAB案號：91223982, 92062838）
判決日：October 27, 2021
2009年，也是賣啤酒的BROOKLYN BREW SHOP (BBS)開始營業，2011年提出商標申請：「BROOKLYN BREW SHOP」，商標審查答辯過程，BBS宣稱不專用其中"BROOKLYN BREW"，最後獲准商標權：4,034,439。
BBS又於2014提出另一商標申請案（申請號：86,280,776），但是類別變成家用品，不是啤酒了，但也宣稱不專用"BREWSHOP"。
BROOKLYN BREWERY v. BROOKLYN BREW SHOP v. BREW SHOP
到了2015年，BROOKLYN BREWERY CORPORATION (BBC)出手了，對BBS的'439案提起無效程序，對'776提起公告後異議程序，TTAB合併審理。
BBC v. BBS
BBC提起商標無效理由就是BBS的商標造成混淆的可能性（likelihood of confusion），並且不具識別性。
BBS基於之前共存而沒有混淆的情形，答辯主張BBC積極辯護的懈怠（affirmative defenses of laches）、默許（acquiescence），以及衡平禁反言（equitable estoppel） 等。TTAB判決是否決無效案，部分否決異議案。
BBC上訴CAFC。
上訴理由：(1)系爭商標已經造成混淆的可能性（likelihood of confusion）；(2)系爭商標僅是描述性的用語（merely descriptive），因此欠缺識別性（distinctiveness）。
就商標是否造成混淆的可能性與商標是否僅敘述性用語，應判斷是否＂現狀＂會導致當事人有競爭損害（competitive injury）？所謂＂現狀＂是指(1)訴訟雙方在相同商業領域且未能撤銷現有商標，或是(2)無法註冊新商標。
針對訴訟立場，法院要求BBC要證明因為未能撤銷BBS商標而會有競爭損害，搬出最高法院前例，關於損害的事實，需要有具體而可列舉出的事實（"Supreme Court has held that an injury in fact must be both “concrete and particularized.”"），不能是推測或假設的理由（"Speculation about “‘possible future injury’” is not sufficient"）。
本案中，BBC未能解釋為何註冊在class 5（連接到啤酒釀製裝置的消毒用品）的系爭商標會導致其損害，因為BBC並未販售這類物品，且這類物品也非僅用在啤酒釀製裝置上。（編按，Class 5為人體用藥品、醫療檢驗用製劑...）
因為BBC僅能表達出系爭商標"可能"影響其未來的損害，這類假設並不滿足其訴訟立場（Article III standing，有些法律網站翻為：當事人適格原則），因此CAFC判決撤銷BBC對註冊在Class 5的系爭商標（申請號：86,280,776）所提起的異議程序。（但對BBS另一類別Class 32的商標異議並未撤銷，因為這部分與原告BBC商品有重疊的部分，編按，Class 32為啤酒；不含酒精之飲料...）
在'776的異議程序中，TTAB同意BBS修正請願，修正包括限縮'776商標的使用範圍，以避免產生混淆的可能性。
權利懈怠辯護（equitable defenses of laches）
對於系爭商標'439的無效程序，BBS的辯護是BBC對系爭商標'439的存在的懈怠與默許，（defenses of laches and acquiescence），TTAB審查得知BBC從知悉BBS的商業行到提出無效主張期間超過4年，BBC在這段時間並沒有主張自己的權利，屬於權利懈怠與默許系爭商標的存在。
在CAFC階段，BBC上訴議題並非直接針對權利懈怠與默許，而是主張TTAB錯誤套用BBS提出的「衡平抗辯（equitable defenses）」，所謂"equitable defenses"是有關權利懈怠等不公平、不合理情況的抗辯，認為這個衡平抗辯不能用於系爭商標的異議或無效程序上。使用權利懈怠的抗辯應基於商標之間實質相似與使用在實質相同的商品的原則上：
對此，BBS系爭商標與BBC的商標實質相似，但是BBS有提出放棄權利的部分（disclaim），也就是不專用其中部分文字，不過一般消費者並不能知悉誰放棄了哪一部分的權利，因此這不適用審理混淆的可能性議題。因此，基於實質相似的雙方的商標而言，BBS通過放棄部分權利想要保留系爭專利是無效的，但本案仍適用「權利懈怠」的抗辯。
混淆的可能性（likelihood of confusion）
比對前後商標，法院認為，即便雙方的商標實質相似，但是卻也不是完全相同，並且關聯商標的商品並不同。
這時，法院考量DuPont factors中的第7與第8因素：(7) 實際混淆的程度；(8) 在沒有實際混淆的證據下同時使用的時間與條件。
關於混淆的可能性，雙方還有一段"本來就會產生混淆"的合作歷史。
其實BBS與BBC在2012-2016年間有合作過，BBS接過BBC的訂單，也曾經一起推出促銷活動，TTAB認為，即便有些消費者可能會在雙方的商標上產生混淆，但因為在合作的商品都有雙方的商標，本來就是會有混淆，因此不能拿來作為侵權判斷的依據。
CAFC同意TTAB的判決：BBC並未證明與BBS有關啤酒釀製的周邊用品（消毒劑）有無法避免的混淆，因此否決BBC提出混淆的可能性的主張。
關於商標是否屬於敘述性用語（Descriptiveness）
關於系爭商標'439「BROOKLYN BREW SHOP」是否是敘述性的用語，特別是其中有個地理名稱"Brooklyn"。
BBC主張"Brew Shop"描述一個購買釀製品的地方，因此僅是針對相關用品的描述，本身並不具備識別性。
這裡法院"教導"我們判定商標是否為敘述性用語的判斷原則：描述性（descriptiveness）並非抽象地判斷，或是僅廣義上考量申請人販售的物品類別（本案為釀製啤酒的相關用品），而是要考量要註冊的商標關聯的特定商品。
"Descriptiveness is not evaluated “in the abstract,” or broadly as to the class of goods that the applicant sells (brewing supplies), but rather it must be evaluated “in relation to the particular goods for which registration is sought."
如此，即便與BBC釀製啤酒的產業有關，但是BBS的商標"BREW SHOP"並不能直接聯想到釀製啤酒的用品，而是想到釀製品的購買地、設備、量測裝置與啤酒成分等。因此，法院確認TTAB判定註冊商標具有固有識別性的推定（presumption of inherent distinctiveness as to the registered mark）。
CAFC判決：否決BBC無效立場、撤銷對class 5商標的上訴理由、發回TTAB針對class 32商標無效重審。
目前系爭商標最新狀態：
my two cents:
從本篇案例知道，要主張在後申請的商標無效，需要更積極一點，時間一長，就有權利懈怠或是默許競爭商標存在的認定，不能主張在後申請的商標對自己商標有混淆的可能性。另外還有混淆的可能性判斷，加上商標本身的識別性議題，都頗為有趣。
Ron
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