2021年11月30日 星期二

商標比誰較早使用,也要考量使用範圍的限制 - Brittex Financial v. Dollar Financial (Fed. Cir. 2021)

Brittex Financial v. Dollar Financial (Fed. Cir. 2021)案件資訊:
上訴人:BRITTEX FINANCIAL, INC.
交叉上訴人:DOLLAR FINANCIAL GROUP, INC.
系爭商標:MONEY MART(registration no. 3,206,120
(TTAB No.92060888

判決日:November 24, 2021

系爭商標所有人Dollar Financial已經從1984年使用商標"MONEY MART"至今多年,用在借貸的業務,到2012年也擴及當鋪(pawn shops/pawn brokerage)的業務,之後才在2013年提出商標申請,USPTO之後核准註冊在新的用途上(當鋪)。本案上訴人Brittex從事當鋪生意,從1993年開始使用"MONEY MART PAWN",於2015年對本次系爭商標提出無效宣告,主要理由是商標相似造成混淆。

系爭商標:

註冊服務,顯示第一次使用是1984年:

Brittex的使用:

(圖案截自https://moneymartpawn.com/

本案的爭議在"誰比較早"使用系爭商標?但也涉及"用在哪裡"?剛好這兩個條件都是獲得商標權的要件。

訴訟關係人分別使用的商標在文字上重疊("MONEY MART"),本次上訴人BRITTEX FINANCIAL, INC.在其當舖生意上最早使用"MONEY MART PAWN"以及"MONEY MART PAWN & JEWELRY",而交叉上訴人DOLLAR FINANCIAL GROUP, INC.則是在其借貸業務上較早使用"MONEY MART"。

TTAB審理Brittex提起的商標無效請求,認為Dollar最初的借貸業務"涵蓋"當鋪的業務,因此判定Dollar早期使用商標"MONEY MART"的事實為之後擴大商標註冊到當鋪業務建立了優先權(priority),經查,Brittex到1993年開始提供當鋪服務,比Dollar於1984年提供借貸服務還晚,因此無法以混淆的可能性為由撤銷Dollar註冊商標

Brittex提起上訴。

CAFC階段

針對上訴議題,註冊商標造成混淆的可能性:

CAFC法官認為,Brittex在當鋪業務上第一個使用"MONEY MART PAWN"以及"MONEY MART PAWN & JEWELRY",雖比Dollar使用"MONEY MART"晚,商標文字上也有一些差異,但Dollar之後擴大使用範圍,仍造成了混淆的可能性。CAFC認為TTAB做出"Dollar早期業務涵蓋之後擴大註冊的範圍"的決定並沒有法律依據。

Dollar於1984年開始使用商標"MONEY MART"在"loan financing"的類別,似乎與後來擴及的"Pawn Shops/pawn brokerage"當鋪或抵押品借貸業務相近,都是在借貸的領域,但TTAB簡單地認定這是類似的用途而讓之後的商標申請案可以主張最早使用的優先權(priority),法院認為這沒有依據。

證據顯示,這裡提到的"pawn shop"與"pawn brokerage"為整合了兩種服務:"當鋪"與"抵押品借貸",其中只有當鋪像是"loan financing"(借貸),因此後續延伸的服務類別無法主張最早使用的優先權(最早使用為loan financing)

如此,即便所述loan financing可以涵蓋一個範圍,但並不表示有權可以註冊涵蓋對手先前使用的類別。

另一Dollar交叉上訴的議題涉及"Morehouse defense"抗辯,以反擊Brittex,但法院判定不適用本案,本篇也忽略此議題。

CAFC撤回TTAB判決,並發回重審。

CAFC判決:https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1370.OPINION.11-24-2021_1870404.pdf(備份:https://app.box.com/s/pxxwzatl43t3yai2anwcmgo3lzdl5yc7

參考資料:https://patentlyo.com/patent/2021/11/genus-species-trademark.html

Ron

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