設計顯而易見性要以「as a whole」判斷 - Amini Innovation Corp. v. Anthony California, inc. (Fed. Cir. 2006)

本篇討論「設計專利的"顯而易見性"判斷」，這是看了ipwatchdog的vlog的一些筆記。
資料來源：https://www.ipwatchdog.com/2022/04/30/ip-practice-vlogs-determining-obviousness-design-patents/id=148686/。另一案例分享是在前篇：ETHICON ENDO-SURGERY, INC. V. COVIDIEN, INC. (FED. CIR. 2015)（https://enpan.blogspot.com/2022/04/blog-post.html）。

設計專利的非顯而易見的考量之一是通過「一般觀察者/普通觀察者/average oberserver/ordinary observer」，對照先前技術，"以整體而言（as a whole）"，而不是比對每個設計元素。

「as a whole」案例：Amini Innovation Corp. v. Anthony California, inc. (Fed. Cir. 2006)

案件資訊：
原告/上訴人：AMINI INNOVATION CORPORATION
被告/被上訴人：ANTHONY CALIFORNIA, INC. and JAMES CHANG
系爭設計：D475,218
判決日：March 3, 2006

Amini擁有系爭設計U.S. Patent No. D475,218，並完成著作權登記，並在2000-2001年販售這個床架，Amini主要是販售這類復古家具與收藏（關於LaFrancaise and Paradisio）。

Anthony在2003年販售被告侵權物，Amini先提出警告並要求停者販售，Anthony不同意，Amini即提出侵權告訴，侵權主張包括著作權與設計。

經過探索程序後，地院判決Anthony提出的設計與著作權的不侵權主張，Amini上訴。

CAFC階段：

著作權議題：

針對著作權侵權主張，要求原告提出「被告表面上複製原告的設計或是被告在創作被告設計以前可取得(英文用"access")原告被保護的設計，使得被告設計僅加入實質相似且為原設計要表達的意思（非一般意思）的特徵」的證據。（"...requires  evidence  that  a  defendant  literally  copied  the  designs  or,  alternatively,  that  a  defendant  had  access  to  the  protected  designs  before  creating  the  accused  designs  with  an  additional  showing  of  “substantial  similarity  not  only  of the  general  ideas  but  of  the  expression  of  those  ideas  as  well."）

同樣地，在審判著作權侵權議題前，也要解釋此關於床板設計的著作權的特徵。著作權訴訟的爭議是，被保護設計與被告設計之間相似度是否如被告"可取得(access)"被保護設計那樣？

所謂「access」的爭點，這是一種環境/周邊證據，以上稱「可取得」關於一種「反比規則（inverse-ratio rule）」，指若被告在其創作之前可取得原告的設計的證據很強，實質相似的證據的要求就會少（"a  lesser  showing  of substantial  similarity  if  there  is  a  strong  showing  of  access"）。反比規則影響「實質相似」的著作權侵權判斷的強度，希望可以合理地看待任何著作權侵權的證據。

根據判決，結果顯示證據並未證明被告Anthony可取得原告被保護的設計，根據上述反比規則，因此就要求較高的實質相似度證據。

而就相似度（similarity）的判斷，第一步，法院應分別出著作權中被保護的設計元素與不保護的設計元素，著作權保護的是意思表示（expression of ideas，如將意思表達出的文字、圖案、影音內容等），不是意思本身（not ideas themselves）。地方法院認為系爭設計中可保護的部分為「雕刻裝飾的木製品」，而不是傢俱的「整體（as a whole）」，CAFC同意地院判定系爭設計中可保護的部分，不用整體來看。

一旦識別出系爭設計中可保護的特徵，接著是評估與被告設計的相似度。這時，上訴法院採用的是兩部分分析「two-part analysis」，分為外部測試（extrinsic test）與內部測試（intrinsic test），來判斷兩者是否實質相似。所謂兩部分分析就是，當外部測試不通過，表示侵權不成立；如果通過外部測試，再執行內部測試，

外部測試就是通過外部“客觀地”量測/分析/比對判斷是否原告設計與被告設計是否共同有相似的意思。

內部測試是主觀的判斷，一般合理的觀眾判斷是否原告設計與被告設計的整體概念與感受為實質相似。

（外部測試一般是比較重要的，內部測試可以留給陪審團）

據此，CAFC認為地院審判時，在簡易判決中，主要是基於視覺的檢測，但錯誤地擴張外部測試而涵蓋了內部測試，甚至忽略了內部測試。

在CAFC階段，認為至少有一些被告設計的特徵有較高程度的實質相似，這時開始一些實質上設計特徵的比對。舉例來說，系爭設計中受到保護的設計元素如「獨特的五趾獅爪（不合實際爪子的樣子）」，而被告設計具有與此近乎複製的特徵，還有一些相同的裝飾性的細節。

如此，法院判定被告侵權設計整體上為實質使用了系爭設計的元素。

設計專利議題：

設計專利是保護設計中裝飾性而非功能性的特徵整體所呈現的樣式。

在設計侵權判斷中，引入普通觀察者（ordinary observer），如購買者，判斷原告設計與被告設計是否實質相同。如果被告設計成功地欺騙普通觀察者以為是原告設計而購買，侵權成立。

此外，侵權成立，要證明被告設計是挪用原告設計中從習知技術區隔得出的新穎裝飾性的特徵。

因此，設計侵權審判之前，要釐清設計中保護與不保護的部分，還要與先前技術識別得出新穎的特徵，再根據普通觀察者的眼光，判斷被告設計是否會欺騙購買者誤以為購買了原告設計的產品？因此，除了要確認系爭設計中新穎的特徵外，對購買者而言，應該是就設計的整體來判斷是否侵權。

結論：

法院認為，地方法院錯誤地應用上述外部與內部測試判斷著作權中的實質相似，也錯誤地逐元件判斷侵權與否，因為撤銷地院做出的侵權不成立簡易判決，並發回重審。

CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/05-1159.pdf（備份：https://app.box.com/s/kzxq7szhuh6njms32591wk6hqswnrpv0）

Ron