本篇討論「設計專利的"顯而易見性"判斷」，這是看了ipwatchdog的vlog的一些筆記。
資料來源：https://www.ipwatchdog.com/2022/04/30/ip-practice-vlogs-determining-obviousness-design-patents/id=148686/。
設計專利的專利性仍是考量新穎性(102)與進步性/非顯而易見(103)，而設計專利的非顯而易見的考量之一是通過「一般觀察者/普通觀察者/average oberserver/ordinary observer」，對照先前技術，"以整體而言（as a whole）"，而不是比對每個設計元素。
「ordinary observer」案例：ETHICON ENDO-SURGERY, INC. V. COVIDIEN, INC. (FED. CIR. 2015)
CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1370.opinion.8-5-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/xaleufueuyjd4xjkz2mp0wk7az6f5ags）
本案是原告Ethicon對Covidien提起侵權告訴，系爭專利包括好幾件發明專利（US8,182,501, US5,989,275）與設計專利（USD661,801, D661,802, D661,803, and D661,804）。
被告主張發明專利無效，理由是不明確，主張設計專利無效，理由是功能的變化，侵權不成立。根據地院的判決，否決被告對於發明專利的無效主張，同樣地也否決被告對設計專利的無效主張。
在此謹摘要「設計專利」無效主張中如何判定其功能性特徵，CAFC認為地院在設計功能性特徵的判斷要求過於嚴格，也就是認為地院專注於不主張的功能性特徵比設計專利中所主張的裝飾性設計還多。
在侵權判斷中，會將設計中的功能性特徵排除外，對剩下裝飾性特徵進行侵權比對。其中設計專利為外科手術的裝置如下。
USD661,801
USD661,802
USD661,803
USD661,804
針對設計專利的專利性判斷，上述D'801, 803案主張的裝飾性設計為其中的「倒U形」的板機部分，D'802, 804還加上上方的固定旋鈕部分。
地院判定以上幾個主張的設計部分為功能性元件，因此設計無效，這是基於2006年PHG Technologies案例的判斷，而功能性特徵應該排除於侵權比對的原則為基於2010年Richardson案，可參考過去報導：設計專利侵權判斷應排除功能性元件 - 案例Richardson v. Stanley討論（https://enpan.blogspot.com/2015/08/richardson-v-stanley.html），經排除後，專利無效，侵權不成立。
然而，地院法官又補上一句，即便沒有將功能性元件排除在設計專利範圍之外，基於「普通觀察者/ordinary observer」測試原則（案例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc)），侵權也不成立。
可參考過去報導：仿冒者勝訴的關鍵 - Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/05/lanard-toys-limited-v-dolgencorp-llc.html）
"CAFC判斷設計專利範圍的邏輯是，基本上以設計圖式為主，但會區分其中「裝飾性特徵」與「純功能特徵」（ornamental or purely functional），這部分參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess"，Egyptian案也在許多經典案例中引用，算是經典中的經典。"
縱使如地方法院判定系爭設計主張的部分屬於功能性特徵，而判定設計專利沒有範圍可言（no scope），但仍是針對其中主張的部分進行了侵權比對。
判斷設計是否侵權，要以「普通觀察者/ordinary observer」（如一個消費者）眼光來看被告侵權物與設計是否實質相同。如果兩者相似程度可以騙到普通觀察者（買A被誤認是買到B），侵權成立。
顯然，這是專利權人要證明（優勢證據/preponderance of the evidence）有以上情況，如果比對對象有實質區隔(sufficiently distinct)或是明顯不同(plainly dissimilar)，侵權不成立。
（重要）反之，如果設計與被告侵權物並沒有明顯不同，這時還要比對先前技術，以辨識其中差異是否不是概念上的明顯（not noticeable in the abstract），而是對普通觀察者而言為實質相似於先前技術？
以上比對雙方的差異，是以整體而言，不是逐一特徵比對，如果差異實質相似於先前技術，侵權不成立。
本案設計與被告侵權物：
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根據以上案例形成判斷設計專利是否為顯而易見性的原則。
判斷設計專利的非顯而易見性，先通過普通觀察者考量設計的周邊特徵（environment features），所謂周邊（環境）特徵，就是設計主要視覺特徵以外的特徵，通常可指設計以外的不主張部分。
若有多件前案的組合，要判斷是否一般技術水平的設計者可以結合先前技術的教示而創作出系爭設計的整體視覺特徵。
這時，審查原則是，找出一個與系爭設計基本上有相同視覺印象（visual impression）的主要引證案。所謂主要引證案與系爭設計的整體外觀沒有實質差異（substantial difference），以及不需要通過大修改來創造出整體視覺上的相似度。
基於單一引證案，若得出單一引證案就已經在整體上與系爭設計沒有實質差異時，也就是無需大修改就已經相似，就可以判定系爭設計是否是顯而易見。
但如果找不出視覺上最接近系爭設計外觀的主要引證案，系爭設計應具備專利性。
當得出主要引證案，還可參考第二引證案，判斷相關領域一般設計者通過修正主要引證案，參考第二引證案，是否可以創作出與系爭設計整體相同的外觀。這裡考量的標準是，第二引證案僅是用來填補系爭設計與主要引證案些微差異。
當然，這個題目本部落格也沒有少過，可參考：
- 設計的非顯而易見性是整體來看 - In re Lapworth (1971) （https://enpan.blogspot.com/2022/02/in-re-lapworth-1971.html）
"設計專利的專利性測試：
1) 考量的是普通觀察者的視覺感受。 2) 細節差異不會影響普通觀察者對於設計整體外觀的印象。 3) 比對前後設計，不是比對細節差異，而是整體來看的獨特性（distinctiveness in overall appearance ）。"
- 發明與設計(厚度、Logo)侵權的案例 - Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2020/02/logo-columbia-sportswear-v-seirus.html）
Ron
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