In Re Nuvasive案教示的顯而易見性筆記

In Re Nuvasive案教示的顯而易見性筆記。

In Re Nuvasive案是個頗有影響的案例，法院設立了「顯而易見性」核駁的標準，對於引證前案之間是否有組合的動機，需要有嚴格的論述，要根據證據事實來論述，不能僅倚賴一般知識與常理來支持所作出顯而易見的結論，不能僅簡單作出結論而沒有闡述理由。相關報導如：顯而易見性意見應證明前案結合的動機 - In Re Nuvasive, Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/03/in-re-nuvasive-inc-fed-cir-2016.html），

顯而易見性（或說進步性）的核駁意見一般情況包括：引用一件先前技術文獻，無法比對的特徵就用這個差異在相關領域的一般技術人員為常用手段、公知常識，或是明顯可嘗試（obvious to try）的特徵；更常見是以多件先前技術的組合來比對所有請求項元件，認為是相關，次要引證為補足主要引證無法比對的特徵。而利用「In Re Nuvasive」的教示進行「顯而易見性」答辯時，要求審查委員提出合理的證據與實質論述，不是一味地認定發明為先前技術的「組合」而能輕易達成，因此，這是一種對審查委員的要求。

從In Re Nuvasive案可知CAFC要求PTAB或其審查單位審查顯而易見性的要求，例如：
- 各級審查單位應避免其判決落入不被實質證據支持的任意、反复無常或濫用裁量權（arbitrary, capricious, an abuse of discretion）的情況；
- 官方意見作出時，應論述滿足其意見的解釋，應該要合理地連結證據與其事實，如有關「先前技術結合的動機」的合理解釋；
- 避免僅陳述有結合的動機，卻沒有證據支持；
- 重要的是，如IPR程序，不能僅接受一方的主張，而沒有給另一對照機會解釋與答辯；
- PTAB/USPTO不能以一般知識或常識等描述支持其核駁論點；

常見的答辯意見例如：相關領域的一般技術人員並沒有組合這些先前技術的動機，這需要針對每個前案的技術是否有組合的可能，或是是否有排除組合的可能等方向答辯；或是，進一步討論每件前案的技術手段以及解決的問題，討論是否可以有可能經由組合不同前案而能解決請求項揭露的發明要解決的問題。


--相關前例筆記--

□顯而易見的實質證據的討論 - Elbit Systems v. Thales Visionix (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/03/elbit-systems-v-thales-visionix-fed-cir.html）

"CAFC法官引用案例In Re Nuvasive, Inc. (Fed. Cir. 2016)，「實質證據（Substantial evidence）」就是證據重要性少些，卻又不僅是「微量證據（scintilla of evidence）」的證明，也就是合理地可被接受而足以支持結論的相關證據。"

□解釋專利範圍是否有需要與過去司法見解一致？ - Knowles Electronics v. Iancu (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/11/knowles-electronics-v-iancu-fed-cir-2018.html）

"「實質證據」指合理心證可接受足夠支撐結論的相關證據（"Substantial evidence means “relevant evidence that a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion."）"

□顯而易見性意見應證明前案結合的動機 - In Re Nuvasive, Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/03/in-re-nuvasive-inc-fed-cir-2016.html）

"CAFC法官認為PTAB不能僅倚賴一般知識與常理來支持所作出顯而易見的結論，不能僅簡單作出結論而沒有闡述理由"

□從法院看顯而易知性的實質證據 - Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc. (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/04/icon-health-fitness-inc-v-strava-inc.html）

"CAFC在審理PTAB意見時的態度是，專利顯而易知性是一個法律問題，但是判斷時需要「事實發現（factual findings）」的實質證據，只要專利技術與先前技術的差異在相關領域一般技術人員（PHOSITA）看為顯而知，就是無效專利。

而所述「事實發現」的步驟包括（就是Graham v. John Deere案衍生的顯而易知性判斷原則）：(1)先前技術的範疇；(2)申請專利範圍與前案的差異；(3)確認相關技術領域的一般技術人員水平；(4)考量非顯而易知性的輔助性考量，以及無法預期的結果（"(4) the presence of secondary considerations of nonobviousness such “as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others,” and unexpected results."）。"

□相同證據相同論點卻有不同的審查結果 - Novartis v. Noven Pharma (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/04/novartis-v-noven-pharma-fed-cir-2017.html）

"涉及實質證據是否支持PTAB的事實發現，很重要的是PHOSITA是否有動機去結合先前技術而達成系爭專利發明？"

□顯而易見性判斷需要逐項論述的討論 - Securus Tech v. Global Tel*Link (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/05/securus-tech-v-global-tellink-fed-cir.html）

"對於PTAB是否要針對所有被主張無效的請求項作出細節比對與推理，CAFC法官認為不需要對所有請求項都作出判斷細節與推理，但是也確實沒有個標準，法院也沒有意見，但是卻有個原則是，應提供合理的（顯而易見性）事實讓法院進行有意義的審理。"

其他參考資料：
https://www.patentdocs.org/2016/12/in-re-nuvasive-fed-cir-2016.html

Ron