法院應解釋專利範圍如何影響了侵權判斷 - Superior Industries v. Masaba (Fed. Cir. 2014)

因為遇到相關問題（發明人建議使用），查到法院案例「Superior Industries v. Masaba (Fed. Cir. 2014)」，再次探索本案例。

過去報導：你常用"configured to"嗎？（about Claims）（https://enpan.blogspot.com/2014/01/configured-toabout-claims.html）

其中資訊：

雖有美國CAFC法官認為"configured to"後面接著的功能性描述no weight（沒有影響範圍解釋），但這也並非是所有法官的共識；
專利審理期間是否功能性用語有意義，這端賴前後文，特別是結構、元件上的限制，如果是純功能，應該是沒有意義；
"configured to"至少在侵權判斷時是否應該被讀入？這個所謂的「Halliburton rule」可供參考，如果功能性用語無法適用112(f)的解釋，則不允許，相關部落格文章：http://enpan.blogspot.tw/2009/10/about-claims-xxvi-functional-whereby.html，如果專利申請人無法證明所載功能是可以與前案區隔（證明前案辦不到）或是比較好，專利範圍為不明確。

Superior Industries v. Masaba (Fed. Cir. 2014)案件資訊：
原告／上訴人／專利權人：SUPERIOR INDUSTRIES, INC.
被告／被上訴人：MASABA, INC.
系爭專利：US7,470,101、US7,618,213、US7,424,943、US7,607,529、US7,845,482

判決日期：January 16, 2014

原告Superior以5件專利對Masaba提出侵權告訴，在地方法院階段，經解釋專利範圍後，在簡易判決中判定侵權不成立，即便原告也知悉無法判決侵權成立的事實，但是判決並沒有解釋專利範圍中特定用語的解釋如何影響了侵權判決。案件上訴CAFC。

本案主要議題就是專利範圍解釋，針對專利範圍中的幾個用語的解釋。

系爭專利涉及散裝物料搬運設備，分為「起落架專利'101, '213與卸載器專利'943, '529, '482」兩種。

解釋專利範圍的爭議包括幾個用語解釋。

起落架專利：第一是“channel beam”或是“C-shaped channel beam”，地院解釋為「"metal beam with three full sides and a fourth partial side"/具有三個完整側面和第四個部分側面的金屬樑」；第二是“elongate opening”，地院解釋為「"a slot defined by the partial fourth side of the channel beam"/槽形樑第四邊部分定義的槽」。

卸載器專利，相關爭議用語包括：'482中的“ramp section,” “U-shaped frame,” “end frame member,” and “drive-on ramp”、'529中的“ramp support frame,” “defining a barrier,” “configured to support an earthen ramp at a level even with the drive over surface,” and “maintaining support of the earthen ramp”、'943中的“support frame,” “frame member configured to support an end of an earthen ramp constructed against the frame member,” “to provide a material transport vehicle access to the first and second ramps,” and “to maintain integrity of the earthen ramp”等。

案件進入CAFC，主要上訴議題之一是，法院解釋的專利範圍如何影響了侵權分析，由於地方法院並沒有解釋上述專利用語的解釋影響了侵權判斷，這裡的說法是："ambiguity on the grounds for decision"，CAFC對此做出回應。

根據案例"Jang v. Boston Scientific Corp. (Fed. Cir. 2008)"，CAFC(上訴法院)會發回地院(原審法院)重審的理由之一是基於地方法院審理的記錄並不足以執行有意義的審理，在此案例Jang中，原審法院作出侵權不成立判決並沒有足夠的細節說明法院解釋專利範圍如何影響了侵權分析。

（重要）也就是說，在侵權訴訟審理時，專利範圍的解釋應實際地影響侵權成立與否的分析。

如果原審判決並沒有提供足夠的細節與事實陳述（解釋專利範圍），產生了模糊的空間，上訴法院可以退回重審。而本案面臨的問題正是如此。

另一議題是，解釋專利範圍，CAFC法官認為，以其中元件"channel beam"為例，到底被告侵權產品有否使用"channel beam"？但是CAFC法官認為沒有足夠的事實證據可以證明被告侵權產品使用了"channel beam"，也就是地院的解釋專利範圍對於侵權分析沒有效果。

本案發回重審。

（重要）法官Rader在判決附錄中提出幾種解釋專利範圍的原理給地院參考以再次解釋專利範圍，第一，不能用請求項沒有的說明書內容限制專利範圍，即便說明書僅一個實施例，也不能用來限制專利範圍；第二（涉及本案議題），系統請求項涵蓋所述的系統，但不包括系統做的事，如此，在侵權或是專利有效性判決中，以系統的功能來解釋系統中非功能元件一般是不當的。

CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/13-1302.opinion.1-14-2014.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/1q5806vbxu5mmyknnp0lhyqj7y4fgdjb）

Ron