整理三個情況。
情況一:不採用(但有提到有時會影響)
過去曾經報導”吉利刮鬍刀v.舒適牌刮鬍刀”爭訟:外國答辯歷史可能會是主張範圍的限制 - Gillette Co. v. Energizer Holdings (Fed. Cir. 2005)(https://enpan.blogspot.com/2014/05/gillette-co-v-energizer-holdings-fed.html)。
本案爭點之一是「刮鬍刀的刀片數量」,被告舒適牌提出新證據:吉利公司於澳洲與馬來西亞獲准專利的過程中提出了一些自我限縮的描述,特別提到採用"三片"刀片的限制。但是本案在CAFC階段並不採用被告的主張(理由是開放式專利範圍中的第一、第二與第三等描述方式並不會限制數量),也就是不採用他國獲准專利產生的限制,沒有禁反言適用。
經查詢上述案例CAFC判決(https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/04-1220.pdf,系爭專利US6,212,777,被告產品是"四片式刮鬍刀"),地方法院採用被告證詞,認為許多證據顯示(包括系爭專利對應歐洲案答辯過程)申請專利範圍中"three", "third"與"tertiary"限制專利範圍為"3"片刀片,但法院認為,說明書中的用語並不應用於限制專利範圍,儘管說明書描述三片式刮鬍刀,但沒有說明專利一定排除"四片"式刮鬍刀。
情況二:斟酌採用
美國專利訴訟探索程序筆記(https://enpan.blogspot.com/2018/10/blog-post_22.html)。
其中討論美國訴訟程序,有提到他國訴訟的考量,根據”Discovery”標準程序,在文件取得的過程中,其中包括:Foreign litigation。(文中有提到”Parties should be sure to specifically request all rulings, pleadings and supporting documentation from any related foreign proceedings, including court and patent office litigations, oppositions and patent prosecutions.”)
以下這段提到:雖然法院一般認為外國法律與本國無關,也不會形成禁反言,但提到這些材料仍可能可以成為有利的證據,就是這句話:”... documents not discoverable outside the US may be subject to discovery in US Proceedings.”。
情況三:解釋專利範圍時參考歐洲答辯過程 有關"外國"答辯歷史與解釋專利範圍的案例 - starhome GMBH v. AT&T mobility LLC, CAFC 2014(https://enpan.blogspot.com/2014/05/starhome-gmbh-v-at-mobility-llc-cafc.html)。
這部分僅一點點提到,就是要解決其中”閘道”的解釋是否有不同,這個爭議參考了系爭專利的歐洲對應專利(對應相同的美國臨時申請案)獲准的過程,其中看不出專利權人對閘道有作出不同於一般閘道的爭辯。 本案原告想要"擴大"解釋範圍,但被告引用原告歐洲專利,主張本案”閘道”是一般閘道,不能擴大解釋。法院引用上述”吉利刮鬍刀v.舒適牌刮鬍刀”案,認為外國申請案答辯歷史有時會影響解釋。
被告主張:
法院態度:
情況四(類似情況三):參考他國爭議支持法院解釋專利範圍
前一篇剛好也是提到外國專利答辯與異議中的聲明是否影響本國(美國)專利範圍的解釋?什麼是"Barcode"?法院考量了他國答辯內容 - K-Fee v. Nespresso (Fed. Cir. Dec. 26, 2023)(https://enpan.blogspot.com/2024/01/barcode-k-fee-v-nespresso-fed-cir-dec.html)。其中主要是針對特定元件的解釋,法院確實參考了各方說法,包括訴訟雙方也對於系爭專利的外國對應案答辯過程提出爭議。
Ron
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