本篇報導算是"補資料"，因為從幾篇文章與課程中提到專利適格性議題時，看到patently-o對本案例的評論，涉及1981年判例Diamond v. Diehr（可參考：經典案例Diamond v. Diehr (Supreme Court 1981)筆記（https://enpan.blogspot.com/2019/02/diamond-v-diehr-supreme-court-1981.html）），讓我有了看看此案例的興趣。
案例資訊：
原告/上訴人/專利權人：FICEP CORPORATION
被告/被上訴人：PEDDINGHAUS CORPORATION
系爭專利：US7,974,719
判決日期：August 21, 2023
本案緣起原告Ficep針對地方法院在侵權訴訟中作出系爭專利'719不具專利適格性（35 U.S.C. § 101）的決定提起上訴。
系爭專利'719關於一種具有電腦輔助設計（CAD）模型的設計資料自動轉換到可以基於這個設計機器製作產品的機器的技術，相關架構如下圖，主要系爭專利為claim 7，即界定出基於設計製作產品的裝置，包括計算裝置、可程式化邏輯控制器、接收器、資料庫單元以及處理器，處理器自設計模型取出各種用於定義產品的元件與交互運作的參數，之後以傳送器將各種參數與元件傳送至製作產品的機器。
7. An apparatus for automatic manufacture of an object, comprising:
a computing device adapted to create a design model of an object having multiple individual components, at least two of the individual components defining an intersection at which the two components are in contact with one another;
at least one programmable logic controller in communication with the computing device and with at least one manufacturing machine;
a receiver associated with the programmable logic controller for receiving the design model of the object;
a database unit adapted to store the design model received at the receiver;
a processor which is associated with the programmable logic controller and extracts from the design model a plurality of dimensions of components which define a plurality of components of the object;
wherein the processor identifies a plurality of intersection parameters which define the intersection of the two components;
wherein the processor extracts from the design model the intersection parameters;
a transmitter associated with the processor for transmitting the intersection and machining parameters and the component dimensions from the programmable logic controller to the at least one manufacturing machine; and
wherein the at least one manufacturing machine manufactures the components based at least in part on the transmitted component dimensions and on the transmitted intersection and manufacturing parameters.
相對習知"人類操作員"以人工寫程式操作機器製作產品的方式，系爭專利改善的是人無法運作（如輸入資料）時產生的問題，如此，系爭專利發明是改善了效率與正確性，並提供低成本與消除人為錯誤的優勢。
Ficep即以系爭專利對Peddinghaus提出侵權告訴，被告於是提起系爭專利不具專利適格性的簡易判決請求，地院同意，判定系爭專利僅是以自動化流程減少習知技術中人為錯誤的技術，並未描述（專利範圍）特定技術而改善製作或是電腦技術，因此判定系爭專利為抽象概念。
進一步地，地院也判定申請專利範圍僅是取代人力的元件，並未有進步特徵（inventive concept，因為沒有實質轉換抽象概念為具體應用的額外元件）可以轉換發明為可專利的標的。
案件上訴CAFC。
CAFC採用TWO-STEP測試系爭專利範圍是否具備專利適格性。
step one:
首先，如地院判決，系爭專利範圍（claim 7）為抽象概念，理由是認為系爭專利範圍是由人類執行，或是使用紙筆可以完成的發明，從系爭專利說明書記載中得出，發明就是將人為程序自動化的技術，而僅是自動化人為操作的技術並不足以是具備專利適格性的標的。
專利權人在答辯法院意見時，提到一些我個人會認同的內容，首先是專利範圍中主要元件是電腦與處理器，其中關鍵特徵如"intersection parameters"並沒有太多描述，說明書沒有，也沒有反映在專利範圍中，法院"嫌"專利說明書「太短」，而沒有提供太多"線索"解釋專利範圍中的資訊是如何處理與產生的，使得法院看不出來系爭專利範圍中自動流程與人為操作之間有何差異。
重要的意見之一是，專利權人答辯時，引用前例McRO，但是法院提供了很重要的可專利性的意見：在McRO中，專利非抽象是因為發明改善了電腦技術。反之，本案系爭專利'719（專利範圍）並沒有描述任何技術改善的手段。
step two:
如以下摘錄段落，專利範圍與內容相對欠缺的說明書僅描述一般製作裝置，與習知機器沒有關係，如1981年判例"Diamond v. Diehr"所作出的意見：不重要的後手段活動並不能轉換不可專利的原則為可專利的流程。
以下摘錄段落就是本篇討論的學習，申請專利範圍與說明書需要解釋發明實現的細節。
進步性非關專利適格性議題：
可能發明人/專利律師急了，對於101議題，還主張專利具有secondary consideration證明進步性，這當然是兩回事!!!
根據以上意見，CAFC同意地院判決，系爭專利屬於抽象概念（step one），也僅採用一般、習知的電腦，沒有進步概念（inventive concept，step two），不具專利適格性。
可參考：
- 不能過份簡單地看待一個可專利性議題 - McRO v. Bandai Namco, et al. (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/09/mcro-v-bandai-namco-et-al-fed-cir-2016.html）
my two cents:
不論繼續上訴最高法院的理由是否受理，至少在值得參考的地方法院與CAFC意見中可知，僅改善人為效能，還有正確性、低成本與消除錯誤等好處，此類發明仍無法具有專利適格性，這並非是有甚麼值得驚訝的意見，不過也提醒我們，確實常常在說明書描述此類發明所帶來的好處，然而，若發明在技術本質上沒有改善的特點，仍可能被判定是僅是(改善)人類活動的抽象概念。
我認為（後見之明），本案系爭專利是將已經打包好的CAD檔案傳送到製作機器，讓機器去自動製作產品，其中不免是資訊（還是已知的資訊）處理的技術，加上說明書（助攻）強調了發明是改善人為操作的錯誤，因此僅是自動化人類操作步驟並不足以可專利。因此，我覺得需要在專利範圍中描述「因為自動化人為操作所必須執行的步驟與CAD模型資料的調整」，因為變成處理器運作應該有地方需要修正，然而，這樣可能還不夠，需要能夠超越人類紙筆完成的技術，例如，傳送端應該有些動作是人為操作無法辦到的，傳到機器後應該有些事情是習知沒有的... 這些內容的補充應該有助於"電腦技術改良"，而使得本案有答辯空間。
CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1590.OPINION.8-21-2023_2177305.pdf（備份：https://app.box.com/s/ax7c9yx41d08agt5t7duxpwco6h0np5z）
資料參考：
Ron
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