侵害商業機密的損害賠償計算方法 - Versata Software, LLC v. Ford Motor Co. (Fed. Cir. May 22, 2026)

 -  Versata Software, LLC v. Ford Motor Co. (Fed. Cir. May 22, 2026)

案件資訊：
原告/上訴人：VERSATA SOFTWARE, LLC, FKA TRILOGY SOFTWARE, INC., VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC., TRILOGY, LLC
被告/交叉上訴人：FORD MOTOR COMPANY
判決時間：May 22, 2026

本案源起2004年，Ford Motor Company雇用Versata軟體公司開發汽車設定電腦軟體 - ACM與MCA，雙方制定授權合約MSSA，還有額外支援服務。到了2014年合約到期也沒有續約，Ford則推出自己的軟體PDO（軟體開發時間與前述合約重疊）。

推出PDO後，Ford提起「不侵害Versata智慧財產權或是不侵害Versata商業機密」的確認之訴（declaratory judgment），Versata則提起反訴，宣稱Ford侵害其商業機密以及違約（其中侵害商業機密主張係基於Defend Trade Secrets Act (DTSA) and the Michigan Uniform Trade Secrets Act (MUTSA)）。

Versata主張Ford侵害的商業機密為三個類別的組合：

在地院審理前程序（pre-trial proceedings）排除Versata專家證詞，理由是認為專家不當採用計算損害賠償的模型 - 計算Ford的利潤（enrichment）而非不當得利（unjust enrichment），也就是計算損害賠償超過Ford不當得利，並且損害賠償的內容涵蓋了無關的數據，地院認為計算損害賠償僅能參照雙方授權歷史，也就是僅能限定在合理的使用費用（reasonable royalty model of damages），不能涵蓋到Ford使用其軟體產生的利潤。

Versata對於地院在審理前程序的判定提起反對意見，要求基於「Daubert Decision」修正損害賠償的報告，法院同意Versata修正損害賠償的計算，不過仍要求要符合上述合理使用費用的模型（reasonable-royalty model）。於是，Versata基於「Georgia-Pacific factors」提出三個合理使用費用模型，藉此反映回溯到2011雙方談判的商業機密授權費用。地院同意其中僅涉及雙方授權歷史的使用費用的損害賠償計算。

以上說明地院要求Versata計算損害賠償僅能限定在雙方授權合約下的商業機密使用費用，而不能納入Ford使用其商業機密的價值。

2022年，在地院審理中，陪審團除了不同意侵害MCA商業機密的賠償外，其餘判決2千多萬美元的侵害商業機密的損害賠償，以及8千多萬違反合約的賠償。

經Ford抗議後，地院取消侵害商業機密的損害賠償，理由是陪審團並不知道Ford開發自己軟體的時間；也將違反合約的賠償金降至3塊美金。

原告Versata等人對於地方法院針對侵害商業機密與違約損害賠償（damages for trade secret misappropriation and breach of contract）的判決提起上訴。

CAFC階段：

基於上述兩種計算違反/侵害商業機密的損害賠償的計算方法 - DTSA與MUTSA。

其中DTSA讓法院能(1)基於侵害商業機密的實際損失（actual loss）計算損害賠償，以及(2)計算因為侵害商業機密不當得利的損害賠償，但並非是基於實際損失；或者是，根據侵害商業機密中未經授權揭露或使用商業機密的行為計算合理的使用費（reasonable royalty）。

MUTSA所計算的損害賠償包括侵害商業機密造成的實際損失，加上非實際損失的不當得利；同樣地，亦可根據侵害商業機密中未經授權揭露或使用商業機密的行為計算合理的使用費。

上述兩個計算模型的共通點就是，都涵蓋尚未考量實際損失時因為侵害商業機密的不當得利（unjust enrichment）。（"Thus, the plain language of both the DTSA and the MUTSA allow for unjust enrichment caused by the misappropriation of the trade secret that is not accounted for when calculating damages for actual loss."）

CAFC法官依據前例，認為侵害商業機密的損害賠償應包括「實際損失」與未考量實際損失的額外「不當得利」。

可參考此段結論：

（CAFC判決花了不小篇幅論述否決地院判決的心證 ~ 在此忽略，否決的理由主要是因為地院錯誤地不讓Versata計算不當得利的損失。）

CAFC基於DTSA與MUTSA定義「侵害商業機密」：

(A)取得從他人以不當手段拿到的商業機密。
(B)未經權利人同意而揭露或使用商業機密。
(C)從有義務保密的環境中取得商業機密，或是從有商業機密使用限制的情況下取得商業機密。

CAFC判決Versata呈現足夠證據證明Ford侵害商業機密，而計算Versata的損害賠償應同時包括實際損失與不當得利。

my two cents:

以上為本人以有限的知識從判決了解的內容，建議仍需參考判決原文。

如果有公司委外開發軟體，因為公司之間彼此協作時應該都會接觸彼此的"商業機密"，特別是公司可能在接觸到委外開發軟體的商業機密的期間也開發自己的軟體，即可能有違反商業機密的問題；然而，反之也是，委外者會接觸其雇用公司的營業秘密，彼此可能需要合約解決這層面的問題。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1140.OPINION.5-22-2026_2698249.pdf（備份：https://app.box.com/s/lcjwovouioth7p1lurgu6caggvu44kx2）

Ron