In re McFadden (Fed. Cir. 2025)案件資訊：
上訴人：IN RE: BRIAN DAVID MCFADDEN
系爭專利申請案：16/231,749
判決日期：September 5, 2025
本案緣起USPTO/PTAB以申請案不符35 U.S.C. §§ 101 and 112駁回系爭申請案16/231,749，申請人上訴CAFC。
系爭申請案關於一種控制與優化使用者之間交換資訊的方法與系統，發明解決的問題是，在社群媒體網路中缺乏生產者與消費者之間資訊分享的規範，方法讓生產者在社群媒體網路中輸入要交換的資訊，消費者指出想要哪些資訊，不要那些資訊。
列舉Claims 1, 10, 18如下（其中各項描述的內容確實挺"危險"的），社群網路系統包括貼文或其等效資訊項目、使用claim 1方法判斷第二使用者的區域的次系統，以及使用包含第二使用者區域判斷提供第二使用者貼文或其等效資訊串流的模組。（目前公開案只剩Claim 1）
上述申請專利範圍在系爭申請案最終審查意見中，審查委員以不明確（不符35U.S.C.112(b)）駁回claims 10-17，因為其中混合了裝置與方法的描述，另以不符專利適格性（不符35U.S.C.101）駁回claims 10-18，理由是專利範圍為軟體/software，沒有硬體或結構限制特徵，不符101規定的可專利標的。訴願階段，PTAB委員有相同的判定，對於不符101的核駁理由補充申請案為軟體本身（software per se），沒有電路、電腦、CPU、記憶體或電腦可讀取儲存媒體等硬體限制，也沒有使用"means"或"step"關聯說明書描述的硬體結構（訴諸112(f)解釋）。
編按，上述意見並未這算是頗老派的101核駁意見，引用USPTO的Final OA部分，以及PTAB的分析截圖如下：
USPTO：
PTAB：
也就是說，USPTO/PTAB委員皆認為專利不符101是因為發明為軟體本身，沒有硬體的描述或關聯說明書描述的硬體結構。而其中，雖也引用了之前法院案例作為佐證，但並未採用Alice判例後的TWO-STEP test。而以上意見明顯地／也暗示基於專利範圍的寫法，即便是裝置或系統，都沒有結構特徵的描述，使得整體上看來，可以解釋為何審委不用TWO-STEP test而直接判斷系爭申請案不符35U.S.C.101規定。
而這個有點老派的理由到了CAFC，或許就不通了！！！
案件上訴CAFC。
CAFC法官判定PTAB錯誤地同意USPTO基於101, 112的核駁意見（同時否決USPTO與PTAB審查意見，應該會成為USPTO內部檢討案件）。
101議題：
CAFC確實這樣想（編按，看判決時若一頁頁地往下看，雖判決文一開始會講結論，但其中論證的過程才是重點，讀判決時自然有自己的一番想法，最後可證明自己的判斷符合CAFC判決，也是一種訓練），認為USPTO/PTAB不能僅因系爭申請案專利範圍缺乏硬體特徵就判定發明不在101規定的專利標的範疇內，並且認為在101論證中應採用TWO-STEP檢驗。
經查系爭案申請專利範圍，可知，專利範圍描述的是資料與資料中的訊號，這確實是35U.S.C.101中不具專利適格性的標的，但也不是PTAB認知因為缺乏結構特徵就不符35U.S.C.101專利適格性的規定，因為就像許多方法專利一樣，軟體本身仍有創新性。
而申請專利範圍是否有硬體或結構特徵也須看是否訴諸35U.S.C.112(f)解釋，本案申請人主張本案專利範圍應以手段功能用語（means-plus-function）解釋，而非PTAB認為因為沒有"means"或"step"等先佔語就不能關聯說明書內容。
法院同意申請人主張，認為判斷是否訴諸112(f)解釋專利範圍，先判斷申請專利範圍中用語是否以功能手段用語撰寫，本案確實沒有使用"means"等先佔語，即不適用112(f)，但此推論可被反駁（rebuttable）。
就如本案Claim 10的描述，"a subsystem configured to use the method of claim 1 to determine an include region for a second user of the social network"，"subsystem"就一般技術人員而言並非表示有特定結構，在此專利範圍中，"subsystem"就如"means"一般，為手段功能用語，將訴諸112(f)解釋。
訴諸112(f)解釋專利範圍，經參考系爭案說明書內容，內容描述電腦系統具備的硬體元件，也就不是PTAB所認定系爭申請案專利範圍缺乏硬體，即便僅是電腦的一般描述而已，系爭申請案發明仍屬於101規定的專利標的之一。
CAFC法官要求PTAB不能停在發明缺乏硬體的分析，而是要考量TWO-STEP檢驗架構，也就是檢驗發明是否涉及抽象概念，若為抽象概念應考量專利範圍是否具有可以轉換為可專利的元件...等步驟。
112議題：
在112(b)不明確的議題上，USPTO/PTAB作出不明確的理由是系爭案專利範圍混合了裝置與方法的描述，其中依據是案例 - IPXL Holdings v. Amazon.com (Fed. Cir. 2005)，此案例IPXL引用於MPEP2173.05(p)中。
根據MPEP2173.05(p)的記載，案例IPXL說明系統專利範圍中描述了使用者的輸入手段（an input means），"輸入手段"被認為不明確，理由是不清楚當有人創造了一個讓使用者使用輸入手段的系統時，是否此系統會侵害其具有輸入手段的專利。也就是說，系統專利的描述包括了一個需要人去操作的動作，將導致無法判斷是否系統侵害此專利權（準確地說是＂contributory infringement／幫助侵權／共同侵權＂），因此反過來認定專利不明確。
本次系爭申請案就面對此類問題，因為系爭案專利範圍混和了裝置與方法的描述（導致當有人執行了其中方法是否發生共同侵權的疑慮！）
（重要）這也是軟體發明常常遇到的問題，CAFC法官提出評估是否系統或裝置專利範圍不當引入方法特徵的判斷原則：查是否其中有使用者的行為而非系統的功能？（這裡引用案例 - In re Katz Interactive Call Processing Pat. Litig. (Fed. Cir. 2011)）
這裡提到原則一：如果申請專利範圍並未明確主張使用者的行為，而是系統的功能，就不會落入IPXL案例中不明確的問題。
原則二：同時涉及方法與裝置的申請專利範圍會導致不明確，但裝置使用功能語言並非一定是不明確。
原則三：當申請專利範圍僅使用功能語言描述系統的功能，專利範圍並非不明確。
（重要）本次系爭申請案專利範圍為主張系統的功能性，如claims 10-17中描述“a subsystem configured to use the method of” one of the method claims，其中用語"configured to"指出subsystem能夠使用所主張的方法範圍（"capable of using the claimed method"），而非PTAB委員所稱專利範圍不當地描述其實施方法步驟。
也就是說，系爭申請案專利範圍沒有要求方法步驟的效果，是指系統能夠(capable of)使用所主張的方法。
結論：否決PTAB決定，發回重審。
1. 不能因為是軟體本身而沒有硬體描述就判定不符101規定。
2. 系爭申請案描述的系統是能夠使用所描述的方法，而非實施所描述的方法步驟。
CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2107.OPINION.9-5-2025_2568553.pdf（備份：https://app.box.com/s/thzwt58ct484ukw9a8nto6gbh9pi5ca4）
Ron
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