AIA改革法案下的「derivation proceeding/申請人調查程序/派生程序」出現在2012年（2013年施行），可參考 - 美國專利改革法案下的DERIVATION PROCEEDING（https://enpan.blogspot.com/2012/09/derivation-proceeding.html），後來在2016年發生第一件爭議 - 第一件申請人調查程序討論 - DER2014-00002（編號非00001）（https://enpan.blogspot.com/2016/09/der2014-00002.html），現在討論上訴到CAFC的第一件申請人調查程序案 - Global Health Solutions LLC (Burnam) v. Selner (Fed. Cir. Aug. 26, 2025)。
Global Health Solutions LLC (Burnam) v. Selner (Fed. Cir. Aug. 26, 2025)案件資訊：
上訴人：GLOBAL HEALTH SOLUTIONS LLC ("GHS")
被上訴人：MARC SELNER
系爭案：DER2017-00031（申請號No. 15/549,111、15/672,197）
判決日期：August 26, 2025
AIA的申請人調查程序（derivation proceeding）：美國國會於2011年通過AIA改革法案，將"first to invent"系統改為"first inventor to file"系統，就是採第一發明人申請主義，表示專利獲准以"申請日(有效申請日)"為依據，但也僅"第一發明人"的申請案才能取得專利，相同發明如果是其他人申請日較早也無法取得專利，因此就制定"誰是發明人"的"申請人調查程序/派生程序"（"派生"這個翻譯無法直接理解，我就直接用白話文來說：＂derivation: 白話文是"起源調查"＂）。
CAFC第一件"申請人調查程序"，本案上訴人GHS與被上訴人Selner對相同發明提出專利申請案：
GHS申請案15/672,197的申請日為August 8, 2017，唯一發明人：Bradley Burnam。
Selner有較早申請案15/549,111，申請日為August 4, 2017。
兩者發明一致，GHS向PTAB提出申請人調查程序（derivation proceeding），主張Selner並非真正發明人，認為GHS的創立者"Bradley Burnam"才是發明人，發明的時間比Selner更早。
故事是，Bradley Burnam更早構思此發明，之後將此構想告知Selner，Selner於是將此構想衍生（derive）出後來的申請案，因此，GHS主張發明人應該是Bradley Burnam。
系爭發明關於"傷口治療藥膏的製備方法"，儘管細節不同，但兩件申請案大致上是一樣的發明。
PTAB階段：
GHS主張Selner發明是源自Bradley Burnam，PTAB查閱兩件申請案申請專利範圍，發現至少一項專利範圍是相同或實質相同。
判決文中解釋雙方發明人彼此的關係與合作歷史，也有合作開發與本次系爭發明相關的藥品，之後分開，Burnam即創立GHS。
經查相關記錄（在此不贅述），PTAB查出GHS證明Burnam構思出系爭發明，並於Feb. 14, 2014下午4:04pm之前通過電子郵件告知Selner，但又查出Selner證明他構思系爭發明的時間是"同一天"的12:55pm（應是指中午）。證據都是根據來往的email，雖證據力不強，但Selner至少證明發明不可能來自Burnam。
PTAB否決GHS的主張，GHS提起上訴，在一比較妥協的主張中，GHS主張Bradley Burnam至少是共同發明人之一。
CAFC階段：
法院在審理之前建立判決此類案件的法律基礎，事實上的議題主要是查是哪一方建立較早的發明概念？或是較早申請案的發明是否源自後申請案的發明人？
📎在derivation proceeding中，原告應提出證明(i)自己發明的概念，以及(ii)與被告溝通發明的構想比被告的申請案申請日更早。
(i) conception of the claimed invention, and
(ii) communication of the conceived invention to the respondent prior to respondent’s filing of that patent application.
被告要克服此主張就需要證明其發明是獨立的構想，且比原告所宣稱的"溝通"更早！
由於這是AIA第一件進入法院審理的申請人調查訴訟，在此之前法院審理的案件都是pre-AIA的interference（衝突程序），兩者之間的差異是，interference proceeding處理first to invent的議題，derivation proceeding則是first inventor to file，但卻仍有相似的目標（如上兩點），但自然地，interference proceeding在AIA後就被廢除了。
📎“To prove derivation in an interference proceeding, the party asserting derivation must establish prior conception of the claimed subject matter and communication of the conception to the adverse claimant.”
然而，判決文提到，事實上訴訟雙方與PTAB都不清楚derivation proceeding與pre-AIA的interference proceeding有什麼不同，即便Burnam或Selner都將訴訟導向「first to invent」而非著墨在「first inventor to file」，但對於當事人而言，如Selner就只要證明自己的發明是獨立於Burnam，這種錯誤應該是無害的（“this error was harmless”）。不過，法院對PTAB的要求就沒有這麼隨便了（"the Board’s erroneous focus on who was first-to-invent amounts to no more than harmless error."）。
對於上訴人GHS而言，上訴主張包括(1)PTAB錯誤地採用Selner的證據而沒有考慮他的證據；PTAB不當地要求GHS舉證反駁Selner的主張，而沒有要求Selner證明自己的主張；(3)認為PTAB應採用「doctrine of simultaneous conception and reduction to practice（同時構思而付諸實現原理）」。
然而，法院並沒有同意GHS的主張，認為：
(1)Selner已經證明他是獨立完成發明。這裡又再次證明了「研發過程的文件與物理證據」是對誰是發明人/第一發明人最可靠的佐證，本案被上訴人Selner的電子郵件（特別是難以篡改的網路電子郵件/web-based email，甚至還有精準的時間，本案爭議就是email（其中資訊/metadata非Selner管理，也不能被篡改）反映出同一天的早或晚）就是一種可靠的佐證，再加上一些額外輔助證據，再再證明Selner沒有錯。（編按，曾有前輩說，如果想要證明一個著作/發明完成日就是將著作用信（存證信函為佳）發出（寄給自己也可），就有了一個不可抹滅的證據，因為收發雙方與遞送方都有時間證據；另外有方式是公布在網路上，不過也要看伺服器是否可靠不會被篡改。）另外，法院也不認為PTAB有忽略GHS提出的證據。
(2)法院認為PTAB在舉證責任的處理無誤，PTAB已經仔細考量雙方主張。
(3)法院認為被告/被上訴人Selner沒有必要證明“付諸實現/"reduction to practice"”而證明其構想。此議題是要討論，“發明構思完成”是證明誰是發明人的主要判斷，但是是否也是要使發明“reduction to practice/付諸實現”？
PTAB作出正確的理解：在發明構思（conception of invention）之初，發明人並非能實際讓發明付諸實現，其中不確定的事是，發明人是無法知道細節而能與其他已知技術釐清出其發明。
於是法院判決是，從來沒有判定“真實的付諸實現”是在不可預測的發明領域中完整構思的必要條件。
(4)法院也拒絕GHS的請求：當法院判定Selner證明其獨立完成發明構思，讓Burnam列為共同發明人。法院認為這個主張應以另一審理程序處理，且GHS應提交完整的論述與解釋。顯然GHS僅憑一些不足為道的證據不能讓法院判定可將Burnam列為共同發明人之一。
CAFC同意PTAB判決。
CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2009.OPINION.8-26-2025_2563662.pdf（備份：https://app.box.com/s/lpved2x60dohujomxcxz0d4njy012sxp）
Ron
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