本來看到本篇像看連續劇一樣（如果這樣看訴訟也是頗為有趣的！），訴訟（"New York action"）中又興起另一訴訟（"Florida action"），本來是夥伴的，因為訴訟變成敵人，結果這個敵人成為原本敵人的＂戰略夥伴＂。
Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. (Fed. Cir. 2025)案件資訊：
原告/上訴人：DYNAMITE MARKETING, INC.
被告/被上訴人：THE WOWLINE, INC., SHERMAN SPECIALTY LLC ...
被告：WWW.SUPERIORPROMOS.COM ...
特別地，本案伴隨另一個對於inventorship的訴訟：
被告：4TH DIMENSON INNOVATIONS, INC., BY AND THROUGH ITS FORMER OFFICER LAERIK COOPER, LAERIK COOPER
系爭設計專利：US D751,877
判決日期：September 12, 2025
US D751,877
故事開始於Shlaferman在2013年創作出系爭設計"初稿"，後來找了機構工程師Cooper繪製出工程圖 - Wallet Ninja（這是一種工具卡），經多次討論後定稿，2014年開始販售，並提出設計申請案（申請日：2/26/2014），於2016年取得系爭專利 - D751,877，並將專利權讓與"Dynamite Marketing Inc."。但Cooper在申請過程中並未要求列為創作人/inventor，最終以Shlaferman為唯一創作人取得設計專利，設計特點包括：卡片上有"尺、多種尺寸的螺絲起子、六角扳手、開信刀、開罐器和開箱刀"。
Wallet Ninja到了2017年熱賣接近200萬件，Dynamite的競爭者Sherman開始販售自己的工具卡產品 - TOL4系列，不過也收到停止侵權信（cease-and-desist letter ），後來重新設計TOL4工具卡，還是收到第二次停止侵權信，但Sherman仍繼續販售上述產品，判決文繪製修改前後與系爭設計專利比對的圖：
於是Dynamite於地院對Sherman提起蓄意侵權訴訟，Sherman主張沒有侵權，並反訴系爭設計不符35 U.S.C. § 103，並主張系爭設計僅是"功能性設計/functional design"。
Inventorship：
在侵權訴訟的探索程序（discovery）中發現Cooper協助"Wallet Ninja"開發，因此產生Cooper是否應為共同創作人/發明人的議題，如果Cooper應列為創作人，這將可能導致本訴訟被撤銷。後來，Dynamite將Cooper列為系爭設計的共同創作人，並同樣將專利讓與給Dynamite。
不過，訴訟提到，這個彌補的作為失敗，使得Dynamite也向Cooper與其公司提起訴訟（本文稱＂Florida action＂），提起系爭設計的唯一創作人為Shlaferman的確認之訴（declaratory judgment）。Cooper在2021年11月提起反訴，要求更正系爭設計的創作人（35 U.S. Code § 256 - Correction of named inventor），主張他才是"Wallet Ninja"的唯一創作人，或者至少是共同創作人之一。
後來，Cooper對Dynamite的對手 - 本案被告Sherman簽署「追溯授權協議(Nunc pro tunc License Agreement)」，也就是向本案被告宣告「他應擁有的系爭設計的所有權與其利益」，也就是Cooper將加入本次侵權訴訟的戰局（本文稱＂New York action＂），而且Sherman也同意擔負Cooper在＂Florida action＂的所有費用。
以上故事就是典型的「敵人的敵人就是朋友」。
後來Florida action合併至New York action一起審理，Cooper參戰（＂New York action＂），但為不同於Sherman不同的訴訟議題，有兩個部分：
phase 1: 法院審理inventorship與ownership議題（後來因為要先解決此議題，也交給陪審團一併審理）；
phase 2: 陪審團則審理侵權、專利無效與損害賠償議題。
專利權人Dynamite在地方法院階段大獲全勝：
phase 1: 陪審團判決Cooper並未有足夠證據證明其至少為共同發明人與擁有人。
phase 2: 陪審團判決系爭設計有效、Sherman蓄意侵權成立，並判決Sherman賠償Dynamite $1,850,000。
地院還同意被告應支付Dynamite所有訴訟費用，共$3,535,317.33。
Sherman輸得太慘，獨立上訴CAFC，Cooper不玩了！
CAFC階段：
上訴議題包括：
(1)因為Cooper不上訴，Sherman是否有權對Cooper的判決提出上訴，如果可以，是否地院的inventorship判決有錯？
(2)是否地院判決系爭設計專利有效（35 U.S.C. § 103）與其功能性判斷有錯？
(3)是否地院判決Sherman蓄意侵權成立有錯？
(4)是否能免除地院判決的損害賠償？
(5)是否地院判決被告擔負原告律師費用有錯？
議題(1)，因為Cooper缺席上訴程序，是否Sherman還是可以對此議題提起上訴，因為此議題涉及原告是否可以行使系爭設計專利權，
法院提到當事人才能提起訴訟的訴訟原則，雖然有時也會考慮非當事人在場的情況（最高法院意見），這裡提出幾個條件，主要就是看是否影響非當事人的利益：
法院否決Sherman的上訴主張，基於幾個理由，包括雙方雇用不同律師，且在訴訟之初即將訴訟拆為兩個部分，因此Sherman不能對發明人權利做主提上訴。
議題(2)，對於系爭設計的非顯而易見性，引用案例LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)，即便當中認為不一定要用「Rosen and Durling」測試（用以避免主張設計無效的異議人結合多件前案進行比對）作為設計非顯而易見性的判斷，並可採用KSR原則，整體應引用主要前案並有動機組合其他前案特徵（＂primary reference and motivation to combine prongs＂）- LKQ測試原則，但整體而言，本案法院認為要證明設計不具非顯而易見性，應(a)引用一主要參考前案；(b)提出清楚並有說服力的理由普通設計者（ordinary designer）在沒有後見之明下有動機修改主要參考前案並組合其他前案的一些特徵可實現系爭設計。
可參考：
- 基於普通觀察者的設計新穎性與創造性判斷 - LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)（https://enpan.blogspot.com/2023/07/lkq-corp-v-gm-global-technology.html）。
整體上，CAFC認為Sherman（針對專家證人Dr. Formosa的證詞）沒有排除其後見之明而提出清楚而有說服力的理由（上述(b)點）證明系爭設計為顯而易見。
議題(3)，針對系爭設計僅是功能性設計的主張，也就是如果設計僅是功能目的的設計（utilitarian purpose），就不能取得設計專利。（"“Elements of [a] design may indeed serve a utilitarian purpose,” but ornamentality is more likely the root of the design “[w]hen there are several ways to achieve the function.”"）
經考量系爭設計在最初設計的改版，與Sherman的被告侵權設計，與Wallet Ninja的產品（如上述截圖），認為系爭設計的設計元素與其他多功能卡的比對，可證明系爭設計並非僅是功能性設計，因此否決Sherman主張。
議題(4)，在侵權議題中，從探索程序得知Sherman的CEO曾在電子郵件中檢驗被告侵權物的侵權可能，即便知悉有侵權問題，但還是將庫存販售完畢（編按，難怪網路上找不到被告侵權產品），加上種種從來網信息得出的資訊，陪審團判決蓄意侵權，地院也否決Sherman的不侵權主張，CAFC也同意。
議題(5)是被告是否擔負原告的損害賠償（lost profits theory），這裡採用的判斷原則是＂Panduit factors＂如下，可參考過去報導：「介入權」與損害賠償 - Presidio v. ATC (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/12/presidio-v-atc-fed-cir-2017.html）。
關於如何證明對手的利益是自己的損失，這裡提到幾點要件（four-factor Panduit test）： 對取得專利的產品的需求、缺乏可接受的非侵權替代品、製造與行銷能力，以及可獲得的利潤。
(1) demand for the patented product;
(2) an absence of acceptable, noninfringing substitutes;
(3) manufacturing and marketing capability to exploit the demand; and
(4) the amount of profit that would have been made
基於上述Panduit factors，法院同意地院陪審團判決的損害賠償。
最後是，是否Sherman要擔負原告訴訟費用，Sherman主張地院法官濫用裁量權，並且理由不充分。對此，Sherman在訴訟中有不當影響訴訟的行為，如地院認為Sherman在訴訟中的行為魯莽、站不住腳、不可接受、輕率且不合理，甚至有玩弄花招（gamesmanship）（"The District Court found Sherman’s conduct at times “reckless,” “utterly indefensible,” “unacceptable,” “bordering on frivolity,” and “unreasonable,”"），因此判決Sherman應擔負原告訴訟費用。
以上，即便Sherman找到盟友Cooper，但Cooper抽手，全盤皆輸。
my two cents:
本案例花了一些時間看，從設計案出發，發生的議題都很有意思，但Sherman全盤皆輸也挺意外的，至少覺得被告侵權敗訴判賠損害賠償算合理，但要擔負原告訴訟費用感受上並不是很合理。(這應該是因為Sherman或其律師在訴訟策略上發生錯誤所致。)
CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1523.OPINION.9-12-2025_2572373.pdf（備份：https://app.box.com/s/yjt53dkdm5vppimsmy61cwc4lnbrk3va）
Ron
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