2015年10月26日 星期一

112(d)、附屬項與請求項差異化原則

35 U.S.C 112(d)
(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.--Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

前言:
美國專利法第112(d)是個很「沒有爭議/問題」的規定,就是規範申請人寫「申請專利範圍附屬項」時,應包括有引用的前述請求項,附屬項的形式包括有「詳述式」,與這裡所提的「附加形式(further limitation)」,「詳述式」雖為某元件的進一步描述,事實上,仍都可視為「附加形式」。這類核駁理由應該不多見,理由是這是一種「常識」,不過,遇到也是有可能,但應該都是「誤會」。

舉例來說:
在不合規定的「附屬項」形式,可參閱中華民國審查基準第二篇或第四篇都有提及一種「替換另一請求項中部分技術特徵」的範例,也就是說,附屬項應為詳述某所依附項的某元件,或是附加另一新的元件,而非「取代」。

(4)替換另一請求項中之部分技術特徵。
〔申請專利範圍〕
1.一種輸送裝置,具有齒輪驅動機構……。
2.如請求項1 之輸送裝置,具有皮帶驅動機構以替代齒輪驅動機構
〔說明〕
第2 項雖然具有附屬項之記載形式,但其並未包含所依附請求項(第1 項)之所有技術特徵,故實質上應解釋為獨立項。應注意者,此種獨立項屬不佳之記載方式,應儘可能界定其完整之技術特徵,避免以引用方式記載。

如果是要取代,就用另一獨立項撰寫。這就是一種會遇到112(d)核駁意見的範例。

討論:112(d)與Doctrine of Claim Differentiation
從網站http://www.bna.com/看到有關112(d)與Claim Differentiation(請求項差異)的一篇內容,其中內容包括在本部落格分享過「請求項差異化原則(Doctrine of Claim Differentiation)」有關,就是附屬項的功能,除了可以進一步界定在前所依附請求項的範圍外,可以產生「放大」在前所依附的請求項專利範圍的效果。然而,在侵權訴訟時,doctrine of claim differentiation顯然對於原告是個很有用的"工具",解釋專利範圍時,原告可以藉此原則讓獨立請求項解釋上有較寬廣的範圍,以至於有利於侵權判斷。

不過,侵權被告仍有機會破壞此請求項差異化原則,就是利用112(d)規定

Doctrine of Claim Differentiation案例參考:
合理解釋專利範圍的案例 - Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005)http://enpan.blogspot.tw/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html

不過,雖有Doctrine of Claim Differentiation,也不能濫用,也不是讓所依附項可以廣到多少的程度,仍是看技術本身是否有可均等的範圍,實際技術是否有別種實施方式,若是仍落於某項附屬項的技術,要廣也廣不到甚麼程度。因此,說明書如何描述、揭露內容,以及專利範圍撰寫還是可以讓專利範圍讀到被告侵權物的基礎

35 U.S.C. 112(d)立法歷史可以參考本篇參考文章:http://www.bna.com/patent-law-chicken-n17179889114/。從此看來,原本申請專利範圍並未有「附屬項」的概念(美國),在1952年提出112規定時,並未分別獨立項與附屬項,僅是規定請求項範圍為反映出發明人所指的發明,經查,這段時間已經有附屬形式的撰寫方式,顯然這個撰寫形式並非是法律規定,而是專利撰稿的人很"自然地"因為撰寫上的方便而採用了附屬形式的撰寫方式,直到到1965年國會才修法同意申請專利範圍可以附屬形式的請求項撰寫。

舉例來說:
在1935年申請的美國專利US2,011,748就沒有區分獨立項與附屬項:


到了1938年則開始有附屬項的樣態,如US2,130,948

http://www.bna.com/看的相關文章提到了作者隨機選擇了200件核准專利,其中結論真的很符合OA答辯的實務,如有13%關於101核駁意見;33.5%關於102(b)核駁意見;47%涉及103(a)核駁意見;在112核駁意見中,多數為112(b),其次為112(a),但有關112(c)(d)則是"0"。112(d)為有關附屬項的撰寫,多數是不容易遇到,或是容易被忽略的審查核駁依據。

本篇文章提到有三件涉及112(d)的聯邦法院案件,有空可以瞭解一下:
Pfizer v. Ranbaxy Laboratories
Monsanto v. Syngenta Seeds
Zircon v. Stanley Black & Decker

文章更提到兩篇有112(d)核駁意見的美國專利案,以下摘錄部分內容。
US 8,440,500
此案最終核駁意見提到申請人修正claim 1,但是卻可能造成claim 17並非claim 1的進一步限制的問題:

Claim 1:

Claim 17:


112(d)核駁意見:

此案最後核准時,claim 17已經被刪除了。

US 8,440,620


此案最後核准時,claims 5, 6已經被刪除了。

另:
我的同事也剛好遇到(感謝貢獻):


這樣看來,引用112(d)的核駁理由有:附屬項重複專利、附屬項依附關係不當、附屬項以"取代"方式撰寫,或是附屬項並非詳述某先前元件等。

112新舊修法可參考:http://enpan.blogspot.tw/2013/01/aia35-usc-112.html
claim differentiation:http://enpan.blogspot.tw/2014/02/ptabiprabout-claims.html

參考資料:
http://www.bna.com/patent-law-chicken-n17179889114/

Ron
(註:此篇發布當日,本部落格參觀總人次達60萬,在此感謝。)

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