EP申請案應提出相關檢索或審查報告

2011年1月1日生效的EPC 141(1)修訂內容中，在2011年1月1日當天或之後提出的EP申請案與國際申請案進入EP階段的申請案，申請人有義務要將其主張優先權的專利局所提出的檢索報告於EP申請時或是國際申請案進入EP階段時一併提出。
（但是，如果優先權國家為日本、英國與美國則不在此規定中。）

根據修改後的EPC規定：

1. 針對有主張其他專利局優先權的歐洲申請案，或是由PCT進入EP階段的申請案
2. 應一併提出由第一申請局（office of first filing, OFF）做出的檢索報告
3. 若有主張多個優先權，應一併提出多個專利局的檢索報告
4. 提交內容包括檢索報告（search report）、引用前案、審查報告的相關部份，並包括官方文件，非列舉而已
5. 若檢索報告內容非以EP官方語言發出，並無需翻譯
6. 若進入EP或是EP申請時，可能尚未有任何較早的檢索報告，但是一旦已經有相關文件，應即時提出至EPO
7. 提出檢索報告是EP案申請人的義務，在任何案件懸宕時都有義務
8. 若已經提交優先權權的檢索報告，該案的分割案無須再提出

Ron

設計專利規定一

筆記
根據美國專利MPEP 1503.01
設計專利的稱應表明特定物品，除了圖式說明以外，不用文字內容。權利範圍即以繪製的圖為準，而僅能有一個權利範圍

[原文]

(a) The title of the design must designate the particular article. No description, other than a reference to the drawing, is ordinarily required. The claim shall be in formal terms to the ornamental design for the article (specifying name) as shown, or as shown and described. More than one claim is neither required nor permitted.

(b) The oath or declaration required of the applicant must comply with § 1.63.

其他規定：
設計專利的說明書順序應為：前言部份，即說明申請人、專利名稱、物品簡單說明與用途；其他相關申請案（或可放在申請書中）；若是，可註明聯邦贊助研發；圖號說明；如果有，可描述內容；一個權利範圍

範例


如果有必要，申請人可以於申請時出具一份「特徵說明（characteristic features statement）」，跟審查委員說明這件物品為何具有新穎性與進步性（novelty, non-obviousness）

申請時還可提出一些說明，如：
. 一些圖面沒有揭示的設計的外觀描述（若於申請後提出將被視為new matter）
. 圖面沒有顯示的放棄權利（disclaiming portions）的部份的描述
. 圖面中的虛線部份的說明，比如是環境的結構或是不屬於物品本身的東西
. 前言部份沒有說到的設計物品的本質與使用

範例，虛線與說明


Ron

intended use (預期的用途)

上圖是摘錄曾經處理的案子，主要是講到被核駁案中的權利範圍有個元件（或特徵）在引證案中並未揭露，但審查委員認為這個特徵在被核駁案所表述的裝置中是intended use，也就是被認定是預期的用途。審查意見特別引用判例"Walter, 618 F.2d at 769, 205 USPQ at 409; MPEP 2106"（可參考http://enpan.blogspot.com/2010/07/bilski_20.html），一般認為，權利範圍所界定的預期的用途（intended use）或是使用領域（field of use）不會限定權利範圍。

接著補充，裝置權利範圍中，intended use應該是權利範圍與習知技術的差異所產生，才會使發明具有專利性，而能與與習知技術區隔。也就是說，如果習知技術也可以達成此intended use，則無法因此具有專利性。
另一角度，如果引證案與權利範圍一致，顯示兩者功能與特性應該也可視為是一樣的！

MPEP 2106講述Claim的撰寫內容，其中提到權利範圍的界定是透過一些名詞、用語來限定，其中提到幾個可能會造成解釋專利範圍困擾的幾件事：

(A) statements of intended use or field of use, （預期的用途與使用領域）

(B) "adapted to" or "adapted for" clauses,（"應用"的寫法，也就是界定專利標的的用途）

(C) "wherein" clauses, or（"其中"的語句）

(D) "whereby" clauses.（"藉此"的語句）

依經驗，上述的用途可能是寫在申請專利範圍的前言（preamble）部份，而wherein, whereby則寫在申請專利範圍的末段。美國審查委員通常不會考慮這兩個部份的內容，而直接檢視其他主要元件來比對，就因此決定該專利範圍是否具有新穎性或進步性。
但在侵權比對而言，通常會較嚴格地來看權利範圍，包括審查答辯歷史、說明書內容與每個字的用法與意義，即使是專利權人的委託分析，還是會以較嚴格的方式來判斷是否讀入侵權品！

就MPEP 2111.02 Effect of Preamble來看，若前言部份有效限制了申請專利範圍，也就是與權利範圍中元件相關，則應該讀入權利範圍，成為限制要件之一


Ron
可參考：
http://enpan.blogspot.com/2009/12/intended-use.html

引用102(b)與102(e)的核駁理由

筆記

102(b)
發明若在美國申請日前國內外已專利或是印刷；或是在美國公開使用或販售超過一年，不得授予專利
（http://enpan.blogspot.com/2008/08/102b.html）
102(e)
若在發明申請案前另有其他美國申請案，此公開案會使後申請案無法授予專利；或是有記載相同發明的先前美國申請案已被核准，則不能授予專利。若為PCT進入美國國家階段的申請案，則以英文公開為準
（http://enpan.blogspot.com/2008/09/102e.html）
103(a)
引證案與前案即使有差異，但其差異為顯而易知，則不能授予專利
（http://enpan.blogspot.com/2008/09/103a.html）

舉一個例子，此例中「本案」美國申請日為2007.10.30，沒有主張優先權

審查意見引證一件2003.9.29申請、2004.6.3公開的前案核駁「本案」，引用102(b)，顯然就是一般新穎性的判斷原則，在申請日前已公開而為公眾知悉的技術


審查意見再引用另一件2007.1.30（比「本案」早）提出申請、2008.7.31公開（比「本案」晚），並於2010.4.27公告核准的前案，引用102(e)核駁本案，



其中可以看到前案之間的關係，根據核准專利引用的文獻可以看到另一件，可以看到一些審查委員核駁的思路，這是屢見不鮮，而且也常用在找舉發前案的時候。供您參考


Ron

阿根庭的"Fast Track"方案

各國專利局應該都有積案過多的困擾，使得申請人需要坐等很久的審查時間
所以各國專利局也相應提出一些措施，希望透過一些"付費"的方式可以"變速 "或"加速"
比如：
各國間的審查高速公路（PPH）、台灣實施的"加速審查"與"優先審查"、有些國家的專利局直接要求其他國家的審查報告、有些是加聘審查員、也有些是利用拋棄一些案子來"加速“其他的專利申請案，阿根廷專利局也提出換案的"變速"方案

阿根廷專利局提供一個“短時間內“特別的方案（Fast Track Resolution），其實過去也曾有類似的方案（如2003, 2006年），就是如果在專利局同時懸宕（pending）了幾件專利申請案，同一申請人可以改變這些申請案的順序，決定哪一個較早被審查，但自然有些限制；

1. 前後順序顛倒的兩個申請案之間應該屬於同一個國際分類子分類（IPC subclass）
   這個限制算是頗嚴格，但也是等於規範這些申請案間的關係應該是緊密連結的
   
2. 兩個交換案應該都是公開的
   這使得申請人無法用近期的申請案換一個已經申請很久的案子
   
3. 兩個交換的申請案應該都在2011. 1. 13前的申請案（針對已完成繳費的申請案），2011.4.30日以前提出申請（petition）
4. 適用於提出拋棄申請但尚未執行拋棄的案子
   

阿根廷專利費用也漲了：


Ron
資料來源：RICHELET & RICHELET

With or Without Traverse after Restriction/Election

隨筆
在申請人提出對美國專利局的限制選擇要求（Restriction/Election）的回應中，除了做出可區隔分屬不同技術類別的發明的選擇，或是多個實施例的選擇外，更可表示自己對於此限制選擇要求的態度，表達With traverse or Without traverse！

這些表達對當下審查委員的態度是難以扭轉的（經驗上的判斷），除非審查委員確實做出很離譜的審查意見，否則只是表達申請人的態度而已！而且根據MPEP 818.03(b)的規範，當審查委員提出選擇要求後，即使有任何不服，仍應做出選擇的回應，包括：
(i) an election of a species or invention to be examined even though the requirement be traversed;
(ii) identification of the claims encompassing the elected invention.

但這些表示是否會對日後的申請案或是專利權產生影響？應不會影響日後主張的權利範圍，但仍可能影響申請中的一些權利回復的問題

先整理一些狀態：

1. 根據MPEP 818.03(c)規定，為了要保留對此限制選擇要求的請願權利（petition），在作出選擇後，應表達「with traverse」
2. 若回應中並未明確表示（應提出說明或證據）或指出審查委員的明顯錯誤，此限制選擇要求的錯誤，則將視為「election without traverse」
3. 若審查委員作出「限制選擇要求」是提到專利申請案中的幾個"invention"或"species"為專利可區隔的（patentably distinct），但申請人明確表達說這些"invention"或"species"並非是專利可區隔的（with traverse），若往後繼續受審的範圍（被選擇的那組）的核駁引證案則自然可用於非被選擇的（non-elected）的那組
4. 當申請人回應限制要求時作出選擇而同時表達「with traverse」：
   當日後經審查linking claim（連結所有發明的權利範圍）被核准，則可同時連結到當初未被選擇的發明上，可以附屬方式表示，或是各發明合併到此linking claim中，視同之前的限制選擇要求被撤回；但是一旦linking claim被拋棄（核駁後），曾經作出的反對意見則會致使各個發明為不同的個體（應提出分割案因應）
5. 作出「with traverse」可保留請願的權利，即使日後linking claim被核駁，仍然保有請願的權利
6. 「without traverse」, updated on 11.04.2011

   “without traverse”也就是對審查委員區分發明的意見沒有疑義，若選擇的部份被核准，其餘範圍僅能withdrawn或是分割案處理（這也就是盡量以with traverse回應的好處！）

   Ready for Allowance, Non-elected Claims Withdrawn Without Traverse

   This application is in condition for allowance except for the presence of claim [1] directed to [2] nonelected without traverse. Accordingly, claim [3] been canceled.
   
7. 「with traverse」，可斟酌表達這些分類的前案應該雷同，不應是審查員的額外負擔！
   
   

Ron
其他資料：http://enpan.blogspot.com/2008/07/restrictionelection-in-us-patent.html
http://enpan.blogspot.com/2008/07/restrictionelection-ii.html
http://enpan.blogspot.com/2009/02/restrictions-orand-election.html

iPad/iPhone上的專利工具與行銷

網路是個有效率又成本極低的行銷平台，"傳統"的網路行銷方式就是架個網站，稍微進步一點就是用個關鍵字搜尋的廣告，或是強制在入口網站上放上"置入性"行銷！不過這些都是要等到上網的人主動去點選才會產生一些廣告效益，但這些對於「智慧財產保護」的服務業者也差不多足夠了！


到了iPhone這類網路通訊裝置盛行，更是有"植入性"行銷，這類手法在很多行業已經很多，以專利業者來看，使用者在App Store下載"免費"或是1元美金差不多價格的下載專利App，有些是事務所自行訂製的軟體，直接將IP訊息或服務"植入"裝置內，甚至直接可以網路撥通電話諮詢、電子地圖指引位置，甚至還有些可以step by step教發明人申請送件（應該是直接到該事務所？），直接達到行銷的手段！



看到一個可以多國檢索的iPad工具，就叫「patent search」，免費
執行之後，訝異地看到「舜、禹」兩字，這跟專利的關係是.......
內容使用上是極棒，也可以把檢索結果的paf檔透過email寄出，可以各國分別檢索，也可以一次多國檢索，不過，礙於使用介面，瀏覽上需要花一點時間，以後應該會更好！

可檢索All, US, JP, GB, DE, FR, EP, CH, CN...







其他還有整本US MPEP, 美國patent bar試題、考古題、教學等...，不過多數都要付費就是了


Ron

Divisional Reissue Application（再領證分割案）

假設有個專利申請案在申請過程中經過限制選擇（restriction/election）之後，選擇了其中一組範圍與相關圖示接受後續審理，並於最後核准，但當下並未決定將其他未審的權利範圍提出分割申請案（divisional application），核准範圍即接著繳錢領證。若之後，欲將之前未選的範圍恢復，已經不符合提出分割申請案的時間，則可提出Reissue，使此案回到pending的狀態。

Reissue案將仍會如一般新案一樣接受實質審查（37 CRF 1.176(b)），雖有被核駁的風險，但可有機會將之前未審的技術恢復。也就是，Reissue時，除了原有已經受審核准的權利範圍外，可再新增其他權利範圍，但由於這是再領證的程序，也要搭配terminal disclaimer讓先前未選的範圍進入再領證程序。

在再領證程序中，原範圍可能再一次被核准，而新增的權利範圍應該是提出再領證分割案（Divisional Reissue Application），由另一審查程序續審，若核准，則可以合併於原範圍的再領證案中！

但是於此例中，之前是未選的範圍是經過限制選擇而被保留的，所以審查委員同樣將可能發出再領證程序中的限制選擇要求，認為原範圍與新增範圍為可區隔的兩個發明（separate and distinct invention(s)），此時，原範圍與相關權利可繼續接受審查，而本次新增而上次被保留的範圍則須提出再領證分割案（Divisional Reissue Application），另案審理！且不能合併於原來範圍的再領證中，而為兩個獨立的再領證案！

可參考MPEP1451；
一個專利案於領證後，除了原有範圍的再領證案外，可以同時提出多個再領證分割案（Divisional Reissue Application），但是這些案子之間若無可區隔的技術特徵，審查委員仍會提出重複專利（double patenting）的核駁理由。提出這些再領證分割案前應先提出terminal disclaimer，但是是針對不同內容但無法專利性區隔（patently distinct）的分割案之間。

Ron
可參考：
http://enpan.blogspot.com/2010/02/re-issue.html
http://enpan.blogspot.com/2008/12/251-reissue.html