2008年7月25日 星期五

Restriction/Election in US patent

各國都有專利單一性的規定,也就是一申請一發明的觀念
而美國專利法更針對不同情況的發明案提出類似卻不同的觀念

type I: independent invention
如果發明案權利範圍被認定為有複數個獨立的範圍(有不同的技術分類Class)
如兩組Claim,分別具有不同的技術特徵(通常為主要技術特徵),將可能被認定不具單一性,而被要求限制性選擇;
或是分別為方法與裝置,而被認定該方法不一定會產生該裝置,或不一定由該裝置才能產生;或是該裝置並非一定要由方法產生,或是執行該方法;
也就是兩者並非絕對相依,為相互獨立的發明
此時,
USPTO就可能發出Restriction/Election的通知
希望發明人能夠選出一個續行的方案

type II: distinct invention
不同於Claim中包括有複數個技術特徵的樣態
通常發生於揭露很多實施例的案子,包括Claim中有相互平行卻有一樣技術特徵的發明,或是說明書有眾多的實施例與圖式時
此時,
USPTO就可能發出Restriction/Election的通知
希望發明人能夠選出對應一組Claim的實施態樣接受繼續審查
如果各Claim中有一個上位的範圍(generic claim),可包含眾多實施例的各種態樣(species),此時仍可能被要求選出一個續行的實施例,與對應的圖式,若此具有上位範圍的Claim獲准專利時,其他各實施例以附屬項的樣式呈現都可一併被授與專利;
若並無上位範圍的Claim,同樣也會被要求選擇一個實施例並列舉相對圖式,已進行後續審查,而其他各實施例的範圍恐怕需要在日後判斷是否申請分割案

上述兩種types,可能也會混合在一個申請案中
或是經過答辯修正後的專利申請案,也可能產生出兩個types中的一種或是混合的態樣
收到Restriction/Election的通知時,發明人或申請人常常會忿忿不平,為何要求這個限制,但是這確實是審查委員的判斷,或是基於他的審查的負擔(尤其是有很多實施例的案子)所做的決定!

其實,如果申請時有規劃出較上位的範圍時,此時的選擇並不見得是壞處,可在上位的範圍獲准專利時,同時(或經過修正)拿到其他實施態樣的附屬項專利

若被認定有兩組以上獨立的發明時,也有個好處,就是被審查委員認定兩組或多組的範圍,在enforce的時候有更大不會相互涵蓋的權利範圍!

可能還有其他情況,想到再補!

Ron

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